Al fine dell’accertamento dell’illiceità della condotta [da parte di una società che gestisce un locale di slot machine] consistente nella messa a disposizione di un pubblico pagante di apparecchi contenenti giochi per slot machine protetti dal diritto d’autore e la cui denominazione è anche oggetto di registrazione come marchio altrui, non è necessaria la prospettazione o la produzione di un danno attuale, anche se presumibile, bensì la sussistenza di un potenziale danno specifico o generico.

Tenuto conto dell’inottemperanza della convenuta all’ordine di esibizione delle scritture contabili, il danno arrecato dalla sua condotta illecita è determinabile utilizzando un criterio equitativo.

La pubblicazione della sentenza assolve ad una funzione riparatoria dei danni all’immagine subiti dalla società titolare dei diritti lesi e una funzione preventiva atta a scongiurare danni futuri con riferimento alla condotta illecita patita.

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata.

I termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzati dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indicano sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola. Ancora, per meglio specificare i termini “concretizzazione del danno”, si ritiene che il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il fatto da cui può sorgere una responsabilità da illecito doloso o colposo ha causato un danno.

Quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica dovendo pertanto ritenersi preclusa.

La forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto si configura solo se si tratta di un valore estetico autonomo, di per sé decisivo nell’esercitare un’autonoma forza attrattiva sul consumatore.

L'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

Il verificarsi di danni in capo al titolare del marchio contraffatto non è in re ipsa, ossia nella sussistenza dell’accertata condotta di contraffazione ex articolo 2598 c.c., talché il titolare che domanda il risarcimento dei danni è gravato dall’onere, ai sensi dell’articolo 121 – secondo comma c.p.i., di provarne l’an ed il quantum. In proposito, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.

La liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in violazione dei diritti di modello comunitario non registrato deve avvenire a seguito di una valutazione equitativa, parametrata all’ipotetico prezzo della licenza (c.d. prezzo del consenso ex art. 125, 2° co., c.p.i.), alla luce della obiettiva delimitazione della condotta illecita così come desumibile dagli atti di causa, e pur tenendo conto della diversa statura delle aziende. Circa la determinazione delle royalties, in mancanza di licenze già concesse dal titolare del marchio, è applicabile la tecnica delle “royalties di transazioni comparabili”, la quale fa parte dei metodi legati alle ricerche di mercato e consiste nella stima di valore di un bene immateriale (marchio o brevetto), determinando i flussi attualizzati delle royalties derivanti dalla cessione a terzi del bene oggetto di contraffazione. In Italia le royalties sono in prevalenza determinate con riferimento al fatturato annuo delle aziende, per cui i principali fattori rilevanti ai fini della valutazione della royalty applicabile sono: a) la dimensione del business in cui si colloca il prodotto in licenza; b) la struttura distributiva di cui si avvale il licenziatario, in grado di incidere notevolmente sui proventi del licenziante; c) il grado di novità della licenza (licenze nuove vs. licenze rilanciate), che incide sul livello degli investimenti e dei rischi connessi al lancio e al sostegno dei prodotti sul mercato; d) gli obblighi di marketing e distributivi assunti dal licenziatario; e) la durata dell’accordo, di solito inversamente correlata al tasso di royalty; f) la corresponsione di royalties minime e/o garantite; g) gli altri asset immateriali coinvolti nell’accordo (know how, design, informazioni, customer lists); h) il sostegno all’attività del licenziatario offerto dal licenziante, in termini ad esempio di investimenti, di sviluppo del design del prodotto, di inserimenti nell’ambito di linee già esistenti.

Il requisito del carattere individuale può, invero, consistere (anche) in un pregio estetico ma, più in generale, è dato da qualunque particolarità della forma o delle linee o della struttura del prodotto che abbia l'attitudine di attrarre o "captare" l'attenzione del consumatore; è tale attitudine attrattiva che attribuisce valore aggiunto al prodotto, rendendolo concorrenziale sui mercati. Ciò consente, ai prodotti che ne sono dotati, di divenire concorrenziali non in un'ottica di prezzo (come accade per i prodotti provenienti da mercati non europei, ed in particolare asiatici) ma nell'ottica del design. L'aspetto o forma innovativa che rileva è quindi necessariamente quella che si coglie con un "colpo d'occhio", e lascia una "impressione generale", capace di attrarre nel mercato.

L’esame del carattere “individuale” e “originale” non può avere come parametro di confronto un insieme di elementi o parti tratti da plurimi modelli precedenti, ma deve confrontarsi con una singola anteriorità, che presenti tutti gli aspetti rilevanti, sul piano della impressione generale . [Nella fattispecie, la combinazione di elementi significativi, sul piano dell'impressione generale non è riscontrabile in alcuna delle anteriorità, pertanto sussiste il carattere individuale del modello].

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

Il marchio “forte” è tutelato nel suo nucleo ideologico e pertanto sono illegittime tutte quelle variazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano comunque sussistere l’identità sostanziale del segno. Conseguentemente, in tal caso, per evitare la confondibilità tra i segni non è sufficiente una minima modifica della parte denominativa o figurativa del marchio in contraffazione. Il marchio “forte” è assistito dalla più rigorosa tutela, connotata da una maggiore incisività che rende illegittime le variazioni anche originali che, comunque, lasciano intatto il nucleo ideologico che riassume l'attitudine individualizzante del segno, giacché anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare il risultato conseguibile con l'uso del marchio. Ciò posto, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e le modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume cauterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante.

L’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

La nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» sancita dall’art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2 del Reg. 1215/2012, deve essere interpretata come comprensiva sia del luogo in cui si è verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato, sia di quello in cui il danno in questione si è manifestato, da intendersi come luogo in cui l'evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Ai fini dell'individuazione di entrambi tali luoghi con riferimento agli illeciti costituiti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e, in particolare del luogo del danno, deve essere affermato come la natura territoriale che connota tali diritti comporta la sua necessaria identificazione con il territorio dello Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato ed in cui, dunque, si verifica la sua lesione.

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato “debole”.

Marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

Ai fini della concorrenza sleale, il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero “rilevante”), ossia quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza (nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di un’ipotesi di concorrenza sleale in quanto i vini a cui è stata apposta l’etichetta riportante il segno asseritamente in contraffazione erano destinati alla commercializzazione esclusivamente sui mercati americani e inglesi; mentre i vini del titolare del marchio erano commercializzati esclusivamente in Italia).

Premesso che l'art. 121, comma 1, c.p.i., in linea con i principi generali dell'art. 2697 c.c., dispone che l'onere di provare la decadenza di un marchio per non uso grava su chi impugna la privativa; la stessa norma precisa poi che, quando si voglia far valere la decadenza di un marchio per non uso, questo possa essere provato con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici e ciò implica che il giudice può considerare provato il mancato uso quinquennale (consecutivo) del marchio in base ad un procedimento deduttivo da lui stesso condotto sulla base di ulteriori fatti dimostrati in causa.

L’inibitoria contemplata dall’art. 7 c.c. non consegue al semplice uso indebito da parte del terzo di un nome che compete ad altri, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio sia pure soltanto nel patrimonio morale di colui che chiede tutela.

Lo svolgimento della medesima attività commerciale tra convenuta e attore sgombera il campo da una eventuale limitazione della tutela connessa all’utilizzo di un termine che abbia in sé un significato comune riespandendo in toto la sfera di tutela garantita dall’ordinamento laddove il pericolo di confusione sia indotto ed agevolato dallo svolgimento di una medesima attività imprenditoriale in ciò realizzando proprio quello che la legge vuole tutelare: il pericolo che il consumatore sia tratto in inganno rispetto a quello che pensa di acquistare e, come altra faccia della medaglia, il pericolo che un imprenditore svii o si appropri illecitamente della clientela che costituisce patrimonio di altro imprenditore.

Anche a seguito delle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. 95/2001, le creazioni pubblicitarie possono beneficiare della tutela riconosciuta al diritto d’autore, ove ricorrano gli estremi individuati dalla legge 633 del 1941.

La fattispecie di “opera dell’ingegno di carattere creativo” può ricorrere allorché i singoli elementi della strategia pubblicitaria siano dotati dei requisiti della compiutezza espressiva, della originalità e della creatività. Non è invece possibile assicurare protezione alla campagna pubblicitaria, ove si tratti solo di iniziative di comunicazione commerciale pianificate, non essendo invocabile allo scopo il disposto dell’art. 3 l.d.a. che, nel disciplinare le “opere collettive”, si riferisce alla “riunione di opere o di parti di opere” che sia il “risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico”.

Con il contratto di agenzia pubblicitaria una impresa, detta committente, conferisce ad un’altra impresa, detta agenzia, l’incarico di ideare, progettare e realizzare la campagna pubblicitaria e di attuare in un secondo momento la stessa nell’interesse della committente, dietro corrispettivo. Tale figura negoziale non è espressamente regolata dalla legge ed è stata variamente ricostruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che hanno individuato, in proposito, un’ipotesi di collegamento funzionale di due distinti contratti di appalto (o di prestazione d’opera) e di mandato o, ancora, una fattispecie di contratto misto o di contratto atipico con elementi dell’appalto e del mandato.

Indipendentemente dalla ricostruzione alla quale si aderisce, va ad ogni modo rilevato che, ove lo specifico regolamento contrattuale nulla preveda, i singoli aspetti del rapporto devono essere regolati mediante l’applicazione delle norme e dei principi valevoli per il contratto in generale e per i singoli contratti tipici con i quali l’agenzia pubblicitaria presenti elementi di somiglianza. Siffatta conclusione appare coerente con la prospettata ricostruzione per la quale il predetto contratto presenterebbe elementi della prestazione d’opera o dell’appalto, segnatamente sotto il profilo della creazione di un quid novi che, sebbene non necessariamente incorporato in un substrato materiale, appare dotato di valore economico, in quanto suscettibile di essere ulteriormente utilizzato nel tempo, e deve logicamente considerarsi entrato nella sfera di chi ne ha commissionato la realizzazione, nel momento in cui l’agenzia adempie la sua obbligazione.

In caso di opere di ingegno realizzate su commissione, i diritti di utilizzazione si trasferiscono al committente per effetto dell’esecuzione del contratto e, cioè, per effetto sia della realizzazione della campagna pubblicitaria da parte dell’agenzia sia del pagamento del corrispettivo da parte dell’utente.

L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala fede, che ricomprende tutte le ipotesi in cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sarebbe consapevole al momento del deposito.

Va rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 cpi, al pari della domanda risarcitoria, qualora non vi sia prova del danno e delle modalità di uso del marchio registrato in malafede nell’attività economica.