La percentuale prevista in favore degli autori, cd. royalties, è determinata sulle copie vendute e mai potrebbe essere stabilita sulle copie stampate che ovviamente, per l’editore, costituiscono una passività fino a quando non sono appunto vendute. Non ha quindi alcun fondamento logico, prima ancora che giuridico, la pretesa del pagamento di una percentuale per i diritti d’autore, semplicemente sul numero di copie che la casa editrice si era impegnata a stampare e che per diversi motivi non ha stampato.

Non coglie nel segno, pertanto, la tesi secondo cui la mancata tiratura iniziale delle copie concordate avrebbe creato un pregiudizio derivante dalla minore circolazione e commerciabilità dell’opera con conseguente danno da stimare in via equitativa con riferimento al parametro dei diritti d’autore che alla stessa sarebbero spettati.

La disciplina d’autore non assicura la tutela alle semplici idee, informazioni, opinioni e teorie espresse nell’opera (come anche chiarito all’art. 9, comma 2 Accordo TRIPS, all’art. 2, n. 8 L. n. 633/41 e nelle DCE nn. 1991/250 e 1996/9, rispettivamente in tema di programmi per elaboratore e di banche-dati), ma soltanto alle relative forme espressive, ossia alla loro concretizzazione esterna, intesa come rappresentazione nel mondo esterno di un contenuto di idee, fatti, sensazioni, ragionamenti, sentimenti, sicché l’opera dell’ingegno è tutelata soltanto quale espressione, segno palese e concreto della creatività dell’autore, mentre pari tutela non riceve l’utilizzazione dell’argomento o dell’insegnamento espressi nell’opera stessa: ciò in nome di criteri di ragionevolezza, dacché un’esclusiva tanto ampia da abbracciare perfino le idee – ancorché originali - dell’autore o i contenuti dell’opera recherebbe pregiudizio al progresso delle arti e delle scienze. E se è pur vero, da un lato, che la visione personale, che dà luogo all’opera dell’ingegno creativa nel senso suindicato, si manifesta non soltanto nella c.d. forma esterna con cui viene espressa l’opera, ossia nell’espressione in cui l’opera si presenta ai soggetti che intendono fruirne, ma anche nella c.d. forma interna, identificabile con la struttura dell’opera, ovvero con quel nucleo fondamentale che ne costituisce l’originalità creativa, che - come tale - non è appropriabile liberamente dai terzi; è d’altro canto da ribadirsi come, al fine della configurazione di un’opera dell’ingegno, occorra pur sempre una forma esteriore compiuta, determinata e identificabile, in cui la stessa opera si concretizzi e possa pertanto essere percepita come tale all’esterno, non ponendosi altrimenti neppure il problema della sua percezione come frutto dell’attività creativa di un determinato autore. In altri termini, dunque, un’opera dell’ingegno in tanto riceve protezione, in quanto sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, a prescindere dal suo carattere edito o inedito, sempreché, tuttavia, ne sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e, dunque, una forma come tale riconoscibile e riconducibile al soggetto autore - come è ben evincibile, anzitutto, dalla lettura della clausola di chiusura di cui all’art. 1 LDA (“in qualunque forma di espressione”) e all’art. 2575 c.c., entrambe presupponenti l’esistenza di un’espressione tangibile e percepibile dell’opera.

Una condotta posta in essere su autorizzazione del titolare del diritto d'autore, conforme alle condizioni d'uso della piattaforma, al fine di accertare la veridicità delle affermazioni relative alla predisposizione di un filtro in grado di bloccare qualsiasi ulteriore caricamento dei contenuti segnalati, non integra responsabilità extra-contrattuale.

Al fine dell’accertamento dell’illiceità della condotta [da parte di una società che gestisce un locale di slot machine] consistente nella messa a disposizione di un pubblico pagante di apparecchi contenenti giochi per slot machine protetti dal diritto d’autore e la cui denominazione è anche oggetto di registrazione come marchio altrui, non è necessaria la prospettazione o la produzione di un danno attuale, anche se presumibile, bensì la sussistenza di un potenziale danno specifico o generico.

Tenuto conto dell’inottemperanza della convenuta all’ordine di esibizione delle scritture contabili, il danno arrecato dalla sua condotta illecita è determinabile utilizzando un criterio equitativo.

La pubblicazione della sentenza assolve ad una funzione riparatoria dei danni all’immagine subiti dalla società titolare dei diritti lesi e una funzione preventiva atta a scongiurare danni futuri con riferimento alla condotta illecita patita.

Il risarcimento in favore del danneggiato deve essere determinato includendo sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante) e il mancato guadagno deve essere valutato “con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, anche tenendo conto degli utili realizzati dall’autore dell’illecito.

La valutazione dell’entità di un mancato guadagno di una parte non può che fondarsi su una previsione in ordine a ciò che sarebbe ragionevolmente potuto accadere, qualora non fosse intervenuto il fatto illecito della controparte, che ha impedito il successivo concretizzarsi dell’attività progettata; nel caso in cui si tratti di valutare il ritorno economico, ragionevolmente prevedibile, derivante dall’attuazione di un progetto innovativo, è pertanto indispensabile assumere come dato di partenza, da sottoporre ad esame, proprio la previsione di ricavo formulata dal soggetto nel momento in cui intraprende l’esecuzione del progetto ipotizzato.

E' congruo, per la valutazione del mancato guadagno, l’utilizzo di un "income approach", attraverso il metodo dell’attualizzazione delle royalties presunte con valore terminale a capitalizzazione perpetua. Il metodo reddituale delle c.d. “royalties presunte”, che il titolare di un’app avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento della stessa (detto anche metodo del "prezzo di  consenso") è, infatti, particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale; il presumibile valore di mercato di una risorsa  immateriale è, pertanto, stimabile come somma delle royalties presunte (che l’impresa licenziataria pagherebbe, se la risorsa immateriale non fosse di sua proprietà), attualizzate in un orizzonte  temporale tendenzialmente di 3-5 anni, oltre a un terminal value.

Per la determinazione della royalty equitativa è congrua una percentuale del 5% dei ricavi, tenuto conto che anche la Circ. Min. del 22.9.1980, n. 32 (“Prezzo di trasferimento e valore normale nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo estero”), in attuazione dei principi generali, da ultimo rivisti dall’OCSE nel luglio 2010, indica, come canoni congrui, percentuali fino  al 5% del fatturato.

Il concetto giuridico di creatività di cui all’art. 1 della legge 633/1941 fa riferimento alla personale ed individuale espressione da parte dell’autore e non significa né originalità assoluta, né tanto meno novità oggettiva, essendo quest’ultima un concetto proprio delle invenzioni industriali protette.

Accertata la violazione del diritto di autore, il risarcimento del danno, disciplinato dall’art.158 L.d.a., deve essere liquidato secondo le disposizioni di cui agli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., e sono dovuti anche i danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 c.c. Il danno morale effettivo e risarcibile da lesione del diritto morale di autore può quindi ravvisarsi e sussistere quando l'appropriazione e/o l’utilizzazione dell’opera in altre forme, per le sue modalità, comporti detrimento della sfera personale-interiore del soggetto, e arrechi nocumento al patrimonio morale del creatore dell'opera.

L’art. 158 l.d.a. rappresenta, secondo dominante orientamento giurisprudenziale, una specificazione dell’art. 2043 c.c., con conseguente applicazione delle medesime regole probatorie previste in materia di responsabilità extracontrattuale e, in particolare, la dimostrazione della sussistenza dei presupposti soggettivi del diritto d'autore stesso, ossia della presenza di una situazione soggettiva protetta in base alla legge sul diritto d'autore, del fatto illecito, del danno conseguenza e del nesso di causalità.

Sebbene la giurisprudenza talvolta reputi sufficiente una prova per presunzioni della sussistenza degli elementi integranti l’illecito in questione, giungendo anche a configurare un danno in re ipsa ogni qualvolta sia violato il diritto d’autore, in ogni caso, è indispensabile la prova certa del fatto illecito generatore del danno, il cui onus (probandi appunto) incombe evidentemente sul danneggiato.

E' inammissibile l’istanza di esibizione documentale dei libri contabili avanzata dall’attrice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., in quanto, in difetto di idonee allegazioni, in fatto, circa l’esistenza del denunciato illecito, nonché della assoluta indispensabilità dell’incombente istruttorio de quo, il relativo ordine, ove disposto, avrebbe finalità meramente esplorative e sostanzialmente sostitutive dell’onere assertivo e probatorio incombente sulla parte istante.

Perchè l’art. 2055 c.c. possa trovare concreta applicazione in un ambito così specifico qual è quello del diritto d’autore e delle sue peculiari violazioni, con conseguente estensione della responsabilità anche a soggetti diversi da chi ha materialmente compiuto la condotta illecita, occorre, in ogni caso, un “contributo rilevante all’illecito”. Inoltre, sempre in applicazione dei generali principi in tema di responsabilità aquiliana, occorre la prova dell’elemento soggettivo, in termini di dolo o di colpa.

La prova dell’elemento soggettivo in termini di dolo o colpa, indispensabile ai fini dell’applicazione dell’art. 158 l.d.a., è stata  positivamente ravvisata dalla giurisprudenza ogni qualvolta sia violato lo standard di diligenza richiesto allo specifico operatore del settore.

Per opera derivata s’intende quella in relazione alla quale autore è colui che provveda all’elaborazione creativa dell’opera preesistente. Il relativo onere probatorio è, ovviamente, posto a carico di chi intenda far valere i relativi diritti. Il risultato dell’elaborazione di un’opera esistente può essere oggetto di utilizzo (come la pubblicazione) da parte di terzi a condizione, però, che ricorra il preventivo consenso dell’autore dell’opera base. In altre parole, lo sfruttamento economico dell’opera derivata è sempre subordinato al veto dell’autore di quella di base.

Perchè sia integrata un'opera collettiva, occorre provare tra gli altri l'esistenza di un indice, uno schema editoriale, una precisa ripartizione dei lavori, un titolo.

L’opera in comunione ai sensi dell’art. 10 l.d.a. è tale se realizzata “insieme” da più autori (che non abbiano un ruolo di mera revisione di parti di testo da altri elaborate).

La realizzazione di un’opera indipendente richiede l’effettuazione di una serie di interventi così significativi e profondi da dare, conclusivamente, alla luce una vera e propria opera individuale. Tali non sono correzioni assolutamente minime, formali, stilistiche e, di certo, non sostanziali.

Anche a seguito delle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. 95/2001, le creazioni pubblicitarie possono beneficiare della tutela riconosciuta al diritto d’autore, ove ricorrano gli estremi individuati dalla legge 633 del 1941.

La fattispecie di “opera dell’ingegno di carattere creativo” può ricorrere allorché i singoli elementi della strategia pubblicitaria siano dotati dei requisiti della compiutezza espressiva, della originalità e della creatività. Non è invece possibile assicurare protezione alla campagna pubblicitaria, ove si tratti solo di iniziative di comunicazione commerciale pianificate, non essendo invocabile allo scopo il disposto dell’art. 3 l.d.a. che, nel disciplinare le “opere collettive”, si riferisce alla “riunione di opere o di parti di opere” che sia il “risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico”.

Con il contratto di agenzia pubblicitaria una impresa, detta committente, conferisce ad un’altra impresa, detta agenzia, l’incarico di ideare, progettare e realizzare la campagna pubblicitaria e di attuare in un secondo momento la stessa nell’interesse della committente, dietro corrispettivo. Tale figura negoziale non è espressamente regolata dalla legge ed è stata variamente ricostruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che hanno individuato, in proposito, un’ipotesi di collegamento funzionale di due distinti contratti di appalto (o di prestazione d’opera) e di mandato o, ancora, una fattispecie di contratto misto o di contratto atipico con elementi dell’appalto e del mandato.

Indipendentemente dalla ricostruzione alla quale si aderisce, va ad ogni modo rilevato che, ove lo specifico regolamento contrattuale nulla preveda, i singoli aspetti del rapporto devono essere regolati mediante l’applicazione delle norme e dei principi valevoli per il contratto in generale e per i singoli contratti tipici con i quali l’agenzia pubblicitaria presenti elementi di somiglianza. Siffatta conclusione appare coerente con la prospettata ricostruzione per la quale il predetto contratto presenterebbe elementi della prestazione d’opera o dell’appalto, segnatamente sotto il profilo della creazione di un quid novi che, sebbene non necessariamente incorporato in un substrato materiale, appare dotato di valore economico, in quanto suscettibile di essere ulteriormente utilizzato nel tempo, e deve logicamente considerarsi entrato nella sfera di chi ne ha commissionato la realizzazione, nel momento in cui l’agenzia adempie la sua obbligazione.

In caso di opere di ingegno realizzate su commissione, i diritti di utilizzazione si trasferiscono al committente per effetto dell’esecuzione del contratto e, cioè, per effetto sia della realizzazione della campagna pubblicitaria da parte dell’agenzia sia del pagamento del corrispettivo da parte dell’utente.

Il licenziatario che, scaduta la licenza, non abbia venduto o commercializzato opere del licenziante e/o autorizzato terzi a diffonderle, essendosi, all’opposto, diligentemente adoperato per porre fuori dal mercato dette opere, non può ritenersi responsabile di alcuna relativa illecita distribuzione.

La “grave difficoltà” di provare il danno dà ingresso al giudizio equitativo; occorre, tuttavia, che si tratti di impossibilità o difficoltà di prova sull’ammontare e non sull’esistenza del danno; in altre parole, occorre che l’evento lesivo sia certo ma sia incerta la sua estensione o l’estensione dei suoi effetti economici negativi.

La valutazione equitativa del danno non deve sopperire all’inerzia del danneggiato, nel senso che, se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati e di quegli elementi che per la loro notorietà non hanno bisogno di prova.

Utilizzando il parametro della retroversione degli utili, si deve procedere sottraendo il prezzo di acquisto del bene contraffatto all’ingrosso dal prezzo di rivendita al pubblico. È necessario altresì sottrarre la quota corrispondente ai presumibili costi sostenuti per la commercializzazione del bene. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il numero dei capi contraffatti prodotti e venduti.