Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con la disciplina dei marchi e tale condizione può essere superata tenendo conto sia della disciplina in materia di comunione che delle funzioni proprie del marchio, dalle quali discendono delle limitazioni consistenti, rispettivamente, nel divieto di alterazione della destinazione del segno e di uso decettivo dello stesso; ogni comproprietario ha quindi diritto di utilizzare il segno distintivo anche senza un’esplicita autorizzazione degli altri contitolari e disgiuntamente da essi, purché tale utilizzazione avvenga in modo da evitare che i prodotti o servizi contraddistinti dal medesimo marchio  abbiano differenze qualitative rilevanti o siano impiegati per contrassegnare prodotti o servizi diversi

La comunicazione tardiva all’UIBM dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 122, co. 6 c.p.i., avvenuta oltre i termini assegnati dal collegio e dal giudice istruttore è irrilevante, poiché, in assenza di espressa previsione di legge ex art. 152 c.p.c., a tali termini non può essere attribuita natura perentoria.

Non contrasta con l’orientamento giurisprudenziale, per cui il potere del giudice di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. non può sostituire l’onere probatorio incombente sulla parte, la richiesta del Tribunale diretta all’UIBM circa l’esito delle domande di registrazione dei marchi della convenuta, poiché tale principio non si applica quando occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 120, co. 1 c.p.i., e la necessità di sospendere il giudizio, tutti aspetti che il giudice deve accertare d’ufficio; l’operatività di detto principio è quindi limitata alle ipotesi in cui si tratti di verificare la sussistenza o meno di circostanze per le quali vale l'onere di allegazione e di prova

La registrazione di un marchio è ritenuta in mala fede ogni qual volta chi chiede la registrazione intende pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, impedendo loro di continuare ad utilizzare il segno distintivo o di entrare nel mercato o ancora creando intralci alla registrazione del segno

Sebbene siano in astratto compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l'uso confusorio di segni distintivi soltanto se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Invero, dall'illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che deve constare, infatti, di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità di estrinsecazione della condotta ulteriore ai fini della configurabilità del fatto illecito.

L’art. 122 comma 2 c.p.i. riserva l’azione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori – quale l’aspettativa di registrazione derivata dall’iniziato uso del segno – solo al titolare dei diritti anteriori, dal suo avente causa o dall’avente diritto. Tra questi devono ritenersi compresi sia i successori nella titolarità del diritto (aventi causa) sia coloro che vantino diritti derivati (aventi diritto) e quindi i licenziatari.

La disciplina della registrazione in mala fede di cui all’art. 19 comma 2 c.p.i. è un istituto riservato a casi di sfruttamento scorretto del sistema della registrazione; diversamente, nel conflitto fra più registranti, operano i criteri della prevalenza del primo registrante, ai sensi dagli artt. 12 e 20 c.p.i. In particolare, la registrazione in mala fede è integrata quando un terzo a conoscenza dell’altrui scelta di operare la registrazione di un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest’ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito e se del caso utilizzato, sia avvia a registrarlo). Occorre dunque (i) una condotta oggettiva, consistente nell’aver preceduto un soggetto che si avviava a registrare il marchio – ledendone l’aspettativa meritevole di tutela –, e (ii) la consapevolezza soggettiva di perseguire – attraverso la condotta – tale intento abusivo, dunque la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”. Quanto all’elemento oggettivo, la meritevolezza di tutela dell’aspettativa alla registrazione – tale da interferire con le registrazioni successive ex art. 12 c.p.i, con l’accoglimento della domanda di nullità della registrazione altrui per mala fede – si ha, alternativamente: ove l’uso del marchio sia stato gratificato dall’ottenimento di una notorietà qualificata; diversamente, dalla circostanza che l’utilizzatore del marchio abbia proceduto diligentemente con sollecitudine alla registrazione. In mancanza, l’elemento oggettivo non è integrato e la domanda di nullità della registrazione per mala fede non può essere accolta.

Nella valutazione di nullità del marchio in quanto registrato in malafede, di cui all’art. 19, co. 2, c.p.i., ciò che rileva è la consapevolezza di ledere la legittima aspettativa di altri sul segno (ad esempio in caso di notorietà non ancora conseguita o in itinere o di conoscenza di investimenti altrui per lanciare un logo) mediante appropriazione dello stesso, in una prospettiva anticoncorrenziale di creazione di ostacoli all’attività di altri imprenditori del settore. L’onere di provare – a norma dell’art. 2697 c.c. – che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.

In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e 28 c.p.i., la domanda o l’eccezione di nullità del marchio va rigettata ogniqualvolta il segno che ne forma oggetto abbia acquisito un carattere distintivo suo proprio a seguito dell’uso che ne è stato fatto (art. 13, co. 3, c.p.i.).

Ai sensi della normativa comunitaria vigente (Reg. UE 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, come già prima ai sensi del Reg. UE n. 207/2009 sul marchio comunitario) la competenza in materia di marchio europeo è articolata tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e i Tribunali dei Marchi UE secondo un indirizzo di fondo che è quello di riservare all’Ufficio la validità dei marchi e di rimettere al tribunale dei Marchi UE la violazione dei marchi, di talchè della decadenza o della nullità del marchio europeo è dato discutere o in via principale innanzi all’Ufficio o in via riconvenzionale innanzi al Tribunale dei Marchi UE esclusivamente in un’azione di contraffazione. Ne consegue che al di fuori di tale ristretta competenza del singolo tribunale nazionale in funzione di Tribunale dei Marchi UE non si prospetta alcuna sospensione per l’ipotesi della contemporanea pendenza del giudizio di nullità in sede europea.

La circostanza che il marchio di fatto non fosse stato menzionato nell’elenco dei beni del fallimento non consente di escludere che detto marchio, ancorché non identificato dal curatore al momento dell’inventario, facesse parte dell’attivo fallimentare, trattandosi di un bene immateriale e quindi di difficile individuazione, vieppiù tenendo conto del fatto che il segno era stato concesso in godimento ad un soggetto terzo e quindi non era immediatamente percepibile dagli organi della procedura, estranei all’organizzazione della società, in assenza di documenti contabili regolarmente tenuti.

Il titolo costitutivo dei diritti di marchio è l’uso del segno e non la creazione dello stesso.

Ai sensi dell’art 669-terdecies cpc, in sede di reclamo possono essere introdotte nuove circostanze solo se sopravvenute, e quindi verificatesi successivamente rispetto al provvedimento reclamato. La norma non legittima invece l’ampliamento, in sede di reclamo, del thema decidendum mediante allegazioni nuove e non proposte in prime cure.

L’art. 131 c.p.i. dispone che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria, non solo di qualsiasi violazione imminente del suo diritto, ma anche del proseguimento o ripetizione delle violazioni in atto. Il periculum è quindi dato dall’attualità della condotta e dalla conseguente sussistenza di un pericolo imminente, dato dal protrarsi dell’utilizzo indebito del segno e dal conseguente incrementarsi dei danni, anche in termini di perdita di quote di mercato che sarebbe assolutamente difficile ristorare pienamente per equivalenti a mezzo di risarcimento all’esito del giudizio di merito.

Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l'utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l'illecito utilizzo di opere altrui).

Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.

Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.

È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.

La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).

Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.

Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.

Secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell'art. 25, lettera b), c.p.i.

L'onere probatorio in questione può ritenersi integrato a fronte della violazione di una legittima aspettativa altrui alla registrazione di quel segno non tutelata da diverse espresse disposizioni, in particolare allorché: a) la registrazione venga effettuata nella consapevolezza del fatto che altri, avendo il merito del valore del segno (ad es. per averlo concepito), fossero in procinto di registrarlo, rilevando al riguardo, sotto il profilo probatorio, i rapporti privilegiati tra il registrante (ad es. lavoratore subordinato o agente) e il danneggiato, qualora il primo abbia approfittato delle conoscenze così acquisite; b) si tratti di segno oggetto di preuso non puramente locale da parte di terzi, la cui notorietà sia in fieri; c) la registrazione venga effettuata al solo scopo di impedire che un terzo entri nel mercato.

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la dicitura “il Dollaro”, originariamente soprannome dell'attore, abbia assunto nel corso del tempo valenza identificativa dell’attività commerciale esercitata dalla stesso, divenendo così un marchio di fatto, senza che assuma rilievo determinante, in senso contrario, l’assenza di un’insegna esterna che è stata apposta solo successivamente.]