Il marchio “Hermès” e la sua lettera iniziale devono ritenersi avere carattere “forte”, in quanto frutto di fantasia e senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti. Conseguenza di quanto precede è che detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante, con conseguente irrilevanza delle lievi differenze tra i prodotti coinvolti.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il marchio "H" in questione risulta avere spiccata capacità individualizzante (e non può essere ricondotto ad una “forma”), caratteristica che consente al consumatore finale di poter “ricondurre” il bene al suo produttore, ossia di identificare la casa di moda che ha realizzato il bene, tenuto conto della prassi invalsa nel settore delle calzature di lusso di includere marchi (evidentemente tridimensionali) a forma di tomaia, tali per cui questa viene percepita dal pubblico proprio come segno distintivo (ossia come marchio) che gli consente di identificare immediatamente il produttore, trattandosi peraltro dell’elemento della calzatura che con più immediatezza balza agli occhi di chi vede calzare il sandalo e consente all’osservatore medio di ricondurre il prodotto al suo produttore.]

Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne alterino il carattere distintivo, cosicchè non vale a negare l'assoluta identità tra segni la presenza di elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percepibili dal consumatore medio.

La valutazione del rischio di confusione tra due segni non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un'impressione d'insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente alle due denominazioni.

In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto indefettibile per l’operatività del principio, che invece non opera nel caso delle c.d. importazioni parallele di prodotti provenienti da paesi extra-UE. L’onere di provare l’operatività dell’esaurimento grava, in linea di principio, sull’importatore parallelo che lo invochi.

La sussistenza di una rete di distribuzione selettiva, funzionale alla tutela dell’immagine di lusso o prestigio del marchio, integra “motivo legittimo” ostativo all’esaurimento ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i., quando la vendita fuori rete sia idonea a pregiudicare, anche solo potenzialmente, l’immagine del prodotto [tale lesione, nel caso di specie, si è verificata in ragione di elementi quali la compresenza sul sito web del resistente di prodotti di lusso e prodotti comuni, dall’assenza di un controllo qualitativo sull’ambiente di vendita e dal fatto che i prodotti fossero stati manomessi e privati degli ingredienti obbligatori].

L’alterazione di un prodotto attraverso attività quali la manomissione, riconfezionamento o privazione delle indicazioni obbligatorie costituisce un motivo legittimo di opposizione della rivendita ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i.. Lo stesso dicasi anche laddove vengano commercializzati sul mercato dell'UE destinati a mercati extra-UE contenenti sostanze vietate all'interno dell'UE.

La messa in commercio, senza il consenso del titolare del marchio, di tester o campioni gratuiti costituisce una violazione dei diritti di marchio.

Costituisce contraffazione di marchio, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., l'utilizzo da parte di un'impresa concorrente di un segno distintivo che riproduce l'elemento centrale e caratterizzante di un marchio altrui registrato, in presenza di identità dei servizi offerti. Ai fini del giudizio di confondibilità, la quasi totale sovrapponibilità del nucleo essenziale del segno prevale sull'aggiunta di elementi secondari e marginali, quali un numero o un'indicazione geografica, che non sono idonei a elidere il rischio di confusione per il pubblico.

L'utilizzo, per servizi identici (nella specie, ristorazione), di un segno quasi totalmente sovrapponibile all'elemento centrale e distintivo di un marchio altrui registrato integra la fattispecie della contraffazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b),c.p.i. .In tale contesto, le condotte di concorrenza sleale confusoria possono ritenersi assorbite nell'illecito di contraffazione del marchio.

La lettura sistematica dell'art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un'azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l'azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio...) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo "Forever Young" utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]

Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

La contraffazione del marchio non sussiste qualora le differenze tra i segni, sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, risultino prevalenti rispetto agli elementi comuni, soprattutto laddove questi non costituiscano il nucleo distintivo del marchio.

L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio del rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti. In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.

Invero, un marchio ha carattere distintivo quando permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, dovendo lo stesso essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei beni o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non si impegna a esaminarne i vari dettagli.

I segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso. Per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione; essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale.

La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla validità o alla nullità del marchio registrato, dovendo quindi verificarsi unicamente – sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali – se sussista il fumus boni iuris della tutela invocata ai sensi dell’art. 20 c.p.i. o se tale tutela sia impedita dalla ricorrenza di elementi tali da ritenere a livello prognostico esistente un profilo di legittimità del preuso e/o di nullità del marchio.

La tutela del preuso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i. deve essere valutata tenendo conto che il preuso con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio, che resta suscettibile di registrazione, ma ne consente l’utilizzo, mentre l’assenza di notorietà del preuso non è idonea a legittimare la continuazione dell’utilizzazione del marchio tenuto conto del disposto dell’art. 20 c.p.i.

La tolleranza nel consentire l’utilizzo del marchio negli ultimi anni non elide il profilo del periculum in mora, alla luce dell’assenza di prova della piena consapevolezza dell’uso del marchio.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (cfr. Cass. civile, sez. I, 28/07/2023, n. 23067).

Il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è, quindi, dubitabile che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. Tuttavia, resta il fatto che il giudizio, per quanto parametrato all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, e condotto in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, non può che assumere come elemento dirimente l’identità o comunque la similitudine.

L’esaurimento spontaneo della condotta lesiva non implica il venire meno del periculum in mora quando vi è il rischio che possa essere reiterata, a meno che la parte responsabile della medesima non dia prova di avere adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva come, ad esempio, una convenzione con cui l’autore dell'illecito si impegni a non reiterare la violazione concordando una penale in caso di reiterazione della condotta: diversamente argomentando l’osservanza del divieto di reiterare la condotta sarebbe rimessa alla mera adesione volontaria del responsabile della violazione e, in caso di ripresa della condotta illecita, il titolare della privativa dovrebbe instaurare un nuovo giudizio per ottenere un titolo idoneo a farla cessare, “coerentemente, l'attualità della condotta lesiva non è un presupposto necessario dell'ordine di inibitoria e ritiro dal commercio, non potendo bastare a dissipare il pericolo di una ripresa della contraffazione neppure l'impegno in tal senso volontariamente assunto dall'impresa contraffattrice”.

Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.