Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare indice dell’assenza di siffatto presupposto per l’azione cautelare, senza che rilevi favorevolmente, con riferimento alla valutazione di sussistenza di tale requisito, che l’uso contraffattorio conosciuto dal titolare del marchio registrato nazionale abbia avuto una dimensione locale, stante l’estensione nazionale del diritto di esclusiva attribuito dal titolo azionato, dal quale discende per il titolare del segno l’onere di attivarsi tempestivamente per tutelare il marchio in tutte le sedi

La qualificazione come “forte” o “debole” di un marchio incide sull’intensità della tutela riconoscibile al medesimo, poiché in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, mentre per quanto concerne il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte

Perché un certo segno designante una collezione assurga a marchio di fatto è innanzitutto necessario che sia stato usato come tale e non sia adoperato come mera designazione di una linea di prodotti aventi particolari caratteristiche ed offerti sotto l’ombrello del marchio distintivo generale apposto sempre sugli stessi; parimenti non si deve escludere che, di fatto, un segno usato per una certa collezione di prodotti possa raggiungere presso il pubblico capacità distintiva di tale categoria o collezione assumendo così dignità di marchio, sempre a condizione che il marchio stesso sia utilizzato come tale [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che l’uso del segno “Sculpt”, sempre accostato al marchio “Yamamay”, non era stato adoperato in funzione distintiva ma come segno di mera designazione di una collezione e in funzione descrittiva di una sua caratteristica]

L’utilizzo da parte di un terzo, come marchio speciale non registrato, di una sola porzione della componente denominativa di un marchio registrato altrui non integra la contraffazione del segno azionato se la sillaba considerata è priva di un carattere distintivo autonomo, perché utilizzata con valenza descrittiva delle caratteristiche del prodotto [Nella controversia decisa il marchio figurativo registrato azionato era costituito, nel suo elemento denominativo, dal termine “YamamaySculpt”, mentre il marchio di fatto contestato era costituito dalla solla sillaba “Sculpt”, apposto da entrambe le parti sulle proprie linee di collant]

L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.

La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.

La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda, quali l’omissione o l’assoluta incertezza circa la cosa oggetto della domanda (petitum) ovvero qualora manchi l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (causa petendi). Detti vizi devono essere di gravità tale da non consentire, tramite una valutazione globale dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, di individuare in modo chiaro e determinato la cosa oggetto della domanda e i suoi fatti costitutivi, ostacolando in maniera evidente il diritto di difesa di controparte.

L’interesse ad agire dell’attrice che agisce per l’accertamento negativo della liceità di una condotta sussiste anche nel caso in cui tale condotta sia cessata, qualora la convenuta dovesse riconoscere la liceità di tali condotte, rifiutandosi tuttavia di effettuare un analogo riconoscimento per eventuali identiche condotte che l’attrice dovesse replicare in futuro. Infatti, l’attrice ha interesse non solo a salvaguardarsi da contestazioni per ciò che ha fatto, ma anche a mettersi al riparo da contestazioni per ciò che, in maniera identica, potrebbe fare in futuro.

L’utilizzo del marchio altrui come “parola chiave” per lo svolgimento di attività di posizionamento pubblicitario online è lecito, nei limiti in cui l’uso di un segno identico al marchio altrui non comprometta le funzioni essenziali del marchio, quale quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Questo principio trova la propria ratio nel consentire l’uso dei marchi attorei come parola chiave qualora questo sia finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti commercializzati da parte attrice, dovendosi privilegiare un approccio pro-concorrenziale [nel caso di specie l’utilizzo lecito del marchio altrui è consistito nell’impiego del marchio come parola chiave, per posizione annunci senza che il segno comparisse].

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente

In tema di diritto d'autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 l.d.a. e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, qual è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Quanto al valore artistico, quid pluris ulteriormente necessario affinchè l’opera del disegno industriale rientri nella tutela autorale, è principio consolidato in giurisprudenza di merito e di legittimità che esso deve essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista, di talchè il prodotto industriale acquisisca grazie al suo design un valore diverso ed aggiuntivo sul piano estetico rispetto alla sua funzionalità, suscitando interesse e apprezzamento negli ambienti culturali in senso lato.

Pur nell’ottica di una liquidazione unitaria e globale del danno in relazione a tutte le condotte illecite accertate ed in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano (artt. 1226/2056 c.c., 2600 c.c., 158 L.A. e 125 CPI), va osservato che, quanto all’an di danno, la fattispecie di concorrenza sleale soggiace, senz’altro, ai principi generali in tema di onere della prova propri della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente onere, di chi allega di avere subito danno in conseguenza dell’attività illecita, di dimostrare di avere patito uno specifico pregiudizio. Dunque il danno cagionato dalla concorrenza sleale non è in re ipsa essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza e richiede di essere provato e solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

Anche in tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l’art. 125, comma 2, c.p.i. nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni.

Nondimeno è dato affermare che il danno da lucro cessante derivante dalla violazione autorale è in re ipsa restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo.

In tema di diritto di autore la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili), e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfetaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso, di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633/1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.

Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

L’esistenza di una precedente decisione di rigetto emessa dall’EUIPO all’esito di un procedimento di opposizione intercorso tra le medesime parti e relativa al medesimo oggetto e titolo non comporta l’applicabilità dell’art. 128.2 del Reg. 1001/2017, in quanto la stessa non preclude la proposizione di un’azione di nullità o di decadenza del marchio e, di conseguenza, non è dotata di quel carattere di definitività richiesto dalla disposizione sopra richiamata.

Affinché un marchio sia ritenuto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), c.p.i. e, di conseguenza, nullo ex art. 25, co. 1, lett. b), c.p.i. occorre che vi sia una relazione sufficientemente diretta tra il segno ed i beni o servizi tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei beni o servizi di cui trattasi o delle loro caratteristiche [nel caso di specie il termine “FARINELLA” è stato ritenuto un termine di fantasia e non il diminutivo di “farina” oltre che, ad ogni modo, un termine non descrittivo dei servizi di ristorazione di cui alla classe 43].

Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto e si basa invece su una percezione mnemonica dei marchi. Tale valutazione deve essere compiuta non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi [nel caso di specie, “Farine Coffee & Bakery” e/o “Farine Bakery Cafe” sono stati ritenuti interferenti con i marchi “FARINELLA BAKERY & COFFEE” e “FARINELLA”]

Quando un marchio è composto sia da elementi verbali sia da elementi figurativi, di norma i primi sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi in quanto il pubblico sarà più facilmente portato a ricordare i prodotti citandone il nome piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Se i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto sono acquistati di frequente e non sono particolarmente costosi, allora il grado di attenzione che il consumatore ripone sui segni è inferiore [nel caso di specie, questo principio è stato applicato a servizi di caffetteria, ristoranti self-service, snack bar e pizzerie].

L’asserita esistenza di altri marchi che possono avere elementi in comune con il marchio azionato non è di per sé idonea a dimostrare una riduzione del carattere distintivo di quest’ultimo.

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), CPI, e dell’art. 5, comma 1, CPI, è consacrato nell’ordinamento nazionale il divieto di importazioni parallele di origine europea secondo cui il titolare del marchio ha un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi d’importare nello Spazio Economico Europeo prodotti contrassegnati con il suo segno, salvo, appunto, che i prodotti in questione siano stati immessi in commercio all’interno del SEE dal titolare o “con il suo consenso”.

La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto ed è determinante nella scelta di acquisto. Il divieto di registrazione si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare valore di mercato o ne aumentano la forza attrattiva, cioè conferiscono un appeal che contribuisce a determinare le decisioni di acquisto del pubblico. Il carattere decorativo di un segno non esclude di per sé il carattere distintivo del marchio, con cui può coesistere.

In un giudizio di contraffazione, una volta riconosciuta la validità del marchio, è necessario preliminarmente qualificare il marchio come forte o debole, in quanto da tale qualificazione dipende il margine di tollerabilità delle variazioni attuate dal concorrente rispetto al marchio registrato. Il discrimine tra marchio forte e marchio debole risiede nella distanza concettuale del marchio dalla tipologia di prodotto contrassegnata. In caso di marchio forte, la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5 n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/Cee allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

In un giudizio sull’illecito di imitazione confusoria, l'accertamento del rischio di confusione tra prodotti deve tenere conto solo delle caratteristiche visibili esteriormente e non quelle intrinseche, come la qualità dei materiali o il metodo di fabbricazione.

L’accertamento dell’appropriazione di pregi, nella sua declinazione dell’agganciamento parassitario, presuppone non tanto l’appropriazione di un pregio in particolare, quanto, più in generale, lo sfruttamento della fama e notorietà di cui gode il segno oggetto del marchio registrato. Tale fattispecie prescinde quindi da profili confusori ed è rivolta ad impedire l’indebito vantaggio economico che il terzo otterrebbe dallo sfruttamento dell’attrattività di un segno altrui, consentendogli di risparmiare i costi connessi agli investimenti che il titolare del marchio registrato ha sopportato per affermarsi nel mercato.

In tema di contraffazione di marchio, il gestore di una piattaforma di e-commerce non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità di cui all’art. 16 d.lgs. 70/2003 qualora il suo ruolo non sia meramente tecnico, automatico e passivo, ma si concreti in un’attività di selezione dei venditori, gestione dei pagamenti, coordinamento delle transazioni e controllo dell’offerta, assumendo così una posizione attiva idonea a incidere sul contenuto o sulla presentazione dei prodotti commercializzati.

Integra violazione dei diritti di privativa conferiti dal marchio dell’Unione europea l’offerta in vendita, anche tramite piattaforma telematica, di prodotti recanti un segno identico o confondibile con il marchio registrato, in assenza di autorizzazione del titolare, a prescindere dalla conclusione effettiva di plurime vendite, essendo sufficiente la messa in commercio o la promozione del prodotto contraffatto.

In materia di contraffazione, qualora l’attore alleghi di aver acquistato un prodotto tramite la piattaforma riferibile al convenuto e produca il campione oggetto di perizia, l’eccezione difensiva relativa alla mancata prova della coincidenza tra il bene acquistato e quello posto in commercio deve essere supportata da elementi concreti e non può risolversi in una mera contestazione formale.

La commercializzazione di prodotti contraffatti integra, oltre alla violazione dei diritti di marchio ex art. 20 c.p.i., anche atto di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., qualora sia idonea a generare confusione nel pubblico e a sfruttare indebitamente la notorietà e gli investimenti promozionali del titolare del segno, con possibilità di cumulo tra tutela reale e risarcitoria.

L’eventuale violazione degli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 8 e 21 d.lgs. 70/2003 può concorrere a fondare la responsabilità del gestore della piattaforma ove tale omissione abbia contribuito causalmente alla realizzazione dell’illecito e alla lesione dei diritti di privativa.

Al fine di valutare la contraffazione di marchio è necessario compiere un giudizio sintetico e generale, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i segni oggetto di comparazione.

La contraffazione di marchio incentrata sul rischio di "associazione" tra i segni sussiste nel caso in cui la condotta dell'operatore economico sia volta ad ingenerare nei consumatori l'erronea convinzione che un marchio faccia parte di un'altra più ampia e diversa "famiglia" di marchi riconducibile ad un concorrente.