Laddove le attività espositive e/o promozionali fieristiche lesive dei diritti sul marchio altrui e svoltesi all’estero rappresentino soltanto fasi o segmenti ulteriori di un pregresso e più ampio iter antigiuridico all’interno del quale si collocano, in stretta reciproca concatenazione, molteplici comportamenti antecedenti che già di per sé integrano gli estremi della denunciata contraffazione e che si sono tenuti sul territorio italiano, alla fattispecie in esame andrà applicata la legge italiana. [Nel caso di specie, pur avendo il titolare dei marchi azionati in giudizio appreso dell’illecita condotta della convenuta soltanto in occasione di una fiera di settore tenutasi in Germania, l’asserito contraffattore apponeva i marchi interferenti sui prodotti  e realizzava i relativi cataloghi pubblicitari in Italia].

La contraffazione di un marchio c.d. forte sussiste a fronte della ripresa del suo “cuore" da parte del segno successivo e del suo uso per beni tecnicamente e funzionalmente identici o comunque fortemente affini. Gli eventuali elementi di differenziazione aggiunti al segno posteriore e aventi natura meramente descrittiva del settore merceologico cui sono destinati i prodotti non risultano sufficientemente idonei a distinguere i due marchi a confronto, amplificando al contrario il rischio di confusione in capo al pubblico di riferimento. [Nel caso di specie, l’attrice era titolare del marchio “prb” per macchine da imballaggio nel settore farmaceutico e cosmetico. Tale marchio era stato azionato nei confronti dell’uso, per prodotti identici, del marchio “PierreBi” a cui la convenuta accostava anche il disegno di un imballaggio e la locuzione “CosmoPharma Division”].

In tema di contraffazione di marchio registrato, ai fini dell’applicabilità da parte del legittimato della tutela offerta dell’art. 20 c.p.i. è necessario che la contraffazione abbia avuto riguardo ad un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, laddove a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi  possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. [Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli rigetta la domanda di parte attrice giudicando non confondibili i prodotti contrassegnati dai marchi oggetto di causa, trattandosi nel caso di specie di un prodotto farmaceutico mutuabile venduto dietro ricetta medica e un integratore alimentare, a nulla rilevando che  i marchi siano registrati per la medesima classe atteso che la ripartizione dei prodotti in classi merceologiche ha mera valenza di carattere amministrativo e non può spiegare effetti nella valutazione di affinità dei prodotti stessi.]

Ove nel giudizio di merito venga invocata la tutela del marchio non solo nei confronti di segni e/o marchi allegati e specificamente individuati, ma anche di qualsiasi altro segno distintivo simile a quello azionato, l’ampliamento dell’azione di contraffazione a nuovi marchi che presentano gli stessi profili di illiceità non travalica le barriere preclusive previste dal codice di rito (nel senso di emendare il petitum ben oltre i relativi termini ex art. 183 c.p.c.) a presidio della definitiva formazione del thema decidendum e del thema probandum della causa di merito. Infatti, anche i nuovi segni aventi determinate caratteristiche devono ritenersi compresi nel perimetro oggettivo dell’originaria azione di merito. Ne consegue allora che qualsivoglia nuovo marchio o segno distintivo, che comunque utilizzi una delle due componenti caratteristiche del marchio oggetto della domanda di contraffazione, va considerato compreso nel thema decidendum e potrà essere preso in considerazione anche dalla sentenza resa all’esito del giudizio di merito.
[Nel caso in esame, l’organo giudicante specifica che l’eventuale statuizione di accoglimento della domanda di contraffazione non potrà limitarsi ad inibire genericamente l’uso di qualsiasi altro segno distintivo identico o simile al marchio/i dell’attore, ma dovrà indicare con precisione quale/i caratteristiche specifiche del/i marchio/i dell’attore non potranno essere usate nei nuovi o futuri segni distintivi utilizzati dalla convenuta.]

Il rischio di confusione, va valutato tenendo conto dell'impressione complessiva prodotta in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti presenti nei segni in comparazione, segni caratterizzati dalla elevata somiglianza differenziandosi solo per elementi di scarsissimo rilievo e non distintivi. La valutazione va condotta in riferimento all’impressione di insieme che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e sincronico.
Rileva inoltre nella valutazione globale di cui trattasi l'interdipendenza tra i cd fattori rilevanti ed in particolare tra segno e prodotto nel senso che, rileva oltre che la somiglianza tra i marchi, anche la somiglianza tra i prodotti cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i segni può essere compensato da un rilevante grado di somiglianza tra i prodotti, in modo da concludere per la sussistenza del pericolo confusorio.
[Nel caso in esame alla elevata somiglianza dei segni si accompagna addirittura la identità, in parte qua, della tipologia dei prodotti venduti nel negozio contraddistinto dalla insegna, con quelli tutelati , dal marchio italiano e dal marchio europeo registrazione n. 001978105.]

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale ex art. 18 c.p.c. (c.d. forum rei) occorre prendere in considerazione il comune di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda, a nulla rilevando - anche ai sensi dell’art. 5 c.p.c. - il fatto che, al momento del compimento delle condotte illecite, il convenuto fosse residente presso un differente comune.

Laddove l’attore agisca di fronte al giudice civile per domandare il risarcimento di tutti i danni cagionati dalle condotte del convenuto e, successivamente, mediante l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale iniziato nei confronti dello stesso convenuto sulla base delle medesime condotte, domandi il solo risarcimento del danno non patrimoniale, trova ugualmente applicazione l’art. 75, co. 1, c.p.p. secondo il quale tale scelta della parte attrice comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile e il trasferimento della relativa azione di fronte al giudice penale. Infatti, non è consentito alla parte del processo civile trasferire nel processo penale solo una parte dell’originario petitum. In caso contrario, l’accertamento giudiziale di una situazione giuridica controversa sarebbe frammentato in due diverse sedi giurisdizionali. Tuttavia, resta possibile per l’attore differenziare ab origine le proprie azioni ed agire per talune domande in sede civile e per altre in sede penale, a condizione che prima dell’avvio dell’azione civile l’attore limiti le proprie pretese ad alcuni profili risarcitori e si riservi espressamente di agire in altra sede per il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate [Nel caso di specie, la persona fisica aveva agito in giudizio per ottenere il ristoro del pregiudizio causato al suo nome, al suo onore, alla sua reputazione e alla sua immagine in ragione di una serie di condotte “persecutorie” poste in essere dal convenuto. Del pari, la società aveva agito per ottenere il risarcimento del danno all’immagine cagionatole da tali condotte oltre che l’accertamento e la sanzione delle condotte di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale attuate dal convenuto. Successivamente, sia la persona fisica che la società si erano costituite quali parti civili nel giudizio penale instaurato nei confronti del convenuto/imputato per condotte persecutorie (art. 612 bis c.p.) e per diffamazione (art. 595 c.p.) domandando il solo risarcimento dei danni non patrimoniali. Tuttavia, in considerazione dei principi sopra esposti, il Tribunale ha dichiarato estinte tutte le pretese svolte dalla persona fisica, nonché quelle della società correlate al risarcimento del pregiudizio all’immagine. Al contrario, il giudice civile si è pronunciato sulle condotte di contraffazione e di concorrenza sleale, in quanto non assorbite all’interno delle fattispecie oggetto dei capi d'imputazione del giudizio penale]

Il marchio rinomato, ossia quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, acquisisce un valore economico in sé che prescinde dalla funzione distintiva del segno ed è espressamente tutelato dall’art. 20, lett. c), c.p.i. Infatti, tale marchio oltre a svolgere la propria funzione distintiva può svolgere anche funzioni di garanzia e pubblicitarie, trasmettendo così al consumatore un messaggio o un’immagine che sono incorporati nel segno ed entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. Tale valore aggiunto trova tutela ai sensi della disposizione sopra richiamata laddove sia oggetto di un indebito vantaggio o di un ingiusto pregiudizio, un situazione che può verificarsi laddove l’uso del segno ne svaluti l’immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico a causa di una sua riproduzione in un contesto osceno, degradante, inappropriato ovvero semplicemente incompatibile con l’immagine che il marchio ha acquisito (c.d. offuscamento o “dilution by tarnishing”). Pertanto, l’illecito ex art. 20, lett. c), c.p.i. si manifesta anche a fronte di una continuativa, immotivata e persistente attività di svilimento del carattere distintivo ed attrattivo del marchio, e ciò anche laddove tale uso consenta all’autore della violazione di trarre altresì per la propria attività un indebito vantaggio. [Nel caso di specie, il convenuto aveva reiteratamente pubblicato dei “post” e delle comunicazioni “social” nei quali esprimeva giudizi ed allusioni screditanti e denigratorie nei confronti del marchio della società attrice, promuovendo al contempo la propria attività di stilista ed esaltando la qualità la creatività e l’originalità dei propri prodotti in contrapposizione con quelli dell’attrice].

Se ai fini della contraffazione di marchio è irrilevante la qualità di imprenditore del contraffattore, presupposto indefettibile della concorrenza sleale è la sussistenza del rapporto di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Tale rapporto deve essere valutato anche in una prospettiva potenziale, prendendo in considerazione la valutazione della naturale dinamicità dell’attività che configuri quale esito fisiologico e prevedibile l’offerta di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. l’autopromozione dei propri segni distintivi e dei propri prodotti in contrapposizione sfavorevole con l’attività imprenditoriale del concorrente, specie ove tale condotta si caratterizzi inter alia con la diffusione indiscriminata ed illimitata sul web di contenuti di carattere denigratorio, gratuitamente offensivi e finanche persecutori.

Costituisce un’ipotesi rilevante sia sotto il profilo anticoncorrenziale che dal punto di vista della violazione dei diritti di marchio l’utilizzo di un hashtag tale da suscitare la curiosità degli utenti del web e che comprende una locuzione sovrapponibile al segno distintivo di titolarità dell’attrice per contraddistinguere post contenenti informazioni screditanti nei confronti di quest’ultima [Nel caso di specie il convenuto aveva utilizzato l’hashtag #quellochenonsaisuelisabettafranchi per contraddistinguere i propri post screditanti nei confronti della società attrice e della sua amministratrice, riproducendo in maniera non autorizzata la locuzione “elisabettafranchi”, sovrapponibile al segno distintivo azionato dall’attrice].

Ai sensi dell’art. 20, co. 1 e 2 c.p.i., la registrazione del marchio attribuisce al suo titolare il diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, vietando che un soggetto terzo nell’esercizio della propria attività economica utilizzi un segno distintivo identico o simile, alle condizioni descritte dalla suddetta norma, salvo che sussista un diverso accordo tra il soggetto titolare del marchio e i terzi che ne facciano utilizzo. La ratio della disposizione risiede nella volontà di tutelare il titolare del diritto esclusivo sul marchio avverso qualsivoglia abuso del segno distintivo, prescindendo dall’individuazione del soggetto che sia titolare del segno in asserita contraffazione (nel caso di specie il convenuto aveva svolto attività di mera rivendita di prodotti riportanti un marchio altrui, senza essere a conoscenza dell'illiceità del segno distintivo).

Nel caso di violazione di un diritto di proprietà industriale, la tutela inibitoria di cui agli artt. 124 e 131 c.p.i. può essere concessa, su richiesta dell’interessato, anche quando la contraffazione sia cessata, a prescindere dall’esistenza di un danno attuale o potenziale per il titolare del diritto, trattandosi non di una misura sanzionatoria, ma di mero accertamento, volta a tutelare lo stesso interesse della norma sostanziale violata, di cui costituisce una ripetizione nel caso concreto e a prevenire violazioni della stessa natura di quelle già commesse, con esclusione del solo caso in cui il comportamento illecito sia da tempo esaurito e non più ripetuto.

Possono ritenersi confondibili due marchi in cui risultano dominanti gli elementi uguali rispetto ai minoritari elementi di differenziazione, a fortiori se si considera che l'uso degli stessi avviene nel medesimo territorio e nel medesimo ambito di attività.

La qualificazione del marchio come forte determina l'estensione della tutela a tutti gli elementi che lo compongono ma, ai fini della contraffazione, rimane necessario valutare se le coincidenze (pur parziali) tra marchio anteriore e successivo siano tali da ingenerare confondibilità tra i due segni. A tal fine, ove il nucleo idologico-espressivo del marchio forte rimanga impregiudicato (e quindi non confondibile con il secondo marchio), la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un'altra l'uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa.

La restituzione degli utili ex art. 125, 3° co. c.p.i. è sanzione di natura diversa dal risarcimento del danno, fondandosi i due rimedi su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato, mentre la misura restitutoria attua uno spostamento patrimoniale, con attribuzione al titolare del diritto violato dei profitti conseguiti attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.

La confondibilità tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere “analitico”, bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori.

La contraffazione rileva in relazione agli elementi essenziali del marchio; l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, sicché devono ritenersi inidonee ad escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.

[Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi delle parti in causa fossero, quanto al loro nucleo essenziale, del tutto identici, “in particolare per l’identità dei caratteri utilizzati, del colore, del motivo e dello sfondo; il fatto che il segno di parte convenuta presenti una lettera diversa non scongiura la somiglianza dei segni a confronto, atteso che il marchio rimane sostanzialmente inalterato”].

La genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo, del segno, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. Pertanto, l’intensità dell’uso del segno e, conseguentemente, la sua notorietà rappresentano le condizioni primarie e necessarie ai fini del suo riconoscimento e della sua tutela industrialistica come marchio di fatto. L’uso del marchio, per conferirgli la necessaria notorietà, deve essere, quindi, intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e deve assicurare la conoscenza effettiva e diffusa del prodotto contraddistinto.

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole. La vendita di prodotto con marchio registrato in violazione dei diritti di privativa è un’attività illecita e quindi intrinsecamente sleale e tendenzialmente idonea a ledere l’altrui azienda poiché intercetta clienti interessati al prodotto provvisto di marchio che può essere loro alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello medio di mercato, non essendo gravato del pagamento di royalties: si determina così una significativa interferenza con la clientela del titolare del marchio.

Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d'impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]