Il nome a dominio non coincide con il mero strumento informatico di indirizzo elettronico, che consente all’utente di accedere al sito dallo stesso dominio contrassegnato, ma si atteggia quale segno distintivo ormai tipico, con la funzione di identificare il titolare all’interno della rete telematica e di attirare l’attenzione degli utenti per invogliarli a visitare il sito a questi riferibile.

Alle associazioni private non esercenti attività d’impresa, nel cui genere debbono essere collocate le federazioni sportive, è garantita la tutela del nome, ai sensi dell'art. 7 c.c., e del nome di dominio; ne consegue che è contrastabile mediante i rimedi previsti dall’art. 7 c.c. (azione inibitoria e risarcitoria) qualsiasi forma di utilizzo del nome altrui che sia illecita (ossia indebita, in quanto non autorizzata dalla persona titolare del nome, né altrimenti giustificata) e che generi la possibilità di un pregiudizio, potendo esso consistere anche solo in una situazione di confusione o semplice confondibilità.

Anche un soggetto che non sia titolare di un segno distintivo direttamente leso ai sensi dell’art. 22 c.p.i. può agire per ottenere la revoca o il trasferimento del dominio da altri registrato con abuso sul proprio nome, purché riesca a dimostrare la mala fede del registrante, e ciò a prescindere dalla natura non commerciale del soggetto leso.

Sussiste la mala fede laddove il dominio sia stato registrato al fine (I) di rivenderlo all’avente diritto a prezzo maggiorato, (II) di impedire all’avente diritto di utilizzarlo e (III) di confondere il pubblico, ledendo l’identità dell’avente diritto e sfruttando la confusione con il nome per trarne un vantaggio indebito e parassitario.

La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo dell’atto di concorrenza siano imprenditori e per imprenditore deve intendersi, quanto meno, un soggetto che di fatto svolga un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’art. 1 della legge 740/1912 in materia di protezione dell’emblema della Croce Rossa vieta genericamente l’uso non autorizzato dei segni di Croce Rossa e prevede una sanzione aggravata per il caso in cui i segni siano usati come marchi di fabbrica o di commercio o come insegna o come contrassegno in qualsiasi modo applicato a scopo di lucro. Se ne deve desumere che non sia vietato solo l’uso dei segni quali simboli di neutralità, ma anche ogni uso dei segni quali elementi distintivi di attività e prodotti commerciali.

La lettura sistematica dell'art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un'azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l'azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio...) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo "Forever Young" utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]

Ai fini della contraffazione, deve valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato: la tutela sarà infatti tanto più ampia quanto maggiore sarà la capacità distintiva del marchio contraffatto. Deve poi esaminarsi la confondibilità tra segni, tramite una valutazione complessiva dell’insieme dei segni che compongono il marchio, che non può prescindere dall’individuazione degli elementi svolgenti una funzione specificamente individualizzante e differenziatrice. Nell’individuare tali elementi occorre aver riguardo alle somiglianze grafiche, fonetiche, concettuali.

In ogni caso, occorre tener conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio di riferimento, ovvero il consumatore parte del mercato dei prodotti contraddistinti dai segni a confronto, consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e viceversa.

Circa la prima valutazione, la distinzione fra marchio “debole” e marchio “forte”, propria solo del diritto interno, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. Si considera marchio “debole” quel segno dotato di attenuata capacità distintiva, solitamente composto da parole del linguaggio comune, che aderisce semanticamente o anche concettualmente al prodotto/servizio contraddistinto; si considera, invece, marchio “forte” quel segno caratterizzato dalla non-aderenza semantica o concettuale al prodotto/servizio contraddistinto al quale è solitamente riconosciuta un’elevata capacità distintiva. La differenza tra i due tipi di marchi si riverbera sulla relativa ampiezza e intensità della tutela: al marchio forte si riconosce una tutela intensa, tanto che saranno considerate illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale.
Nel caso del marchio debole, invece, anche una piccola modifica del segno può essere considerata tale da fugare il rischio di confusione, con i limiti che saranno infra precisati. Il carattere distintivo del marchio va valutato non solo con riferimento al momento della registrazione e alle caratteristiche intrinseche dello stesso, ma anche attraverso l’uso che ne è stato fatto. Al fine di valutare l’acquisto di carattere distintivo occorre tenere conto di una serie di fattori pertinenti, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità ed estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

In materia di tutela dei segni distintivi, per valutare il rischio di confusione tra marchi occorre guardare alla capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, considerando sia la notorietà del marchio sul mercato sia il grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Nel caso di marchi denominativi, la mera inversione di due termini non è idonea ad integrare un’apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. Inoltre, l’effetto confusorio non può essere escluso dalla constatazione che il segno sia utilizzato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l’indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva.

L’eccezione di convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.

In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. In tale prospettiva tale tutela costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all’effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa.

Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare indice dell’assenza di siffatto presupposto per l’azione cautelare, senza che rilevi favorevolmente, con riferimento alla valutazione di sussistenza di tale requisito, che l’uso contraffattorio conosciuto dal titolare del marchio registrato nazionale abbia avuto una dimensione locale, stante l’estensione nazionale del diritto di esclusiva attribuito dal titolo azionato, dal quale discende per il titolare del segno l’onere di attivarsi tempestivamente per tutelare il marchio in tutte le sedi

La qualificazione come “forte” o “debole” di un marchio incide sull’intensità della tutela riconoscibile al medesimo, poiché in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, mentre per quanto concerne il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte

Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti, anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito, e pertanto un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, nemmeno dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso titolare che l’abbia successivamente ceduto ad altri.

L’utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome.
distintiva.

A sensi degli artt. 21, comma 1, lett. a), e 22 c.p.i., un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.