L’istituto della convalidazione del marchio disciplinato dall’art. 28 c.p.i. ha natura eccezionale. Pertanto, è necessario che il suo accertamento avvenga caso per caso e in modo rigoroso.

Benché debba ritenersi non sufficiente a integrare la malafede prevista dall’art. 28 c.p.i. la semplice conoscenza dell’esistenza del marchio anteriore altrui, la diffusione, la notorietà e l’affermazione presso il pubblico del segno anteriore consentono di affermare che vi sia, in capo al titolare del marchio posteriore, la volontà di confondersi o agganciarsi al segno anteriore.

Il responsabile delle attività di redazione di una testata giornalistica on-line è responsabile in solido con il titolare della stessa per gli illeciti di contraffazione e concorrenza sleale realizzati tramite i contenuti pubblicati, in quanto concorrente nella condotta illecita. Non rileva, ai fini dell’imputazione della responsabilità, l’assenza di malafede del redattore.

In presenza di un marchio debole, le modificazioni idonee ad escludere la confondibilità, seppur lievi, devono in ogni caso avere una valenza distintiva idonea a differenziare il marchio modificato dall’originario marchio debole [nel caso di specie non è stata considerata idonea l’aggiunta del top level domain “.it” nel marchio denominativo per differenziarlo dal marchio debole anteriore].

L’art. 22 c.p.i. prevede il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, in virtù del quale è vietato adottare come denominazione o ragione sociale “un segno uguale o simile all’altrui marchio, se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Tale principio, pertanto, non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale [nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la violazione dei marchi della società attrice in considerazione del fatto che la convenuta ha ripreso esattamente il cuore dei marchi attorei “forti”, senza utilizzare alcun elemento idoneo a differenziare il proprio segno dalle privative dell'attrice].

Nonostante la prova dell'avvenuta contraffazione del marchio, il relativo danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se parte attrice non fornisce alcun principio di prova della sua sussistenza, non essendo sufficiente limitarsi ad allegare generiche difficoltà riscontrate con la partecipazione ad eventi.

Il giudizio di contraffazione del marchio va svolto in via globale e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici.

L’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi” ostativi all’esaurimento del marchio, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati (Corte Giustizia UE, sentenza 23.4.2009, causa C-59/08). Tale principio – affermato in relazione a vendite di terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva che tuttavia hanno acquisito i prodotti da appartenenti alla rete – appare del tutto applicabile anche nel caso di soggetti legati da rapporti contrattuali, attesa l’identità dei suoi presupposti e tenuto conto che la circolazione dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva comporta danni all’immagine in relazione all’immissione in commercio del prodotto (ancorché originale) al di fuori della sfera di controllo della titolare del marchio (o nel caso di specie della società che agisce per essa sulla base delle attribuzioni ad essa affidate dalla titolare del marchio)

La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio registrato altrui per prodotti o servizi identici o affini, se ciò determina un rischio di confusione per il pubblico.
La tutela del marchio ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i., dopo la riforma del 1992, comprende non solo il rischio di confusione costituito dalla identità o somiglianza dei segni, accompagnato dall’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche quello consistente nella semplice associazione dei due segni, tale per cui il pubblico possa essere tratto in errore circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali o di gruppo.
Il principio della unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale.

[Nel caso di specie, l’uso non autorizzato del segno "Vittoria" integra violazione delle privative attoree, in diretta usurpazione del marchio "Vittoria" ed in diretta contraffazione pure del marchio "Vittoria immobiliare", sebbene composto, di cui la parola "Vittoria" costituisce il cuore, cioè a dire l’elemento distintivo, il nucleo ideologico-espressivo connotato di particolare attitudine individualizzante e distintiva. Il rischio di confusione permane benché alla parola "Vittoria" la convenuta abbia aggiunto la parola "costrizioni", perché alla stregua di un giudizio in via globale e sintetica, tale aggiunta, peraltro meramente descrittiva del settore di attività, non è idonea a escludere la contraffazione del marchio “forte” quale è "Vittoria immobiliare", il cui nucleo essenziale è da individuarsi nella parola "Vittoria".]

Il rischio di confusione, va valutato tenendo conto dell'impressione complessiva prodotta in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti presenti nei segni in comparazione, segni caratterizzati dalla elevata somiglianza differenziandosi solo per elementi di scarsissimo rilievo e non distintivi. La valutazione va condotta in riferimento all’impressione di insieme che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e sincronico.
Rileva inoltre nella valutazione globale di cui trattasi l'interdipendenza tra i cd fattori rilevanti ed in particolare tra segno e prodotto nel senso che, rileva oltre che la somiglianza tra i marchi, anche la somiglianza tra i prodotti cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i segni può essere compensato da un rilevante grado di somiglianza tra i prodotti, in modo da concludere per la sussistenza del pericolo confusorio.
[Nel caso in esame alla elevata somiglianza dei segni si accompagna addirittura la identità, in parte qua, della tipologia dei prodotti venduti nel negozio contraddistinto dalla insegna, con quelli tutelati , dal marchio italiano e dal marchio europeo registrazione n. 001978105.]

Possono ritenersi confondibili due marchi in cui risultano dominanti gli elementi uguali rispetto ai minoritari elementi di differenziazione, a fortiori se si considera che l'uso degli stessi avviene nel medesimo territorio e nel medesimo ambito di attività.

La confondibilità tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere “analitico”, bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori.

La contraffazione rileva in relazione agli elementi essenziali del marchio; l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, sicché devono ritenersi inidonee ad escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.

[Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi delle parti in causa fossero, quanto al loro nucleo essenziale, del tutto identici, “in particolare per l’identità dei caratteri utilizzati, del colore, del motivo e dello sfondo; il fatto che il segno di parte convenuta presenti una lettera diversa non scongiura la somiglianza dei segni a confronto, atteso che il marchio rimane sostanzialmente inalterato”].

Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d'impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]

Ai fini della valutazione della confondibilità tra marchi, per cui bisogna verificare se vi è stata appropriazione del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio anteriore, si deve inizialmente identificare se il marchio è qualificabile come “forte” o “debole”.  Nel caso in cui il segno sia privo di aderenza concettuale o semantica con i prodotti e/o servizi designati, esso potrà essere connotato come marchio “forte”.

La valutazione del rischio di confusione tra marchi deve essere effettuata in modo globale e sintetico, considerando, in primo luogo, l’interdipendenza tra gli elementi costitutivi del marchio, quali quelli denominativi, grafici, simbolici, figurativi, fonetici. In secondo luogo, la capacità distintiva del segno incide sul rischio di confusione, il quale è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del segno anteriore.

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

Chi agisce a tutela di un marchio rinomato non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio, dato che, laddove sia prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore abbia fatto del proprio segno/marchio possa derivare una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter chiedere il divieto di detto uso. L’apprezzamento del giudice di merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti , dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.