Il Codice della Proprietà Industriale assicura tutela alle “esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali” , attribuendo ad esse natura di diritto di proprietà industriale non titolato (artt. 1, 2.4, 98 e 99 c.p.i.); tale previsione non esaurisce però gli strumenti di tutela del segreto, essendo comunque sempre applicabile, in via sussidiaria, la disciplina in materia di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., ricorrendone i presupposti. Lo stesso art. 99 c.p.i. nell’individuare il diritto del legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali a vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare, in modo abusivo, le stesse, fa salva la disciplina della concorrenza sleale.

Nell'ambito del genus del segreto industriale si suole distinguere tra due species: quella del segreto tecnico e quella del segreto commerciale. Con la prima espressione si fa riferimento alle informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevettazione, che, in quanto segrete, attribuiscono a chi le detiene un vantaggio concorrenziale; mentre, per segreto commerciale si indicano tutte quelle informazioni riservate concernenti l’organizzazione commerciale dell’impresa, i suoi rapporti con i fornitori e la clientela, le modalità di fissazione dei prezzi, ecc.

L’art. 98 c.p.i. riconosce tutela alle informazioni segrete, in primo luogo, a quelle notizie caratterizzate da segretezza nel senso che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In secondo luogo, occorre che le informazioni segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. In terzo luogo, occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti

Chi invoca l'art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela.

In difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di secretazione, non costituisce informazione riservata il listino prezzi, atteso che la segretezza non può avere ad oggetto meramente i tipi di prodotti e i relativi prezzi

Non costituisce informazione riservata l’elenco clienti, che altro non sia che l’insieme dei dati identificativi degli stessi. E' opinione unanime in giurisprudenza infatti che sono informazioni riservate quelle che recano non solo i dati identificativi dei clienti, ma nel contempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l’esercizio dell’attività aziendale senza necessità di acquisire ulteriori informazioni.

Non rientra nel novero delle informazioni riservate la corrispondenza via mail relativa alle trattative commerciali degli ex dipendenti, quando ancora dipendenti della società asseritamente stornata. Tali documenti non costituiscono informazioni segrete, mancando i presupposti di cui alle lettere a), b) e c) di cui all’art. 98 c.p.i..

Ai fini della tutelabilità come informazione segreta ai sensi dell'art. 98 e ss. c.p.i. di un modello per il calcolo dei listini prezzi in relazione alla tipologia di cliente occorre provare che tale sistema fosse soggetto a sistemi di secretazione idonei ad impedire la divulgazione di tali informazioni a terzi. Strumenti attraverso cui ottenere tale risultato sono ad esempio password che limitino l’accesso ai dati, ovvero circolari interne, protocolli, ordini di servizio, o qualunque altra informativa generale rivolta a tutti i dipendenti, che connoti la segretezza delle informazioni.

Vale ad escludere la tutelabilità di codici di sicurezza come informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 e ss. c.p.i. il fatto che essi siano stati divulgati ai clienti al momento dell’installazione degli impianti. Ciò comporta, infatti, che gli stessi non fossero più, una volta divulgati, nella disponibilità esclusiva della società che ne invoca la tutela e come tale si esclude la loro natura segreta.

L'art. 8 comma 2 D.M. 37/2008 considera proprietario dell’impianto d'allarme colui che ne commissiona l’installazione e quindi che lo ha acquistato. Se ne desume che la società installatrice non è legittimata a chiedere la tutela degli stessi codici in quanto non ne è il “legittimo detentore” (presupposto indefettibile richiesto dall’art. 98, comma 1 CPI). È pertanto destituita di fondamento la deduzione in ordine al fatto che la società installatrice goda di un diritto di proprietà su tali codici, e gli interventi di manutenzione/disinstallazione effettuati da società terze non hanno determinato nessuna sottrazione illegittima dei codici di accesso per potervi intervenire.

La produzione in giudizio dell’organigramma aziendale non costituisce divulgazione di un’informazione riservata, trattandosi di un mero estratto del documento nella disponibilità degli ex dipendenti.

L'acquisizione di nuova clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, rientra nel normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale.

In tema di atti di concorrenza sleale, per il perfezionamento dell'illecito è richiesta la prova dell'utilizzo di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale e, segnatamente, per quella dell'ex dipendente, la concorrenza deve essere attuata con modalità illecite, come, ad esempio, il boicottaggio. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. In particolare, in costanza di rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. Terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, ove non abbia sottoscritto un (valido) patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la propria attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro.

Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente passato alle dipendenze di un'impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima (Nel caso di specie, nell'escludere che vi fosse prova dell'impiego di sistemi o modalità illegittime nell'approccio con la clientela altrui e, soprattutto, del concreto utilizzo da parte degli ex dipendenti e degli ex agenti di quelle notizie e di quelle informazioni aziendali riservate, anziché del rispettivo patrimonio di conoscenze ed esperienze, maturato, legittimamente, durante i rapporti negoziali inter partes, il Giudice ha valorizzato la cronologia degli eventi ed in particolare il fatto che le dimissioni degli ex dipendenti e la costituzione della società concorrente fossero successive alle disdette, nonché la circostanza  che fosse la stessa cliente asseritamente sviata a contattare la società asseritamente stornante, e questo sulla base di fiducia che si era instaurata nel corso degli anni con l'ex dipendente).

Non può essere contestato alla società asseritamente stornante di aver concluso contratti di manutenzione con ex clienti della società attrice, atteso che rientra nelle regole di concorrenza (lecita) anche l’attività del neo imprenditore, ex dipendente, che per lanciarsi sul mercato offre prodotti e servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli offerti dal concorrente.

La concorrenza parassitaria ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguarda comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Ai fini probatori debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

Gli artt. 2569 c.c. e 20 c.p.i. attribuiscono al titolare del marchio di impresa registrato la facoltà di fare uso esclusivo del marchio ed il diritto di vietare a terzi – fermo restando il diritto di chi abbia dimostrato un preuso avente portata locale di continuare in tale preuso, nell’ambito di una sorta di “duopolio” – di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

I marchi di cui costituiscono il cuore il nome comune dell'ingrediente principale usato per la preparazione dei prodotti seguito dal suffisso "osa", non può ritenersi abbiano mera valenza descrittiva degli stessi. L’uso del suffisso “osa” evocativo del concetto di “golosità” e dunque della gradevolezza al gusto dei prodotti così denominati consente infatti di attribuire ai lemmi in questione una efficacia individualizzante sufficiente a rendere i marchi di cui costituiscono il cuore meritevoli di tutela (Il nucleo essenziale dei marchi per cui è causa è costituito dalle parole PISTACCHIOSA e MANDORLOSA per prodotti di pasticceria).

Considerata l’appartenenza dei prodotti contraddistinti dai marchi per cui è causa alla medesima categoria merceologica – l’identità fonetica del cuore dei marchi utilizzati dalle due società rende irrilevanti le differenze grafiche apportate, restando ininfluente il fatto che i marchi in questione siano annoverabili tra i marchi deboli in ragione dell’aderenza concettuale agli ingredienti base dei prodotti dagli stessi contraddistinti.

Il fatto che i prodotti abbiano una destinazione differente non è sufficiente a escludere il rischio di confusione atteso che il pubblico al quale sono destinati è costituito, in buona parte, da categorie di soggetti  che si sovrappongono ove si consideri che le due attività vengono spesso svolte contestualmente dagli stessi imprenditori (nella specie, i prodotti in questione erano destinati ad utilizzi diversi e tra loro infungibili, ovvero, da un lato, ai consumatori finali e ai laboratori di pasticceria, dall'altro, ai gelatai).

Se i marchi per cui è causa sono stati utilizzati nell’ultimo quinquennio per contraddistinguere prodotti diversi ma affini a quelli per i quali è stata effettuata la registrazione, non ricorre la causa di decadenza parziale per non uso rispetto a questi ultimi, atteso che si tratta di prodotti che rientrano nella medesima categoria merceologica, sicché sussiste l’uso effettivo nel settore.

Ai fini della risoluzione per inadempimento è necessario valutare che esso non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

In un contratto di licenza d’uso di marchio, le allegazioni relative alla convenienza dell’affare sono inidonee a integrare un inadempimento rilevante, per cui non si può procedere con la risoluzione quando l’iniziativa commerciale non ha avuto successo, non essendosi realizzata l’attrazione della clientela che ci si aspettava dall’utilizzo del marchio, o a causa dell’insufficienza dei volumi di vendita, che rende l’attività commerciale non più sostenibile.

In secondo luogo, non è possibile procedere con la risoluzione allegando a giustificazione un solo episodio comprovante l’inadempimento, senza avere riguardo al complesso delle circostanze e del contesto in cui ha avuto esecuzione il contratto. Qualora dalla corrispondenza tra le parti emerga un clima di positività, in cui sono comunemente tollerati reciproci inadempimenti in vista del mantenimento dell’accordo e della conclusione di una futura collaborazione commerciale, l’inadempimento dell’attrice relativo al rimborso di una quota dell’affitto “ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”, soprattutto se tale questione è stata trattata solo marginalmente.

In tale contesto, l’esercizio improvviso del diritto di recesso e dunque la cessazione inaspettata del rapporto non risultano rispettose del canone di buona fede, che impone “a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. 20106/2009).

In materia di diritti di proprietà industriale vige la regola della presunzione di colpa ex art 2600 c.c., superabile solo con stringenti prove di segno contrario a carico del contraffattore, al fine di dimostrare la buona fede. La presunzione di colpa non può essere superata con la sola prova della circostanza di avere interrotto immediatamente le vendite delle res litigiose a seguito della diffida delle attrici.

Con riguardo alla posta riparatoria della retroversione degli utili la questione del profilo soggettivo della condotta si affievolisce. Invero, tale rimedio va inteso come autonomo strumento non risarcitorio ma riconducibile all’alveo dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. e svincolato dunque da profili soggettivi della condotta. E ciò in ossequio all’art. 45 Trips e all’art. 13, comma 2, della direttiva Enforcement.

Possono accedere alla tutela come modello quelle forme estetiche, nuove ed idonee a conferire un’impressione generale diversa rispetto al patrimonio del noto, ed attributive di quel livello di individualità tale non solo da attirare l’attenzione del pubblico, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.

In particolare, quanto ai presupposti per la sua validità, va rammentato che:

- la novità sussiste quando nessuna delle anteriorità riproduca tutte, e contemporaneamente, le stesse linee e soluzioni estetiche del design oggetto di indagine. Dunque, l’assenza di divulgazione di un modello identico anteriormente alla data della sua domanda di registrazione consente di predicarne la novità;

- il carattere individuale di cui all’art. 33 c.p.i. consiste nella capacità del disegno di suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri disegni o di altri modelli anteriori nell’utilizzatore informato. Tale figura va identificata nel consumatore che possiede una particolare conoscenza del settore merceologico di riferimento e, pertanto, è capace di cogliere differenze e dettagli che sfuggono al consumatore medio e che non sono visibili ad una rapida occhiata. Con la conseguente possibilità di ravvisare un’ impressione generale anche per modelli esteticamente molto vicini.

Il carattere individuale costituisce poi un presupposto assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).

A seguito della creazione dell’opera, e come diretta conseguenza dell’atto creativo, sorge il diritto di autore, nella sua duplice componente, di natura rispettivamente personale (diritto morale ad essere riconosciuto come autore) e patrimoniale (diritto di utilizzare economicamente l’opera, mediante le varie forme che si declinano in relazione alla natura dell’opera creativa). Il diritto morale consente all’autore, ex art. 20 L.d.A., di rivendicare la paternità dell’opera, ed opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione della stessa, anche quando ha ceduto i diritti alla utilizzazione economica. Dunque, anche la semplice “riproduzione”, intesa come ostensione dell’immagine dell’opera da parte di soggetti diversi dall’autore, non è legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell’autore.

Il diritto d’autore non tutela l’idea in sé, come risultato dell’attività intellettuale, bensì la forma espressiva di tale idea, attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di protezione allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità. Dunque, la stessa idea può essere legittimamente all’origine di opere diverse, che si distinguono per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori vi spende, e che rende quell’opera meritevole di protezione. Ciò che conta è la forma che veicola all’esterno l’idea, esprimendola e rendendola percepibile agli altri, tramite la specifica e riconoscibile impronta e l’apporto creativo dell’artista.

Il plagio si ravvisa, secondo la terminologia utilizzata dalla giurisprudenza più recente, laddove l’opera derivata sia priva, in sintesi, di un cosiddetto “scarto semantico”, idoneo a conferirle, rispetto all’altra, un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia mutuato dall’opera plagiata il c.d. nucleo individualizzante o creativo; in sostanza, è necessario che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso. L’indagine sulla esistenza o meno della contraffazione deve svolgersi raffrontando essenzialmente le forme, per verificare se vi sia una riproduzione, integrale o parziale, delle medesime forme, senza una elaborazione originale, ovvero se, pur in presenza di una ripresa di elementi compositivi preesistenti, l’opera successiva costituisca una unità espressiva autonoma, in cui tali elementi siano rielaborati ed inclusi così da perdere la loro originaria connotazione, e divenire qualcosa di diverso.

Presupposto per l’applicazione dell’art. 2598 cc (e , di conseguenza, del connesso regime probatorio più vantaggioso dato dall’applicazione della presunzione di colpevolezza di cui all’art 2600 ultimo comma) è l’esistenza di un “rapporto di concorrenzialità” fra l’autore e  la vittima dell’illecito.  Ai fini della sussistenza della condotta anticoncorrenziale è necessario che sia il soggetto attivo sia quello passivo delle condotte censurate siano imprenditori, talché la legittimazione attiva e passiva nel relativo giudizio ex art. 2598 è riconosciuta solo a chi possiede tale qualità. 

Il soggetto non imprenditore può comunque esser chiamato a rispondere dei danni conseguenti a comportamenti anticoncorrenziali a svantaggio dell’imprenditore, ma solo qualora tali condotte integrino un illecito ex art 2043, con la conseguenza che il regime di responsabilità applicabile a tali ipotesi è quello ordinario. 

La valutazione comparativa tra fatturato perso dal titolare del diritto di proprietà industriale e fatturato conseguito dal contraffattore presuppone una complessa analisi, che tenga conto di tutta una serie di fattori, quali l’espansione o la contrazione naturale del mercato, il variare del relativo perimetro, i differenti prezzi di vendita e i relativi effetti sulle quantità vendute, nonché l’esistenza sul mercato di prodotti che siano lecitamente e ragionevolmente (anche se non “perfettamente”) sostitutivi di quelli del danneggiato, cosicché solo in assenza di prodotti sostitutivi è ragionevole concludere che le vendite realizzate dal contraffattore siano l’effetto di un’illecita sottrazione di vendite in capo al proprietario del diritto, mentre, qualora nel settore fosse presente un fenomeno di concorrenza, la diminuzione delle vendite del titolare del diritto sarebbe la conseguenza congiunta sia della distrazione operata dal contraffattore, sia di una legittima attività concorrenziale svolta da terzi.

I criteri generali di determinazione del danno enunciati dall’art. 125 c.p.i. sono quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare; 2) alla retroversione degli utili del contraffattore; 3) al criterio della giusta royalty, riconosciuto quest’ultimo come criterio residuale, atto a risarcire il danno minimo, applicabile cioè quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri.

La ricostruzione ermeneutica dell’art. 125 c.p.i. prevede quindi la facoltà di una scelta, da parte del danneggiato, tra le due alternative: a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle royalties ragionevoli o della valutazione equitativa; b) indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, qualora tale quantificazione sia eccedente rispetto al danno risarcibile.

La pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale dà luogo ad una presunzione di colpa a carico del contraffattore.

Qualora sia accertata la violazione di un diritto di proprietà industriale e sia dovuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 125 c.p.i., ai fini della determinazione del lucro cessante subito dalla società attrice si deve considerare la differenza dei flussi di vendita che il titolare della privativa avrebbe avuto in assenza della contraffazione e quello che ha effettivamente avuto, intendendo il mancato guadagno quale utile netto determinato sottraendo ai ricavi netti di vendita i soli costi di produzione “incrementali” quali, ad esempio, i costi di acquisto della materia prima e dei prodotti semi-lavorati, i costi energetici di produzione, i costi dei materiali di consumo diretti, nonché i costi che eventualmente si sarebbero sostenuti al fine di incrementare la propria capacità produttiva per la produzione della quantità di beni per cui è stata accertata la contraffazione.

Il danno patrimoniale derivante da un’asserita attività di concorrenza sleale attribuita ad una società riguarda la società stessa e non i suoi azionisti, conseguentemente soltanto quest’ultima deve ritenersi legittimata a pretenderne il risarcimento.