Il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l'accoglimento del ricorso per descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quella necessaria per il diverso strumento del sequestro.

Affinché un'informazione possa dirsi segreta non è necessario che sia inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca.

Il trasferimento delle informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imperenditore concorrente può configurare atto di concorrenza sleale quando si tratti di un complesso strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, i quali superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di forgnirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze acquisite dal lavoratore.
Si ritiene sussistente il periculum in mora bel caso in cui venga accertato il rischio che la prova venga dispersa nel tempo occorrente per giungere all'accertamento della violazione del giudizio ordinario.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione

Va sottolineata la necessità di limitare la concessione della misura di descrizione, comunque invasiva, ai soli casi in cui essa costituisca extrema ratio, ossia alle sole ipotesi di effettiva sua indispensabilità ai fini dell'ottenimento di una prova altrimenti non conseguibile.

Una domanda di descrizione industriale deve senz'altro essere esaminata, prima di tutto, nella prospettiva della verosimile sussistenza di un diritto ad acquisire la prova; ma, proprio in tale ottica, è indispensabile accertare anche la verosimile sussistenza del diritto sotteso: perché lo strumento in parola è previsto dalla legge solo a tutela di diritti industriali - non, per esempio, a tutela della leale concorrenza - con la conseguenza che il diritto a procedere alla descrizione può ritenersi verosimilmente sussistente solo se, con altrettanto verosimiglianza, appaia sussistente un diritto industriale da tutelare.

I risultati della descrizione possono essere utilizzati per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di ulteriori misure (inibitoria, sequestro), ma non per l'ammissione della descrizione stessa: secondo l'unica interpretazione sintatticamente, logicamente e sistematicamente possibile dell'art. 129 c.p.i..

La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.

La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere "se" qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare "che" lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l'esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.

La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.

Ai fini della conferma della descrizione concessa inaudita altera parte, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in quanto la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva, giacché diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, posto che la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato. Inoltre, l'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive (quali il sequestro o l'inibitoria), siccome direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario. Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni. Tale pericolo può ricollegarsi alla dispersione degli elementi probatori nella disponibilità del resistente o di terzi, nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, e cioè al mutamento della situazione di fatto che costituisce l’oggetto della prova nel futuro giudizio.

Non può condividersi l’orientamento secondo cui condizione della misura di descrizione sarebbe l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione, che dovrebbe raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Costituzione, oltre che con le indicazioni eurounitarie. Infatti, i rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, inutilmente costosi o imporre alle parti “spese eccessive o superflue” (art. 92 c.p.c.), altrimenti evitabili, destinate a ricadere in prima battuta sul ricorrente e poi, in caso di soccombenza, anche in capo al resistente. Pertanto, è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non eccede poche migliaia di euro.

Ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova di cui all’art 129 c.p.i., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.

La presenza di un protratto dialogo stragiudiziale [8 mesi] tra le parti, prima dell’avvio del presente procedimento, costituisce un significativo indizio presuntivo dell’inadeguatezza degli elementi conoscitivi offerti alla ricorrente per valutare la dedotta violazione dei suoi diritti.

Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione che dovrebbe comunque raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Carta fondamentale. I rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, infatti, “inutilmente costosi” o imporre alle parti “spese eccessive o superflue”. Pertanto è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni che sono di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non ecceda poche migliaia di euro.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con un decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela.

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive quali il
sequestro o l'inibitoria.

Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente, consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione.

Nel caso di adozione del decreto di descrizione inaudita altera parte l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura presenta essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente e del risultato della descrizione, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale,
all’acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.

La valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve dunque limitarsi alla verifica della
sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.

Nei procedimenti di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software, la normativa applicabile è quella fornita dalla legge 22/04/1941 n° 633 sul diritto di autore, ed in particolare dagli artt. 161 e 162, il quale ultimo richiama, per i procedimenti di descrizione e perizia, le norme del codice di procedura civile in tema di istruzione preventiva.

Tali procedimenti sono quindi di competenza presidenziale e rientrano nelle materie affidate alla Sezione Specializzata in materia di impresa.

Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista ha natura di provvedimento in rito, perché la misura non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale.

L’art. 614 bis c.p.c. tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” quale forma di esecuzione indiretta volta a coartare la volontà del debitore nella esecuzione spontanea di prestazioni che presentano un nucleo di incoercibilità. È escluso che la norma abbia una funzione sanzionatoria ovvero risarcitoria, poiché la sua quantificazione avviene prima dell’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde da qualsiasi prova o rappresentazione di un danno, anche futuro.

È da escludere che il precetto possa conservare la propria efficacia nel caso in cui si siano verificate, successivamente alla formazione del titolo, fatti estintivi della prestazione cui la penale accede, ovvero laddove le stesse modalità di escussione dell’astreinte siano idonee a rivelare un uso distorto e abusivo del rimedio processuale da parte del beneficiario della previsione.
La penale di cui all’art. 614 bis c.p.c. è finalizzata non già a far conseguire al creditore una posizione di vantaggio qualitativamente maggiore o diversa da quella derivante dalla statuizione di condanna principale, bensì a garantire una tutela ausiliaria volta alla realizzazione del diritto, a cui la statuizione di condanna accede.

Il fondamentale principio di buona fede e correttezza impone al creditore di agire, anche in via esecutiva, per il soddisfacimento dei propri diritti senza porre a carico dell’obbligato indebiti aggravi.

La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.

La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.

Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.

Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.

L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.

Il procedimento della descrizione è finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione e della sua entità in vista del futuro giudizio di merito. Il requisito del fumus boni juris che deve essere valutato dal Giudice ai fini dell’emissione della misura cautelare, deve riguardare, in via diretta, il diritto processuale alla prova, mentre sono, in via indiretta, il diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus “è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda”. Deve ritenersi, quindi, sufficiente ai fini della concessione della misura della descrizione una sufficiente prova dell’esistenza della privativa o del diritto d’autore, oltre che la prova di elementi da cui si possa ritenere sussistente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

La descrizione è finalizzata alla acquisizione e alla conservazione della prova non solo della violazione del diritto di proprietà industriale, ma anche dell’entità e della misura della violazione in vista del futuro giudizio di merito qualora il titolare del diritto non sia riuscito a reperire detta prova altrimenti e vi sia un pericolo di dispersione della stessa. Sotto il profilo del fumus è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce e che siano offerti elementi tali da fondare il “sospetto” della violazione e da escludere l’esploratività della richiesta.

In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.