La descrizione è una misura cautelare di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i. e, pertanto, per la sua concessione è necessario: a) sul piano del fumus boni juris che sia raggiunta una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e che siano forniti elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito; b) sul piano del periculum in mora che vi sia un pericolo di distruzione, soppressione o dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze.

Il titolare di un diritto di privativa può ottenere, anche in via d’urgenza, che sia inibito a terzi ex art. 131 c.p.i. il compimento, la reiterazione o la prosecuzione di atti di violazione della propria privativa.

Il grado di fumus boni juris necessario per ottenere la tutela inibitoria è più pregnante rispetto a quello sufficiente per ottenere la descrizione, poiché le misure inibitorie non hanno carattere meramente istruttorio, ma sono volte ad ottenere una cessazione della commissione della violazione della privativa o delle sue conseguenze, cosicché per l’accoglimento dell’istanza non è sufficiente la sussistenza di una mera possibilità di commissione dell’illecito – come nella descrizione – ma è necessaria la dimostrazione di una ragionevole e concreta probabilità di accoglimento della futura azione di merito con la quale verrà denunciata la violazione della privativa; diverso è anche il grado di periculum in mora richiesto per la concessione delle misure cautelari in esame, giacché mentre per la descrizione andrà apprezzato il pericolo di dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze, per l’inibitoria andrà valutato il pericolo di prosecuzione/aggravamento/reiterazione dell’illecito.

Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di violazione di diritti di privativa e di concorrenza sleale, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare della privativa rischierebbe di perdere delle quote di mercato e il danno che ne deriva è un pregiudizio che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.

La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti dell’illecito e viene concessa per un tempo che, da un lato, consente all’imprenditore che l’abbia subito di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi; e, dall’altro, ristabilisce l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta illecita, evitando che colui che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato

La misura della descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o utili ai fini dell’accertamento dei diritti che parte ricorrente intende far valere in sede di merito.

Nel procedimento per descrizione, per giurisprudenza consolidata, il periculum in mora consiste nel rischio di modificazione o alterazione o dispersione del materiale raccolto con la descrizione, rischio particolarmente concreto quando, come nel caso di specie, la descrizione ha ad oggetto materiale informatico che può essere cancellato.

Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione

Il bilanciamento degli opposti interessi alla segretazione per esigenze di tutela delle informazioni riservate, da un lato, e al diritto all'accesso agli atti e ai documenti ai fini di giustizia, dall'altro, va di regola risolto in favore del secondo, dovendosi privilegiare il diritto di difesa, che comporta la necessità di esaminare gli esiti della descrizione, ivi compresi i documenti acquisiti ai fini dell'instaurazione del giudizio di merito.

In caso di contrapposte istanze di secretazione e di accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede di descrizione, si devono ritenere applicabili le ordinarie regole processuali di accesso agli atti del fascicolo di causa, tenuto conto della necessità della parte ricorrente di esaminare e valutare gli esiti della descrizione ai fini dell'instaurazione della causa di merito, fermo l'obbligo in capo ai difensori ed ai consulenti tecnici d'ufficio di segretezza relativo ai fatti conosciuti nel corso delle loro attività professionali.

Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A.

Poiché l’art. 162 L.d.A. richiama le norme del c.p.c. in tema di istruzione preventiva, il procedimento per descrizione è quindi di competenza presidenziale (art. 696 c.p.c.) e, ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.lgs. n.168/2003, rientra nelle materie affidate alla Sezione specializzata in materia di impresa.

Il fumus boni iuris per la concessione di descrizione inaudita altera parte sui sistemi informatici aziendali può basarsi sulla deduzione del ricorrente circa l’uso di copie non autorizzate del software (per l’assenza di licenze del software in capo alle resistenti), accompagnata dalle informazioni sui siti internet delle resistenti circa l’uso del software nella propria attività imprenditoriale.

La misura della descrizione può essere concessa inaudita altera parte e può essere eseguita anche in assenza della parte che la subisce e il riferimento nei provvedimenti alla possibilità del resistente di presenziare alle operazioni di descrizione deve essere intesa nel senso che la presenza alle operazioni peritali è consentita ed assicurata solo se la parte che la subisce è presente in loco, potendo, al più, l’ufficiale giudiziario attendere per un lasso di tempo ragionevolmente breve l’arrivo di un tecnico di fiducia.

La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. In altri termini, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito.

Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può essere proposto, quando nelle more del giudizio ordinario il diritto controverso sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Secondo la giurisprudenza, il requisito del pericolo è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, lasso di tempo che lascia presumere, se non la tolleranza verso l’illecito, certo la tollerabilità delle sue conseguenze, che evidentemente non vengono considerate bisognose di immediata riparazione.

Un lasso di tempo tra i sette ai dodici mesi è così ampio, da far presumere che il pregiudizio in ipotesi a essi conseguente non abbia il carattere dell’irreparabilità.

Il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l'accoglimento del ricorso per descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quella necessaria per il diverso strumento del sequestro.

Affinché un'informazione possa dirsi segreta non è necessario che sia inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca.

Il trasferimento delle informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imperenditore concorrente può configurare atto di concorrenza sleale quando si tratti di un complesso strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, i quali superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di forgnirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze acquisite dal lavoratore.
Si ritiene sussistente il periculum in mora bel caso in cui venga accertato il rischio che la prova venga dispersa nel tempo occorrente per giungere all'accertamento della violazione del giudizio ordinario.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione

Va sottolineata la necessità di limitare la concessione della misura di descrizione, comunque invasiva, ai soli casi in cui essa costituisca extrema ratio, ossia alle sole ipotesi di effettiva sua indispensabilità ai fini dell'ottenimento di una prova altrimenti non conseguibile.

Una domanda di descrizione industriale deve senz'altro essere esaminata, prima di tutto, nella prospettiva della verosimile sussistenza di un diritto ad acquisire la prova; ma, proprio in tale ottica, è indispensabile accertare anche la verosimile sussistenza del diritto sotteso: perché lo strumento in parola è previsto dalla legge solo a tutela di diritti industriali - non, per esempio, a tutela della leale concorrenza - con la conseguenza che il diritto a procedere alla descrizione può ritenersi verosimilmente sussistente solo se, con altrettanto verosimiglianza, appaia sussistente un diritto industriale da tutelare.

I risultati della descrizione possono essere utilizzati per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di ulteriori misure (inibitoria, sequestro), ma non per l'ammissione della descrizione stessa: secondo l'unica interpretazione sintatticamente, logicamente e sistematicamente possibile dell'art. 129 c.p.i..

La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.

La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere "se" qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare "che" lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l'esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.

La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.

Ai fini della conferma della descrizione concessa inaudita altera parte, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in quanto la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva, giacché diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, posto che la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato. Inoltre, l'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive (quali il sequestro o l'inibitoria), siccome direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario. Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni. Tale pericolo può ricollegarsi alla dispersione degli elementi probatori nella disponibilità del resistente o di terzi, nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, e cioè al mutamento della situazione di fatto che costituisce l’oggetto della prova nel futuro giudizio.

Non può condividersi l’orientamento secondo cui condizione della misura di descrizione sarebbe l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione, che dovrebbe raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Costituzione, oltre che con le indicazioni eurounitarie. Infatti, i rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, inutilmente costosi o imporre alle parti “spese eccessive o superflue” (art. 92 c.p.c.), altrimenti evitabili, destinate a ricadere in prima battuta sul ricorrente e poi, in caso di soccombenza, anche in capo al resistente. Pertanto, è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non eccede poche migliaia di euro.

Ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova di cui all’art 129 c.p.i., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.

La presenza di un protratto dialogo stragiudiziale [8 mesi] tra le parti, prima dell’avvio del presente procedimento, costituisce un significativo indizio presuntivo dell’inadeguatezza degli elementi conoscitivi offerti alla ricorrente per valutare la dedotta violazione dei suoi diritti.

Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione che dovrebbe comunque raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Carta fondamentale. I rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, infatti, “inutilmente costosi” o imporre alle parti “spese eccessive o superflue”. Pertanto è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni che sono di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non ecceda poche migliaia di euro.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con un decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela.

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive quali il
sequestro o l'inibitoria.

Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente, consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione.

Nel caso di adozione del decreto di descrizione inaudita altera parte l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura presenta essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente e del risultato della descrizione, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale,
all’acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.

La valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve dunque limitarsi alla verifica della
sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.