La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.

La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.

Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.

Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.

L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.

Il procedimento della descrizione è finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione e della sua entità in vista del futuro giudizio di merito. Il requisito del fumus boni juris che deve essere valutato dal Giudice ai fini dell’emissione della misura cautelare, deve riguardare, in via diretta, il diritto processuale alla prova, mentre sono, in via indiretta, il diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus “è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda”. Deve ritenersi, quindi, sufficiente ai fini della concessione della misura della descrizione una sufficiente prova dell’esistenza della privativa o del diritto d’autore, oltre che la prova di elementi da cui si possa ritenere sussistente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

La descrizione è finalizzata alla acquisizione e alla conservazione della prova non solo della violazione del diritto di proprietà industriale, ma anche dell’entità e della misura della violazione in vista del futuro giudizio di merito qualora il titolare del diritto non sia riuscito a reperire detta prova altrimenti e vi sia un pericolo di dispersione della stessa. Sotto il profilo del fumus è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce e che siano offerti elementi tali da fondare il “sospetto” della violazione e da escludere l’esploratività della richiesta.

In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.

La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso.

Le contestazioni relative alla validità dei titoli di privativa e alle rivendicazioni azionate o alla diversità del prodotto esulano dal thema decidendum tipico del procedimento di descrizione e costituiscono delle deduzioni proponibili nell’eventuale giudizio di merito, al fine di resistere all’accertamento degli illeciti denunciati dalla ricorrente, nonché oggetto del processo a cognizione piena.

Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.

La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. In tale situazione, viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Chi invochi tutela per un marchio di cui si assume titolare, benché non abbia provveduto alla relativa registrazione, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè il suo uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale di tale uso e la notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova, questo non può valutarsi in termini avulsi dal diritto che si intende provare, ossia da una valutazione di verosimiglianza nel merito della pretesa avanzata.

Non può essere sufficiente preannunciare un’azione di tutela industriale per ottenere la misura, particolarmente invasiva nella sfera privata della controparte, dovendosi valutare se quella azione si presenti come fondata su seri elementi; diversamente opinando, si arriverebbe a consentire anche un paradossale rovesciamento del rapporto tra prova e azione di merito: anziché essere quella strumentale a questa, la mera prospettazione di un diritto industriale potrebbe essere sufficiente ad acquisire informazioni presso la concorrente, benché la domanda di merito si presenti molto probabilmente infondata, ancorché non palesemente abusiva.

La conferma in contraddittorio della descrizione non può dipendere dalla considerazione dei relativi risultati, ma soltanto dall’accertata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come emergenti dalle argomentazioni e dalle produzioni delle parti negli atti introduttivo e di costituzione.

Il deposito di un ricorso cautelare dopo tre mesi dall’invio dell’ultima lettera di contestazione non costituisce un colpevole ritardo nella reazione agli illeciti contestati, ritardo qualificabile in termini di tolleranza o di inerzia, essendo trascorso un lasso di tempo ragionevole per la preparazione e l’introduzione di un procedimento cautelare.

L'inibitoria e la penale sono misure sufficienti ad arginare il rischio di reiterazione delle condotte censurate e determinano il rigetto delle richieste di distruzione dei materiali illeciti, di ritiro dal commercio dei prodotti già in circolazione e di pubblicazione del provvedimento su quotidiani e periodici, richieste che dovranno essere valutate nell’ambito del giudizio di merito.

Non si configura un periculum concreto e attuale laddove non sia stato neppure paventato un rischio di occultamento o di irrimediabile dispersione della prova; per l’effetto non potrà essere accolta l’istanza di esibizione delle scritture contabili e commerciali e di acquisizione di informazioni utili a definire con maggiore precisione i confini dell’illecito.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l'istruttoria, cioè l'acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto. Sotto tale aspetto, il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. Qui viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

La misura cautelare della descrizione ex art. 129 c.p.i., ove proposta in corso di causa, non costituisce una nuova, diversa, autonoma fase processuale rispetto al giudizio di merito, avendo piuttosto natura endo-causale. La c.d. “sostituzione procuratoria” ex art. 170 c.p.c., in forza del quale i difensori eletti sono delegati a rappresentare i propri assistiti in ogni fase e grado del giudizio, si estende anche ai procedimenti endo-causali: pertanto, pur non intendendo che la parte già costituita nel giudizio di merito lo sia automaticamente nel giudizio cautelare, la sostituzione procuratoria implica che laddove una parte sia costituita nel merito, anche per la fase cautelare in corso di causa la notifica vada effettuata al difensore ai sensi dell’art. 170 c.p.c.. Ne deriva che la notificazione dell’atto di riassunzione fatta alla parte personalmente anziché al procuratore costituito è nulla.

La nullità della notificazione degli atti, per carenza degli elementi essenziali (1) dell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, e (2) dell’esito positivo della consegna, è sanabile retroattivamente (i) per effetto del raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, o (ii) per rinnovazione della notificazione, eseguita spontaneamente dalla parte stessa o disposta d’ufficio ex art. 291 c.p.c. dal giudice. Laddove, rispetto al termine perentorio per la notificazione ex art. 669-sexies c.p.c., la notifica sia stata eseguita tempestivamente alla parte personalmente e tardivamente al difensore per spontanea iniziativa della parte onerata, la sanatoria della nullità della notifica tardiva retroagisce al momento del compimento della prima notifica, rendendola tempestiva. Se la notificazione dell’atto risulta tardiva rispetto al termine perentorio, occorre distinguere: se l’errore originario è imputabile al notificante, non si possono far retroagire ex tunc gli effetti della rinnovazione della notifica fino al momento della prima notificazione; se non è imputabile, la ripresa del procedimento notificatorio – che la parte deve provare di aver avviato nell’immediatezza dell’appresa notizia circa l’esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice – ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento.

La descrizione è una misura cautelare con funzione esclusivamente istruttoria. Ai sensi dell’art. 121, 5° comma, c.p.i., viene accordata un espressa deroga alla disciplina generale delle preclusioni istruttorie in materia di produzioni documentali, consentendo al CTU nel corso delle operazioni, di acquisire nuovi documenti ancorchè non prodotti in causa sino a quel momento. In questo senso, in corso delle operazioni peritali parte attrice può produrre documenti nuovi anche proponendo un nuovo ricorso per descrizione ai sensi dell’art. 130 c.p.i., sussistendone i presupposti, senza dover ricorrere all’istituto della remissione in termini. A tal fine: il fumus richiesto per la concessione della descrizione è affievolito rispetto a quello di altre misure cautelari, come il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda; quanto al periculum in mora, esso è soggetto ad una duplice valutazione, l’una relativa all’attualità della violazione contestata quale pregiudizio grave ed irreparabile conseguente agli illeciti denunciati, l’altra è relativa al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l’iniziativa non fosse attuata con urgenza.