Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.

La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.

Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia. L’eventuale nullità, discendente dall’intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d’Italia, è limitata alle sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e non estesa all’intero contratto.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. In tale situazione, viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Chi invochi tutela per un marchio di cui si assume titolare, benché non abbia provveduto alla relativa registrazione, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè il suo uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale di tale uso e la notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La giurisdizione non appartiene al giudice italiano laddove si siano verificate in Italia soltanto le conseguenze patrimoniali della condotta dannosa, posta in essere interamente fuori dal territorio italiano. Per identificare il luogo in cui si è realizzato l’evento dannoso, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012, si deve avere riguardo al luogo in cui si è prodotto il danno iniziale, cioè la lesione del diritto della vittima; eventuali risvolti di natura patrimoniale non assumono alcun rilievo, posto che il locus commissi delicti non può dilatarsi fino a ricomprendere qualunque luogo in cui le conseguenze del danno si siano manifestate.

Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova, questo non può valutarsi in termini avulsi dal diritto che si intende provare, ossia da una valutazione di verosimiglianza nel merito della pretesa avanzata.

Non può essere sufficiente preannunciare un’azione di tutela industriale per ottenere la misura, particolarmente invasiva nella sfera privata della controparte, dovendosi valutare se quella azione si presenti come fondata su seri elementi; diversamente opinando, si arriverebbe a consentire anche un paradossale rovesciamento del rapporto tra prova e azione di merito: anziché essere quella strumentale a questa, la mera prospettazione di un diritto industriale potrebbe essere sufficiente ad acquisire informazioni presso la concorrente, benché la domanda di merito si presenti molto probabilmente infondata, ancorché non palesemente abusiva.

La conferma in contraddittorio della descrizione non può dipendere dalla considerazione dei relativi risultati, ma soltanto dall’accertata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come emergenti dalle argomentazioni e dalle produzioni delle parti negli atti introduttivo e di costituzione.

Il deposito di un ricorso cautelare dopo tre mesi dall’invio dell’ultima lettera di contestazione non costituisce un colpevole ritardo nella reazione agli illeciti contestati, ritardo qualificabile in termini di tolleranza o di inerzia, essendo trascorso un lasso di tempo ragionevole per la preparazione e l’introduzione di un procedimento cautelare.

L'inibitoria e la penale sono misure sufficienti ad arginare il rischio di reiterazione delle condotte censurate e determinano il rigetto delle richieste di distruzione dei materiali illeciti, di ritiro dal commercio dei prodotti già in circolazione e di pubblicazione del provvedimento su quotidiani e periodici, richieste che dovranno essere valutate nell’ambito del giudizio di merito.

Non si configura un periculum concreto e attuale laddove non sia stato neppure paventato un rischio di occultamento o di irrimediabile dispersione della prova; per l’effetto non potrà essere accolta l’istanza di esibizione delle scritture contabili e commerciali e di acquisizione di informazioni utili a definire con maggiore precisione i confini dell’illecito.

Se il quadro delle contestazioni svolte in un atto di citazione, poi riprodotto in un ricorso cautelare in corso di causa, risulta già consolidato e definito alla data della citazione, in assenza di ulteriori vicende o specifiche condotte, il ricorso deve essere respinto per difetto del pregiudizio grave e irreparabile, non potendosi ravvisare un’apprezzabile intensificazione del rischio di maturazione di un pregiudizio a carico della ricorrente a fronte di una situazione da tempo stabilizzatasi e ormai definita nei suoi tratti essenziali.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l'istruttoria, cioè l'acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto. Sotto tale aspetto, il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. Qui viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

La misura cautelare della descrizione ex art. 129 c.p.i., ove proposta in corso di causa, non costituisce una nuova, diversa, autonoma fase processuale rispetto al giudizio di merito, avendo piuttosto natura endo-causale. La c.d. “sostituzione procuratoria” ex art. 170 c.p.c., in forza del quale i difensori eletti sono delegati a rappresentare i propri assistiti in ogni fase e grado del giudizio, si estende anche ai procedimenti endo-causali: pertanto, pur non intendendo che la parte già costituita nel giudizio di merito lo sia automaticamente nel giudizio cautelare, la sostituzione procuratoria implica che laddove una parte sia costituita nel merito, anche per la fase cautelare in corso di causa la notifica vada effettuata al difensore ai sensi dell’art. 170 c.p.c.. Ne deriva che la notificazione dell’atto di riassunzione fatta alla parte personalmente anziché al procuratore costituito è nulla.

La nullità della notificazione degli atti, per carenza degli elementi essenziali (1) dell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, e (2) dell’esito positivo della consegna, è sanabile retroattivamente (i) per effetto del raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, o (ii) per rinnovazione della notificazione, eseguita spontaneamente dalla parte stessa o disposta d’ufficio ex art. 291 c.p.c. dal giudice. Laddove, rispetto al termine perentorio per la notificazione ex art. 669-sexies c.p.c., la notifica sia stata eseguita tempestivamente alla parte personalmente e tardivamente al difensore per spontanea iniziativa della parte onerata, la sanatoria della nullità della notifica tardiva retroagisce al momento del compimento della prima notifica, rendendola tempestiva. Se la notificazione dell’atto risulta tardiva rispetto al termine perentorio, occorre distinguere: se l’errore originario è imputabile al notificante, non si possono far retroagire ex tunc gli effetti della rinnovazione della notifica fino al momento della prima notificazione; se non è imputabile, la ripresa del procedimento notificatorio – che la parte deve provare di aver avviato nell’immediatezza dell’appresa notizia circa l’esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice – ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento.

La descrizione è una misura cautelare con funzione esclusivamente istruttoria. Ai sensi dell’art. 121, 5° comma, c.p.i., viene accordata un espressa deroga alla disciplina generale delle preclusioni istruttorie in materia di produzioni documentali, consentendo al CTU nel corso delle operazioni, di acquisire nuovi documenti ancorchè non prodotti in causa sino a quel momento. In questo senso, in corso delle operazioni peritali parte attrice può produrre documenti nuovi anche proponendo un nuovo ricorso per descrizione ai sensi dell’art. 130 c.p.i., sussistendone i presupposti, senza dover ricorrere all’istituto della remissione in termini. A tal fine: il fumus richiesto per la concessione della descrizione è affievolito rispetto a quello di altre misure cautelari, come il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda; quanto al periculum in mora, esso è soggetto ad una duplice valutazione, l’una relativa all’attualità della violazione contestata quale pregiudizio grave ed irreparabile conseguente agli illeciti denunciati, l’altra è relativa al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l’iniziativa non fosse attuata con urgenza.

Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora vengono valutati in base a criteri diversi rispetto agli ordinari criteri di giudizio applicati in ambito cautelare, in considerazione del particolare diritto che si intende cautelare, cioè il diritto processuale alla prova.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto di privativa ed è sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile.

Nel caso di adozione del provvedimento inaudita altera parte, l’udienza successiva ha lo scopo di valutare, non solo la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente, ma anche il risultato della descrizione stessa, senza entrare nella valutazione della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale, dato il suo carattere funzionale.

L’esame degli esiti della misura e la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte, ha carattere formale e deve verificare la rilevanza e la formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti a costituire la base per assolvere all’onere di provare la violazione di un diritto di proprietà industriale e non estendersi all’indagine del loro contenuto, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettiva sussistenza di una violazione.

Nel caso della descrizione, al fine di dimostrare il fumus boni non è possibile limitarsi ad un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma è necessario fornire elementi concreti di potenziale riscontro della lesione stessa e, soprattutto, del pericolo di dispersione della prova.

Quanto al periculum, è sufficiente rilevare, che nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito potrebbe intervenire un mutamento irreversibile della situazione di fatto, dovuto alla possibile dispersione, manipolazione o alterazione del materiale raccolto, tale da compromettere l’esigenza di conservazione degli elementi di prova delle violazioni denunciate dalla ricorrente.

La sparizione della merce dalla sede operativa della società resistente, ove in precedenza era stata eseguita una descrizione di tali oggetti asseritamente in contraffazione, corrobora ed accresce il periculum in mora per la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo, richiesto dalla ricorrente in conseguenza del rischio di svuotamento patrimoniale della resistente.