La perizia di parte stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.

In assenza di un accertamento tecnico preventivo attuabile attraverso gli strumenti tipici contemplati dal codice di rito e dal codice della proprietà industriale, le indagini effettuate dalla parte devono essere svolte nel rispetto di quelle precise sequenze procedimentali, documentate, che per prassi caratterizzano anche i campionamenti effettuati da privati (prelievo del campione documentato, custodia in contenitore sigillato e tracciamento sino alla consegna in laboratorio).

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere attendibilità alla perizia di parte dell'attrice Sun World International volta a dimostrare l'identità genetica tra l'uva venduta dalla convenuta Conad e quella coperta dal brevetto dell'attrice a causa del difetto di condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]

In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.

L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, dev’essere interpretato restrittivamente, nel senso che tale norma non può comportare un’attrazione, in favore delle sezioni specializzate in materia d’impresa, di tutte le domande che siano connesse a qualsiasi titolo con quelle indicate nei primi due commi del suddetto art. 3. Il rapporto di connessione tra procedimenti è un criterio speciale ed inderogabile di attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate e sebbene sia considerato dal legislatore alla stregua di un criterio cogente di attribuzione di competenza esclusiva in favore delle suddette sezioni, opera come tale nei soli casi in cui la connessione tra le cause sia così stretta da rendere indefettibile il simultaneus processus, ossia quando sussista una connessione cd. “qualificata” tra le cause, ravvisabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica.

Nel caso in cui la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia proposta innanzi al giudice dell’opposizione congiuntamente ad un’opposizione agli atti esecutivi e ad un’opposizione all’esecuzione entrambe fondate su altra causa petendi, qualora dette cause vengano rimesse innanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa con ordinanza d’incompetenza emessa dal giudice dell’opposizione, va sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., atteso che la cd. vis attractiva della competenza del tribunale delle imprese non opera quando una delle cause rientri nell’alveo della competenza cd. “funzionale” di altro giudice.

Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell'eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 28 c.p.c.

Al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, in relazione a fatti illeciti diffusi territorialmente attraverso la rete, la condotta rilevante deve individuarsi nel luogo ove è avvenuta l’immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione ha determinato il danno.

La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso.

Le contestazioni relative alla validità dei titoli di privativa e alle rivendicazioni azionate o alla diversità del prodotto esulano dal thema decidendum tipico del procedimento di descrizione e costituiscono delle deduzioni proponibili nell’eventuale giudizio di merito, al fine di resistere all’accertamento degli illeciti denunciati dalla ricorrente, nonché oggetto del processo a cognizione piena.

Sebbene l'art. 120 c.p.i. non richiami espressamente l'art. 33 c.p.c., le condizioni del cumulo soggettivo in materia di proprietà industriale devono comunque definirsi in via interpretativa secondo criteri analoghi a quelli contemplati dalla disposizione del codice di procedura civile, che sono di stretta interpretazione in quanto posti a presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge.

L'art. 33 c.p.c. si riferisce esclusivamente al foro generale della persona (fisica o giuridica) convenuta e, pertanto, non autorizza il simultaneo processo davanti ad un giudice che sarebbe territorialmente competente su una delle domande in base al diverso criterio del foro dell'attore, previsto dal secondo comma dell'art. 18 c.p.c. nel caso di convenuto privo di residenza, domicilio o dimora nello stato, ovvero in base ai criteri facoltativi posti dall'art. 20 c.p.c. per le controversie relative ai diritti di obbligazione.

Quando l'illecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ragioni di certezza e prevedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui "i fatti sono stati commessi" (a mente dell'art. 120, comma 6, c.p.i.) in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita.

Nel caso in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un'esigenza di consumo, la provocazione è da considerarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l'offerta è stata rivolta all'agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibili gli spostamenti della competenza territoriale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strumentali e maliziosi dell'attore.

Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.

La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.

Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia. L’eventuale nullità, discendente dall’intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d’Italia, è limitata alle sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e non estesa all’intero contratto.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. In tale situazione, viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Chi invochi tutela per un marchio di cui si assume titolare, benché non abbia provveduto alla relativa registrazione, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè il suo uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale di tale uso e la notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La giurisdizione non appartiene al giudice italiano laddove si siano verificate in Italia soltanto le conseguenze patrimoniali della condotta dannosa, posta in essere interamente fuori dal territorio italiano. Per identificare il luogo in cui si è realizzato l’evento dannoso, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012, si deve avere riguardo al luogo in cui si è prodotto il danno iniziale, cioè la lesione del diritto della vittima; eventuali risvolti di natura patrimoniale non assumono alcun rilievo, posto che il locus commissi delicti non può dilatarsi fino a ricomprendere qualunque luogo in cui le conseguenze del danno si siano manifestate.

Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova, questo non può valutarsi in termini avulsi dal diritto che si intende provare, ossia da una valutazione di verosimiglianza nel merito della pretesa avanzata.

Non può essere sufficiente preannunciare un’azione di tutela industriale per ottenere la misura, particolarmente invasiva nella sfera privata della controparte, dovendosi valutare se quella azione si presenti come fondata su seri elementi; diversamente opinando, si arriverebbe a consentire anche un paradossale rovesciamento del rapporto tra prova e azione di merito: anziché essere quella strumentale a questa, la mera prospettazione di un diritto industriale potrebbe essere sufficiente ad acquisire informazioni presso la concorrente, benché la domanda di merito si presenti molto probabilmente infondata, ancorché non palesemente abusiva.

La conferma in contraddittorio della descrizione non può dipendere dalla considerazione dei relativi risultati, ma soltanto dall’accertata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come emergenti dalle argomentazioni e dalle produzioni delle parti negli atti introduttivo e di costituzione.