Il requisito del periculum in mora, in un’ipotesi di cautelare in corso di causa, deve essere caratterizzato da un’effettiva ingravescenza ogni qualvolta il quadro delle contestazioni svolte in un atto di citazione, poi riprodotto in un ricorso cautelare in corso di causa, risulti già consolidato e definito alla data della citazione. Si ritiene, infatti, che qualora la fattispecie non risulti incisa in modo significativo dalle ulteriori vicende e la stessa prospettazione del ricorso non dia conto di specifiche condotte o altre circostanze intervenute nelle more del giudizio tali da denotare un aggravarsi del pregiudizio irreparabile, il ricorso debba essere respinto per mancanza del periculum in mora, non potendosi ravvisare un'apprezzabile intensificazione del rischio di maturazione di un pregiudizio a carico della ricorrente, a fronte di una situazione che sotto tale aspetto appare essere rimasta tendenzialmente inalterata e stabile, quantomeno nei suoi tratti essenziali.

Non è condivisibile che nelle controversie in materia di proprietà intellettuale il periculum è in re ipsa, dovendosi ritenere che esso rappresenta sempre un requisito necessario, oggetto di specifico accertamento, ai fini della emanazione di un provvedimento cautelare, tanto più in un’ipotesi, come quella di specie, in cui esso sia richiesto in corso di causa.

Con riferimento alla domanda di risarcimento danni patiti per inadempimento di un accordo preliminare – o di responsabilità precontrattuale per rottura di trattative tese a stipulare un successivo contratto – per la cessione di licenze di brevetti e marchi, l’individuazione del tribunale competente deve essere compiuta avendo riguardo: (i) del fatto che, siccome non afferente a questione di mera competenza territoriale derogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., ma riguardante profili di incompetenza inderogabile quale quella di materia, l’eventuale indicazione convenzionale compiuta dalle parti – ancorché su eccezione di parte convenuta aderita successivamente da parte attrice – non vincola il giudice adito ed è inidonea a determinare il venir meno della sua potestas decidendi ai sensi dell’art. 38 c.p.c.; (ii) che essendo la competenza determinata in base al petitum sostanziale – identificabile in funzione soprattutto della causa petendi –, affinché sia incardinabile nella materia della “proprietà industriale” – pertanto attribuita alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa – il thema decidenum può concernere non soltanto le controversie aventi per oggetto l’accertamento della titolarità di un diritto di proprietà industriale o della sua violazione, ma altresì le ordinarie pretese economiche che traggano titolo dall’asserita sussistenza di un diritto di proprietà industriale, quali le contestazioni afferenti alla spettanza di diritti di royalties. Ne deriva che ove l’oggetto della doglianza attorea riguardi la domanda di pagamento di meri corrispettivi contrattuali – oggetto di pattuizioni con un’impresa terza rispetto alla titolare dei diritti di proprietà industriale – , pur in tema di licenza d’uso di marchio o brevetto, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio o del brevetto, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, la controversia esula dalla competenza funzionale delle Sezione specializzata in materia di impresa.

Va sottolineata la necessità di limitare la concessione della misura di descrizione, comunque invasiva, ai soli casi in cui essa costituisca extrema ratio, ossia alle sole ipotesi di effettiva sua indispensabilità ai fini dell'ottenimento di una prova altrimenti non conseguibile.

Una domanda di descrizione industriale deve senz'altro essere esaminata, prima di tutto, nella prospettiva della verosimile sussistenza di un diritto ad acquisire la prova; ma, proprio in tale ottica, è indispensabile accertare anche la verosimile sussistenza del diritto sotteso: perché lo strumento in parola è previsto dalla legge solo a tutela di diritti industriali - non, per esempio, a tutela della leale concorrenza - con la conseguenza che il diritto a procedere alla descrizione può ritenersi verosimilmente sussistente solo se, con altrettanto verosimiglianza, appaia sussistente un diritto industriale da tutelare.

I risultati della descrizione possono essere utilizzati per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di ulteriori misure (inibitoria, sequestro), ma non per l'ammissione della descrizione stessa: secondo l'unica interpretazione sintatticamente, logicamente e sistematicamente possibile dell'art. 129 c.p.i..

Il rimedio di cui all’art. 669 decies cpc si propone di rimuovere il provvedimento non per una nuova valutazione, sotto diverso profilo, dei fatti posti a fondamento del ricorso, né per l'accertata mancanza delle condizioni necessarie alla sua concessione (ipotesi nella quale troverebbe spazio il reclamo ex art. 669 terdecies), bensì nella sola ipotesi in cui si verifichino circostanze nuove, da interpretarsi come mutamenti delle circostanze di fatto afferenti ai presupposti della concessa cautela, con esclusione, quindi, dei mutamenti delle allegazioni o delle nuove risultanze istruttorie che indeboliscano o dissolvano il fumus boni iuris.

La ctu è un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudizio nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti e non un mutamento delle circostanze rilevante ai fini della revoca dell’inibitoria ai sensi dell’art. 669 decies cpc.

L’assenza di allegazioni a sostegno del periculum in mora porta al rigetto dell’istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare.

La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.

La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere "se" qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare "che" lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l'esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.

La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l'autore dell'illecito convenuto in giudizio è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c.

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese nel quale è avvenuto il fatto, identificato nel danno lamentato da chi propone la domanda.

Per sostenere la tutelabilità dei segreti commerciali, ex art. 98 c.p.i., occorre fornire adeguata prova dell'esistenza di conoscenze tecniche riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente.

Affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (cd. animus nocendi). Nell'accertamento in concreto dell'animus nocendi occorre avere riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore, all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori, nonché (in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto a prodotti simili e di identificarlo come riconducibile a una determinata impresa. Per tale motivo le forme che, benché dotate di capacità distintiva, abbiano prevalentemente carattere tecnico-funzionale non possono essere tutelate sulla base dell'art. 2598, n. 1 c.c.

Non sussiste pericolo nel ritardo, quando non sono segnalati cali di fatturato e non vi è una interferenza significativa nelle attività del concorrente, specie se  il pericolo nemmeno sia stato allegato in modo preciso.

La tendenza di anticipare una decisione di merito col ricorso ai procedimenti cautelari (particolarmente diffusa nella materia di autore ed industrialistica, in ragione del vorticoso mutare delle tecnologie e delle esigenze di celerità di questo settore dell’economia), pur dovendosi comprendere, non può spingersi fino al punto di ammettere l'uso del mezzo cautelare per “aver ragione” in tempi più rapidi del merito; occorre pur sempre una situazione di pericolo nel ritardo, pur con una applicazione non raggelante del requisito stesso.

La mancanza anche di uno dei requisiti della cautela (periculum in mora; fumus boni iuris) è già sufficiente per il rigetto della istanza; è infatti noto che occorre la presenza di entrambi i requisiti; mancando uno dei quali, la istanza cautelare va rigettata.

La competenza per territorio si determina sulla base della sola domanda, così come posta, e prescindendo da qualunque valutazione del suo fondamento, salvo che essa non denunci prima facie un carattere strumentale.

Il comma 6 dell’art. 120 c.p.i., nell’indicare come foro alternativo il giudice del luogo del fatto, ha inteso privilegiare l’intervento del giudice più vicino ai fatti contestati, per assicurare alle parti il più pieno e corretto esercizio del diritto di difesa.

Il forum commissi delicti viene individuato ai sensi dell’art. 120 c.p.i., alternativamente, sia nel luogo ove è stata realizzata la singola condotta di volta in volta censurata (ed in specie: fabbricazione, vendita, utilizzo, offerta in vendita), che nel luogo di verificazione del danno. Tuttavia, l’individuazione del giudice competente secondo il criterio del luogo di realizzazione dell’illecito richiede che la frazione della condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito (ovvero anche il danno lamentato) sia riferibile necessariamente al soggetto chiamato in giudizio (eventualmente anche unitamente agli altri).
Pertanto, non può legittimamente farsi riferimento al forum commisi delicti quando la consumazione dell’illecito è appositamente provocata ai fini del radicamento della controversia e prescinde da ulteriori e concreti indici che consentono di ravvisare un effettivo collegamento dell’illecito con l’ambito territoriale del tribunale adito; ciò che risulta particolarmente evidente quando il danneggiato omette di citare in giudizio il soggetto cui sia direttamente riferibile il segmento di condotta che in tale ambito territoriale si consuma.

Ai fini della conferma della descrizione concessa inaudita altera parte, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in quanto la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva, giacché diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, posto che la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato. Inoltre, l'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive (quali il sequestro o l'inibitoria), siccome direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario. Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni. Tale pericolo può ricollegarsi alla dispersione degli elementi probatori nella disponibilità del resistente o di terzi, nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, e cioè al mutamento della situazione di fatto che costituisce l’oggetto della prova nel futuro giudizio.

Non può condividersi l’orientamento secondo cui condizione della misura di descrizione sarebbe l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione, che dovrebbe raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Costituzione, oltre che con le indicazioni eurounitarie. Infatti, i rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, inutilmente costosi o imporre alle parti “spese eccessive o superflue” (art. 92 c.p.c.), altrimenti evitabili, destinate a ricadere in prima battuta sul ricorrente e poi, in caso di soccombenza, anche in capo al resistente. Pertanto, è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non eccede poche migliaia di euro.

Ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova di cui all’art 129 c.p.i., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.

La presenza di un protratto dialogo stragiudiziale [8 mesi] tra le parti, prima dell’avvio del presente procedimento, costituisce un significativo indizio presuntivo dell’inadeguatezza degli elementi conoscitivi offerti alla ricorrente per valutare la dedotta violazione dei suoi diritti.

Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

Non può legittimamente farsi riferimento al forum commissi delicti quando la consumazione dell’illecito sia appositamente provocata ai fini del radicamento della controversia e prescinda da ulteriori e concreti indici che consentano di ravvisare un effettivo collegamento dell’illecito con l’ambito territoriale del tribunale adito.

La considerazione della natura di pregiudizio c.d. a raggiera determinato dalle violazioni dei diritti industriali deve in una certa misura conciliarsi con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito ex lege e portare ad una interpretazione ed applicazione delle norme in tema di competenza tale da restringere le ipotesi di competenza c.d. “ambulatoria”, rimessa alla scelta discrezionale del danneggiato, in violazione anche del principio di vicinanza della prova.

Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione che dovrebbe comunque raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Carta fondamentale. I rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, infatti, “inutilmente costosi” o imporre alle parti “spese eccessive o superflue”. Pertanto è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni che sono di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non ecceda poche migliaia di euro.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con un decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela.

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive quali il
sequestro o l'inibitoria.

Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente, consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione.

Nel caso di adozione del decreto di descrizione inaudita altera parte l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura presenta essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente e del risultato della descrizione, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale,
all’acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.

La valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve dunque limitarsi alla verifica della
sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.