È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.

Il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all’art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli art. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della stessa violazione.

La mancata ottemperanza delle parti convenute all’ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice legittima il ricorso a una quantificazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. In mancanza di elementi più precisi sui prodotti contestati deve ritenersi legittimo il ricorso ai dati risultanti dai bilanci pubblicati.

La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello. Le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili e che utilizzino lo stesso concetto innovativo. La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui all’art. 9 CPI. Una forma puo’ essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.

Ai sensi dell’art. 121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell’accertamento della contraffazione; la parte che formula tale domanda è, inoltre, onerata anche e specificamente della prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno, giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo’ subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno.

Non puo’ essere accolta la domanda di ordine di esibizione ai sensi dell’art.121, 2°c., CPI, in assenza “dei seri indizi” del danno e in assenza dell’allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo, nonché in presenza di generiche indicazioni sui documenti di cui si chiede l’esibizione e sulle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Non puo’ essere accolta la domanda di interrogatorio formale dedotto in assenza di capi di prova. Dev’essere respinta la domanda di distruzione “di tutto il materiale commerciale e pubblicitario” dato che nella parte motivata dell’atto introduttivo manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.

Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.

L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un'impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.  
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.

Il giudizio di confondibilità rilevante per il giudizio di novità formulato dall’EUIPO è del tutto indipendente dal giudizio di confondibilità in concreto formulato dal giudice nazionale con riferimento alla contraffazione tra i medesimi segni.

Affinché possa essere invocato l'ampliamento del carattere distintivo del singolo segno (altro…)

Una volta cessata la partnership fra due soggetti giuridici, in base alla quale il primo veniva autorizzato a spendere la denominazione del secondo per descrivere l’esistenza della collaborazione, è consentito al primo continuare a usare la denominazione del secondo al solo fine di esporre al pubblico la propria storia imprenditoriale. É invece illecita (altro…)

Il termine dialettale, percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine esclusivo per identificare quel prodotto, non può essere tutelato come marchio, anche se sconosciuto a livello nazionale, perché non è considerato, in quell’ambiente, come distintivo di una specifica impresa produttrice, ma come il termine comune per identificare un prodotto (altro…)

In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri (nel caso di specie, Italia e Paesi Bassi), o provvedimenti inibitori e le pronunce accessorie richieste hanno potenziale efficacia cross border per tutto il territorio dell’Unione anche nei confronti del convenuto stabilito in altro Stato Membro: in quest'ultimo caso la giurisdizione nazionale appare fondata sul disposto dell’art. 8, comma 1, n. 1), Reg. n. 1215/2012, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso testo normativo – un soggetto domiciliato in uno Stato Membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi sia domiciliato quando tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

La portata extraterritoriale di una pronuncia fondata sulla contraffazione di un marchio dell'Unione Europea è limitata all’ipotesi in cui occorra assicurare al marchio le funzioni sue proprie, pregiudicate dal terzo. Dunque l’efficacia del provvedimento deve essere limitata ad un unico Stato Membro (ovvero ad una parte soltanto del territorio dell’Unione) nell’ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova che l’uso del segno in questione non è idoneo a pregiudicare o non pregiudica le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici.

In materia di marchio, è ammessa la possibilità di registrazione di tutti i segni grafici, compresi i numeri, purché abbiano un carattere distintivo in quanto non siano descrittivi del prodotto.

In ogni caso, la registrabilità di lettere e cifre come marchio non impedisce ai terzi di utilizzare gli stessi segni in funzione descrittiva, quali "strumenti di linguaggio", in quanto siano inseriti in altre parole, numeri o elementi composti ove la lettera o la cifra non sia dotata di autonoma capacità distintiva.

Il requisito della rinomanza del marchio sussiste quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Per compiere tale valutazione può tenersi conto, inter alia, di elementi quali la quota di mercato detenuta dal marchio, della notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e della durata temporale della presenza del marchio sul mercato.

La valutazione in merito al rischio confusorio tra due marchi va compiuta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, con particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e a quella tra i prodotti o servizi designati, da valutarsi in rapporto d'interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Il rischio di confusione tra marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore. Infatti i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà acquisita sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in modo sintetico avendo riguardo all'insieme degli elementi che costituiscono il segno. Partendo prima dalla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei due segni in conflitto per poi pervenire ad un giudizio sintetico sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Non può ammettersi che il diritto esclusivo di marchio su un segno costituito da cifre o numeri impedisca ad altri operatori di inglobare la stessa cifra o lo stesso numero nel proprio logo, quando nel segno posteriore tale segno perda il suo carattere distintivo autonomo, non costituendo cioè il nucleo ideologico, identificativo del marchio in conflitto.

Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora (altro…)

La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche. Infatti, così come il nome e il cognome rientrano nell’ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell’individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica.

Ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., essendo sufficiente (altro…)

Ai sensi dell’art. 99 Reg. CE 207/2009 la validità di un marchio UE non può essere contestata nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo della contraffazione.

Il giudizio di confondibilità deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme degli elementi salienti dei segni in conflitto, e non attraverso un esame analitico e separato.

Il segno "striscia colorata", tre bande verticali di colore giallo arancio e blu navy, costituisce in Italia un valido marchio di fatto dotato di autonoma capacità distintiva anche se usato in combinazione con il marchio KWAY.

Il marchio comunitario "striscia rettangolare", costituita (altro…)