Ai fini della valida registrazione di un marchio di forma tridimensionale deve verificarsi che il segno in questione non riproduca in sé la forma tipica, naturale e standardizzata coessenziale all'esistenza di alcun prodotto merceologico, o la forma necessaria a conferire ad un qualsiasi prodotto una peculiare funzionalità tecnica ovvero un valore sostanziale.

Nei marchi di forma - ove lo stesso aspetto esteriore si confonde con il segno registrato - la capacità distintiva è più difficile da riconoscere, in quanto non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma. Nella valutazione di interferenza tra marchio tridimensionale registrato e la forma di un prodotto concorrente, occorre attribuire adeguata rilevanza alle differenze esistenti tra forme ed evitare un'interpretazione estensiva del concetto di "similitudine", altrimenti operando una significative e indebita compressione del diritto del concorrente di proporre linee d prodotti recanti caratteri estetici e funzioni attraenti, così estendendo la protezione spettante al marchio ben oltre i limiti previsti dall'ordinamento interno e comunitario.

Deve ritenersi configurata la registrazione in mala fede di un marchio in capo a colui che abbia registrato un marchio che già sapeva impiegato da tempo, per il medesimo settore, da altro soggetto.

In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.

Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.

In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.

La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.

La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come la controparte titolare del rapporto sostanziale, mentre difetta nel caso in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, con conseguente inammissibilità, in rito, dell’azione. Laddove, invece, sia accertato che non vi sia coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito, non trattandosi di questioni inerenti l’ammissibilità della domanda ma la sua fondatezza.

In caso di marchio figurativo complesso che reca un patronimico, costituisce atto di concorrenza sleale per indebito agganciamento l’utilizzo della sola componente patronimica, anche come nome di dominio e indirizzo e-mail, per identificare la stessa tipologia di attività economica del concorrente che, da anni, è conosciuto sul mercato proprio con il medesimo patronimico.

È ammissibile il deposito di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all’elaborato peritale del CTU, alle quali può attribuirsi natura di allegazioni difensive, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all’elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.

L’esaurimento spontaneo della condotta lesiva non implica il venire meno del periculum in mora quando vi è il rischio che possa essere reiterata, a meno che la parte responsabile della medesima non dia prova di avere adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva come, ad esempio, una convenzione con cui l’autore dell'illecito si impegni a non reiterare la violazione concordando una penale in caso di reiterazione della condotta: diversamente argomentando l’osservanza del divieto di reiterare la condotta sarebbe rimessa alla mera adesione volontaria del responsabile della violazione e, in caso di ripresa della condotta illecita, il titolare della privativa dovrebbe instaurare un nuovo giudizio per ottenere un titolo idoneo a farla cessare, “coerentemente, l'attualità della condotta lesiva non è un presupposto necessario dell'ordine di inibitoria e ritiro dal commercio, non potendo bastare a dissipare il pericolo di una ripresa della contraffazione neppure l'impegno in tal senso volontariamente assunto dall'impresa contraffattrice”.

L’esistenza di una precedente decisione di rigetto emessa dall’EUIPO all’esito di un procedimento di opposizione intercorso tra le medesime parti e relativa al medesimo oggetto e titolo non comporta l’applicabilità dell’art. 128.2 del Reg. 1001/2017, in quanto la stessa non preclude la proposizione di un’azione di nullità o di decadenza del marchio e, di conseguenza, non è dotata di quel carattere di definitività richiesto dalla disposizione sopra richiamata.

Affinché un marchio sia ritenuto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), c.p.i. e, di conseguenza, nullo ex art. 25, co. 1, lett. b), c.p.i. occorre che vi sia una relazione sufficientemente diretta tra il segno ed i beni o servizi tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei beni o servizi di cui trattasi o delle loro caratteristiche [nel caso di specie il termine “FARINELLA” è stato ritenuto un termine di fantasia e non il diminutivo di “farina” oltre che, ad ogni modo, un termine non descrittivo dei servizi di ristorazione di cui alla classe 43].

Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto e si basa invece su una percezione mnemonica dei marchi. Tale valutazione deve essere compiuta non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi [nel caso di specie, “Farine Coffee & Bakery” e/o “Farine Bakery Cafe” sono stati ritenuti interferenti con i marchi “FARINELLA BAKERY & COFFEE” e “FARINELLA”]

Quando un marchio è composto sia da elementi verbali sia da elementi figurativi, di norma i primi sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi in quanto il pubblico sarà più facilmente portato a ricordare i prodotti citandone il nome piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Se i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto sono acquistati di frequente e non sono particolarmente costosi, allora il grado di attenzione che il consumatore ripone sui segni è inferiore [nel caso di specie, questo principio è stato applicato a servizi di caffetteria, ristoranti self-service, snack bar e pizzerie].

L’asserita esistenza di altri marchi che possono avere elementi in comune con il marchio azionato non è di per sé idonea a dimostrare una riduzione del carattere distintivo di quest’ultimo.

La convalidazione del marchio non comporta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione, decadenza che può essere impedita soltanto dal tempestivo e corretto esercizio delle suddette azioni, restando invece irrilevante –a tal fine– l’eventuale invio di diffide stragiudiziali (Cass. civ. sez. I, 27/07/2021, n. 21566). Secondo la giurisprudenza, la prova dell’utilizzo quinquennale continuato, effettivo e senza contestazioni del segno posteriore in un ambito non meramente locale, gravante su chi intende avvalersi degli effetti della convalidazione, deve essere valutata in modo rigoroso, in considerazione del fatto che l’art. 28 c.p.i. rappresenta una disposizione eccezionale e di stretta applicazione (Cass. civile sez. I, 13/07/2018, n. 18736; Cass. civ. sez. I, 15/03/2023, n. 7504).

Anche in tema di marchi tridimensionali l’apprezzamento sulla confondibilità segue i criteri elaborati dalla giurisprudenza per il marchio in generale e pertanto tale apprezzamento deve essere compiuto dal Giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non attraverso un esame particolareggiato e una valutazione separata di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti grafici, fonetici e visivi

La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto ed è determinante nella scelta di acquisto. Il divieto di registrazione si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare valore di mercato o ne aumentano la forza attrattiva, cioè conferiscono un appeal che contribuisce a determinare le decisioni di acquisto del pubblico. Il carattere decorativo di un segno non esclude di per sé il carattere distintivo del marchio, con cui può coesistere.

In un giudizio di contraffazione, una volta riconosciuta la validità del marchio, è necessario preliminarmente qualificare il marchio come forte o debole, in quanto da tale qualificazione dipende il margine di tollerabilità delle variazioni attuate dal concorrente rispetto al marchio registrato. Il discrimine tra marchio forte e marchio debole risiede nella distanza concettuale del marchio dalla tipologia di prodotto contrassegnata. In caso di marchio forte, la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5 n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/Cee allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

In un giudizio sull’illecito di imitazione confusoria, l'accertamento del rischio di confusione tra prodotti deve tenere conto solo delle caratteristiche visibili esteriormente e non quelle intrinseche, come la qualità dei materiali o il metodo di fabbricazione.

L’accertamento dell’appropriazione di pregi, nella sua declinazione dell’agganciamento parassitario, presuppone non tanto l’appropriazione di un pregio in particolare, quanto, più in generale, lo sfruttamento della fama e notorietà di cui gode il segno oggetto del marchio registrato. Tale fattispecie prescinde quindi da profili confusori ed è rivolta ad impedire l’indebito vantaggio economico che il terzo otterrebbe dallo sfruttamento dell’attrattività di un segno altrui, consentendogli di risparmiare i costi connessi agli investimenti che il titolare del marchio registrato ha sopportato per affermarsi nel mercato.

In tema di marchi controversi, non ricorrono le limitazioni di cui all’art. 21 c.p.i., 1° co., lett. a), qualora venga accertato in giudizio che la forza distintiva del marchio e, quindi, la conseguente tutela del marchio azionato, dipenda proprio dall’uso del patronimico; quest’ultimo non può, in particolare, assurgere a causa scriminante della condotta illecita nei casi in cui sia effettuato in spregio ai principi di correttezza professionale.

Nel caso in cui l’uso del marchio controverso sia caratterizzato dalla sussistenza degli indici che la Corte di Giustizia ha dettato per negare la conformità dell’uso ai principi di correttezza professionale, va esclusa l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 21, c.p.i., 1° comma, lett. a), rispetto alla condotta illecita perpetrata dal soggetto utilizzatore del marchio azionato in sede giudiziale. Tali indici sussistono in tutti i casi in cui l'uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi ed il titolare del marchio; l'uso pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; l’uso causi discredito o denigrazione del marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare.

In tema di confondibilità dei segni distintivi, si osserva che il conflitto tra il nome a dominio ed il marchio si verifica per il solo effetto della registrazione di quest’ultimo; pertanto, anche la mera registrazione di un domain name coincidente con il segno distintivo altrui appare idonea a trarre in inganno gli utenti, poiché anche in assenza di attivazione del relativo sito internet, li induce a ritenere che il titolare del segno distintivo non sia rintracciabile in rete con conseguente diminuzione dell’apprezzamento della capacità organizzativa ed imprenditoriale del medesimo.

L’utilizzo di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli propri per i quali il marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le due imprese, potendo indurre nell’utente l’opinione che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione.

In tema di tutela dei segni distintivi, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di tutela previsti dagli artt. 19 e 28 c.p.i., la domanda o l’eccezione di nullità del marchio va rigettata ogniqualvolta il segno che ne forma oggetto abbia acquisito un carattere distintivo suo proprio a seguito dell’uso che ne è stato fatto (art. 13, co. 3, c.p.i.).

L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d'impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. La preoccupazione del legislatore è quella di evitare la possibilità che possa crearsi un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico e che devono, invece, rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio di fabbricazione. Tale divieto riguarda dunque i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto.

La creazione di un neologismo derivante dalla declinazione di un termine originario comune in una parola che nel suo complesso non esiste nel linguaggio corrente è suscettibile di sufficiente originalità per essere registrato come marchio. [nella specie è stata ritenuta valida la registrazione del segno "scaldotto"].