Un marchio patronimico anteriore, di norma forte, non può essere inserito in un marchio o in una denominazione sociale altrui successiva, anche se corrispondente al nome del titolare, con riferimento a settori merceologici identici o affini, ovvero per attività economiche o intellettuali parallele a quelle contraddistinte dal marchio anteriore, a meno che tale inserimento sia conforme al principio di correttezza professionale. In particolare l'uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in capo industriale e commerciale quando: avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

[nel caso di specie l’utilizzo del patronimico "Sorbillo" da parte della società convenuta non ha alcuna valenza descrittiva né dell’attività né dei prodotti bensì si fonda esclusivamente sul contratto di collaborazione intercorso tra la stessa e il Sig. Sorbillo; pertanto, l’uso è prettamente a fini pubblicitari e conseguente illegittimo ai sensi dell’art. 20 e 22 cpi non essendo conforme al principio di correttezza professionale scriminante ex art. 21 cpi]

Il danno da violazione dei diritti di proprietà industriale e da concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e comprovato in modo specifico da chi ne chiede la liquidazione in proprio favore. Le domande di risarcimento del danno devono essere respinte quando non vi è la prova del danno subito a causa dell’illecito uso del marchio altrui da parte di una società concorrente nell’esercizio della sua attività, né tali conseguenze sono ricollegabili all’attività di concorrenza sleale posta in essere da quest’ultima (nella specie il Tribunale, accolta la domanda di accertamento di contraffazione, ha respinto quella di risarcimento del danno per mancanza di elementi probatori a sostegno).

L'uso del marchio altrui è escluso dalla contraffazione solo se si colloca nell'ambito della parodia da intendersi come genere artistico, che dà origine a opere del tutto autonome da quelle parodiate.

L'uso commerciale di segni distintivi, suscettibili di essere percepiti come caricature di marchi altrui, non integra la scriminante dell'uso parodistico (per finalità artistiche) del marchio, poiché nessuna opera autonoma viene creata, ma si costituisce, piuttosto, una contraffazione del marchio. Viene infatti instaurato un agganciamento al messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, che si traduce, per l'autore della parodia, in nient'altro che un mero sfruttamento della notorietà di quel marchio, con conseguente detrimento del suo carattere distintivo o della sua notorietà. La disciplina in materia offre tutela non soltanto alla funzione distintiva del marchio ma anche alla funzione attrattiva e pubblicitaria dello stesso, che opera a prescindere dalla sussistenza del rischio che il consumatore sia in concreto tratto in inganno.

La spontanea cessazione, in corso di giudizio, della condotta contestata non fa venire meno, di per sé, l’interesse all’accoglimento delle domanda di colui che agisce, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica in merito alla probabilità di ripresa delle condotte contestate, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insussistente il rischio di reiterazione, da parte delle convenute, delle condotte contestate, tenuto conto, in particolare, dello stato di apparente inattività di queste ultime, nonché della sopravvenuta installazione di un’insegna del tutto diversa, in cui è spesa una denominazione differente dai segni distintivi azionati in giudizio dalle attrici).

Non sussistono elementi che consentano di ravvisare un danno da contraffazione allorché non sia provato che il presunto contraffattore ha concretamente fatto uso, in violazione dell’art. 20 c.p.i. e nell’ambito della propria attività economica, dei marchi e dei segni distintivi di altrui titolarità, con conseguente non configurabilità, neppure sul piano del pericolo, di un danno da sviamento di clientela ai sensi di cui all’art. 2598 c.c. (nel caso di specie, pur nella contumacia delle convenute, da elementi prodotti agli atti – quali le visure camerali delle convenute o la prova dell’omessa consegna di diffide – il Tribunale ha desunto lo stato di “inattività” delle convenute, per l’effetto rigettando le domande delle attrici volte ad accertare la contraffazione e/o la concorrenza sleale, con ogni conseguenza anche di tipo risarcitorio).

Deve procedersi d’ufficio alla riduzione ad equità della penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., la cui “eccessività” risulta, ex actis, dai documenti legittimamente acquisiti al processo (in applicazione del suddetto principio il Tribunale ha ritenuto che, ove un contratto di licenza permetta al licenziatario di fare legittimo uso di segni distintivi ed allestimenti del licenziante a fronte di un corrispettivo annuo di euro 2.800,00 oltre oneri, risulta manifestamente eccessiva una penale che, alla cessazione del contratto di licenza, preveda l’obbligo per il licenziatario di pagare una somma di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella rimozione di detti segni distintivi ed allestimenti; in sostituzione è stata ritenuta congrua una penale pari al doppio del corrispettivo annuo previsto nel contratto di licenza).

L’eliminazione, da parte del Regolamento (UE) 461/2010, di un obbligo di specifico preavviso per l’esercizio del diritto di recesso comporta che ove sia stato previsto contrattualmente un termine di 12 mesi per l’esercizio di tale diritto, detto termine sia coerente con la normativa comunitaria, non ravvisandosi profili di manifesta incongruità su un piano generale.

Il diritto di recesso contrattualmente previsto non si configura come abusivo laddove le circostanze oggettive nell’ambito delle quali è esercitato e il comportamento tenuto dalla parte nell’esercizio del proprio diritto non presentano profili di illogicità e non dimostrano un fine diverso da quello per cui il diritto di recesso è stato previsto.

Non sussiste un’effettiva valenza lesiva dell’uso del marchio da parte dell’ex concessionario laddove tale uso su fatture sia dovuto a semplici sviste incorse in pochi casi e per mera distrazione/negligenza del personale addetto. Inoltre, la circostanza che le fatture non sono destinate a circolare, ma rimangono nell’ambito della cerchia dei destinatari, presenta un’intrinseca inidoneità decettiva verso il pubblico generalizzato dei consumatori e dunque un’intrinseca inidoneità lesiva verso il titolare del marchio.

L’eccezione di decadenza per non uso del marchio non è fondata quando essa riguarda una categoria di prodotti rispetto ai quali sarebbe integrato l’illecito contraffattorio, illecito che non necessita della perfetta identità delle classi di prodotti dei cui marchi si discute, essendo sufficiente la mera affinità degli stessi. (altro…)

La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche. Infatti, così come il nome e il cognome rientrano nell’ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell’individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica.

Ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., essendo sufficiente (altro…)

E’ illecito l’uso di marchi altrui come parola chiave laddove non è finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti della titolare del marchio bensì solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio altrui per accreditare i propri prodotti, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale (licenza) con la legittima titolare.

Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

La competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda, salvo che non appaia evidente la prospettazione artificiosa, diretta a sottrarre la controversia al giudice naturale; prospettazione artificiosa che è da escludere nel caso in cui sia allegato (e documentato) il ruolo di distributrice della convenuta avente sede nel distretto di competenza del giudice adito.

Il legislatore ha previsto, per agevolare la prova del danno, che il risarcimento del danno patrimoniale da contraffazione di marchio non possa essere mai inferiore all’ammontare del canone di licenza virtuale; è questo un criterio risarcitorio minimale, che presume l’esistenza di un consenso che nei fatti non sussiste.