Il marchio composto da una parola di uso comune che, nel settore di riferimento, richiama le caratteristiche stesse del servizio offerto [nella specie, “power” nel settore della fornitura di energia] è un marchio debole: il termine non sopporta di essere oggetto di uso esclusivo e non può essere considerato elemento caratterizzante del segno, sicché anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità. La prova del carattere distintivo accresciuto attraverso l’uso richiede elementi idonei a dimostrare l’entità della diffusione del segno presso il pubblico di riferimento e non può desumersi da campagne pubblicitarie con visualizzazioni irrisorie, da materiale promozionale relativo a un settore marginale dell’attività o dalla sponsorizzazione di una struttura in assenza di prova che il pubblico associ il segno ai servizi contraddistinti.

Nel giudizio di confondibilità tra segni che condividono un termine debole di uso comune, le differenze grafiche – diverso prefisso, presenza di un elemento figurativo, colori – e concettuali prevalgono sulla somiglianza fonetica, poiché la predominanza del termine comune nella pronuncia non può assumere autonoma valenza distintiva; anche le piccole differenze foniche, quali una lettera aggiuntiva e la pausa nella pronuncia di due parole separate, sono sufficienti a differenziare i segni. Le medesime considerazioni valgono per la denominazione sociale e per il nome a dominio ai fini dell’art. 22 c.p.i., poiché il termine di uso comune è utilizzabile da chiunque e le pur lievi differenze escludono l’interferenza.

Non integra un autonomo illecito di mendacio anticoncorrenziale la rivendicazione, da parte di una società di recente costituzione, di un’esperienza pluriennale nel settore, quando tale esperienza sia apportata dai soci e dai collaboratori, tra i quali figuri una società che opera nel settore da lungo tempo.

Non costituisce domanda nuova, ma mera emendatio libelli, la richiesta con cui l’attore, che già nell’atto di citazione aveva contestato l’assunzione da parte della convenuta di una denominazione confondibile con la propria per operare nello stesso settore merceologico in territori contigui, faccia valere nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l’illegittimità della ditta ai sensi dell’art. 2564 c.c. e ne chieda la modifica, poiché essa riguarda la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e il richiamo alla norma si risolve in una specificazione in punto di diritto.

Il marchio costituito da una parola del linguaggio comune che richiama la destinazione del prodotto [nella specie, “abita” per mobili di arredamento] è un marchio debole, e tale resta in difetto di prova dell’acquisto di una maggiore capacità distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’art. 13 c.p.i., da valutare in base alla quota di mercato, all’intensità, all’estensione geografica e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali; rispetto al marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità, sicché l’aggiunta di un ulteriore termine, unita a caratteri, colori e sfondo diversi, rende non confondibile il segno del concorrente pur coincidente nel cuore denominativo, risultando il profilo fonetico subvalente rispetto a quello grafico e concettuale in relazione alla tipologia dei prodotti.

La denominazione sociale costituita da una sola parola di uso comune non attribuisce all’impresa un’esclusiva sul termine nel settore di riferimento; l’aggiunta di un’ulteriore parola da parte della società costituita successivamente, che operi in province contigue ma distinte, esclude il rischio di confusione e la violazione dell’art. 2564 c.c.

La violazione di marchio ex art. 20, lett. b), c.p.i. può ricorrere allorché vi sia una forte analogia tra i segni in conflitto e un'affinità tra i servizi in relazione ai quali tali segni sono utilizzati.

Il segno costituito dal mero acronimo della denominazione sociale, privo di legami concettuali con i servizi offerti, può reputarsi marchio forte; rispetto a un marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni che, pur rilevanti e originali, ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume.

Indipendentemente dalla effettiva capacità distintiva del marchio azionato, deve escludersi che la sola aggiunta di una lettera all'acronimo possa costituire una variazione sufficiente sul piano grafico e su quello fonetico ad alterare l'essenza comunicativa e la vis attractiva del marchio, nonché a prevenire il rischio di confusione nella clientela.

Il periculum in mora connesso alla violazione del marchio può sussistere alla luce dell'effettività del rischio di confusione, data la tendenziale sovrapposizione dei settori di operatività delle società e l'analogia dei segni distintivi utilizzati, con conseguente rischio concreto di sviamento di clientela e di svilimento del marchio, tenuto peraltro conto dei tempi presumibili di durata del giudizio di merito.

La mera iscrizione presso il registro delle imprese, senza la dimostrazione di una concreta operatività sul mercato, non può dare luogo a violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., trattandosi di un dato formale che nulla dice sull'effettivo svolgimento di un'attività autonoma e concorrente da parte del prestatore di lavoro.

La capacità distintiva della ditta è valutata con minor rigore rispetto ad altri segni distintivi. Sono quindi tutelabili ditte che poco si discostano da una denominazione di genere al pari di quelle che, pur originariamente prive del requisito della distintività, lo abbiano acquisito a seguito della notorietà conseguita sul mercato con il passare del tempo, qualora si ritenga che il pubblico identifichi il segno con una realtà imprenditoriale ben determinata.

Quanto al giudizio di confondibilità tra ditte, esso ricalca quello in materia di marchi, sicché occorre procedere ad un vaglio incentrato sul risultato percettivo che l'insieme degli elementi grafici e fonetici nella loro globale composizione può determinare nella clientela di normale diligenza e attenzione.

Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al gradiente di differenziazione richiesto; ciò va tenuto presente soprattutto in relazione all’uso nella ditta di denominazioni generiche o descrittive, che non può considerarsi precluso ma si riflette sulla sua tutela, nel senso che l’imprenditore può usarle ma non può impedire ad altri di usarle a loro volta.

In materia di ditta il confronto fra i segni ai fini dell’accertamento della confondibilità va operato non in base al parametro del consumatore medio, come in materia di marchi, bensì in base al parametro dell’imprenditore medio che abbia o possa avere rapporti con le due imprese in conflitto, poiché la ditta, è per definizione, rivolta a destinatari professionali, compresi fornitori, distributori e finanziatori e, quindi, il rischio di confusione in cui questi soggetti possono incorrere deve essere valutato con criteri tendenzialmente più stringenti di quelli che vanno impiegati quando la medesima valutazione deve essere condotta con riferimento agli acquirenti finali del prodotto.

Questo criterio vale quando la ditta sia usata come tale nei rapporti fra imprenditori e non anche quando sia usata come marchio ed a scopo pubblicitario, posto che in tal caso sono astrattamente applicabili la disciplina del marchio e quella della concorrenza confusoria, valutati nell’ottica del consumatore medio.

Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore: quest'ultima si perde con la cessazione dell'attività di impresa.

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, al pari della ragione sociale per le società di persone. E' ritenuto ammissibile che essa sia distinta dalla dita che è invece il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività e quindi più propriamente distingue l'attività imprenditoriale. Una società di capitali può quindi utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale. La denominazione sociale è un bene immateriale e corrisponde al nome civile dell'imprenditore, ciò in quanto con il riconoscimento della personalità giuridica la denominazione sociale acquisisce il valore di elemento obiettivo di identificazione dell'ente, ma usufruisce di una tutela rafforzata rispetto a quella del nome. La sua formazione è libera, salva l'indicazione obbligatoria del tipo di società e il rispetto del principio di verità, non potendo apparire ingannevole per il pubblico.

La ditta, come la denominazione sociale, costituisce un segno distintivo relativo all'attività d'impresa. Essa, più specificamente, contraddistingue l'impresa, mentre il marchio contraddistingue i prodotti. Entrambi, peraltro, mirano per un verso a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela, per altro verso a rendere consapevoli i consumatori nelle loro scelte, pertanto entrambi hanno una funzione concorrenziale.

Il divieto contenuto nell'art. 13, comma 1, lett. b) c.p.i. di utilizzare marchi descrittivi che possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o della prestazione del servizio, non è assoluto ma dev'essere inteso come riferito a quelle denominazioni d'origine che possono astrattamente definire o descrivere la provenienza geografica di un determinato prodotto o servizio, le cui qualità o caratteri siano dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. Possono invece essere registrati come marchi quelle indicazioni di provenienza geografica che si presentino agli occhi del pubblico come nomi di fantasia, svincolati dall'effettivo luogo di origine o provenienza del prodotto o servizio che contraddistinguono, oppure quei nomi che, pur consistendo in un nome geografico, abbiano raggiunto per la loro notorietà una rilevante forza distintiva, svincolata dalla mera indicazione della zona in cui il prodotto viene realizzato.

I principi in materia di novità e carattere distintivo previsti per i marchi sono applicabili anche alla denominazione sociale, pertanto anche con riferimento ad essa parole di uso comune e denominazione geografiche che di per sé non hanno capacità distintiva, possono acquisirla se combinate fra loro o con parole fantastiche o non di uso comune.

Ai fini della rilevanza della confondibilità delle denominazioni sociali ex art. 2564 c.c., non vanno considerate tanto le attività in concreto svolte dalle società che abbiano denominazioni simili, quanto la potenziale concorrenzialità fra di esse desumibile dall'oggetto sociale, quale espressione dell'ambito complessivo di attività che le società, anche in futuro, potrebbero svolgere nel mercato.

La ditta è tutelata indipendentemente dal fatto che possieda un contenuto originale, essendo sufficiente che abbia un elemento differenziatore rispetto a quello di altre imprese operanti nella zona ove viene esercitata l'attività complessiva dell'impresa.

In un marchio d'insieme, ove l'aspetto denominativo rappresentato da una parola è collegato in maniera inscindibile all'aspetto figurativo, la combinazione di tali due elementi conferisce nel loro insieme ai marchi un carattere sufficientemente individualizzante e caratterizzante e pertanto consente di ritenere che essi abbiano capacità distintiva. Pertanto, in relazione ad un marchio d'insieme, la valutazione della contraffazione va condotta con riguardo a tale impressione complessiva, mentre nessun singolo elemento costitutivo, in quanto di per sé non distintivo, può essere autonomamente protetto.

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all'art. 22 c.p.i., non è consentito l'uso del marchio anteriore altrui come denominazione sociale identica, in quanto tale uso è idoneo ad ingenerare il rischio di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti.

Il titolare di un marchio europeo ha il diritto di vietare ai terzi di utilizzare nel commercio “come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi” un segno identico o simile al proprio, in maniera tale da creare un collegamento tra l’impresa ed il proprio segno distintivo e, quindi, confusione circa l’origine commerciale dei prodotti e servizi, come si legge nel considerando n. 13 del Regolamento UE n. 1001/2017.

È illecita sotto plurimi profili la condotta consistente nell’utilizzo di una denominazione sociale identica tanto al nome breve di un’associazione attrice precedentemente costituita e operante nello stesso settore imprenditoriale, quanto al marchio denominativo registrato su domanda anteriore. Essa, infatti, viola sia l’art. 2563 c.c. a tutela della ditta dell’imprenditore, sia gli artt. 2569 c.c. e 20 e 22 del c.p.i. a tutela del marchio registrato, sia infine l’art. 2958 n. 1, c.c. in materia di concorrenza sleale confusoria. In mancanza, tuttavia, di allegazione e prova da parte dell’attrice della sussistenza di un qualsiasi pregiudizio risarcibile riconducibile alla adozione, da parte della società convenuta, di una denominazione sociale identica al proprio marchio registrato e alla propria ditta/nome in forma abbreviata, non è possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e la relativa domanda dev'essere rigettata.

Sulla base del rinvio contenuto nell’art. 2567 c.c., alla denominazione sociale viene esteso il principio di novità enunciato, in materia di ditta, dall’art. 2564 c.c. secondo cui quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla rilevando quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c..

Per valutare la possibilità di confusione fra le imprese ed il luogo in cui queste sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte, ed eventualmente anche quelle complementari e analoghe, essendo sufficiente il rapporto tra i rispettivi oggetti sociali, risultanti degli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, rappresentando l’oggetto sociale non solo la sfera di azione tecnica della società, ma altresì l’esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale.

L’art. 2564 c.c. nel disciplinare il concorso tra ditte uguali o simili che possano creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, impone di integrare o modificare la propria ditta a quello tra i due imprenditori commerciali che l'abbia iscritta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Difatti, l’uso precedente del segno –quale marchio di fatto –da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla successiva registrazione del marchio (art. 12 C.P.I.), non costituendo anteriorità distruttiva. [Nel caso di specie, al fine di poter validamente rivendicare il diritto di preuso del patronimico, non è sufficiente dimostrare di essere discendenti di imprenditori che esercitavano la stessa attività, ma occorre dimostrare la continuità di impresa.]