In base all'art. 76, comma 2, c.p.i., nel testo modificato dal D. Lgs. n. 131 del 2010, art. 39, comma 2, se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso e, nel caso previsto dall'art. 79, comma 3, la sentenza stessa stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.

Opera, pertanto, un principio di conservazione della privativa brevettuale, in forza del quale resta escluso che l'invalidità di una parte del brevetto abbia riflessi sulla parte rimanente, sempre che questa presenti i requisiti di brevettabilità.

La nullità parziale del brevetto provvede, quindi, all'esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale di un brevetto per modello di utilità perché alcune sue rivendicazioni sono state ritenute prive del requisito dell'altezza inventiva, chiarendo che tale nullità non travolge quelle rivendicazioni che invece presentano tutti i requisiti di proteggibilità previsti dalla legge.

La scadenza del brevetto in corso di causa non rende inammissibile la riformulazione delle sue rivendicazioni, avendo questa efficacia retroattiva, posto che il titolo brevettuale attribuisce fin dalla sua domanda originaria al titolare i diritti di esclusiva nei limiti della sua riformulazione, cosicché ove si accerti l’interferenza del prodotto di un terzo con il brevetto riformulato, detto illecito deve reputarsi sussistente fin dal momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere, anche se precedente alla riformulazione, e fino al momento in cui il trovato non è giunto a scadenza.

Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di brevettabilità dell’altezza inventiva è necessario verificare se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione sarebbe risultata in modo evidente dallo stato della tecnica, dovendosi ricomprendere in tale ultima nozione le conoscenza inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini che il tecnico del ramo avrebbe preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggettivo dell’invenzione brevettata.

Al fine di determinare se un determinato brevetto possieda il carattere di altezza inventiva, il criterio del problem and solution approach richiede prioritariamente di individuare la closest prior art, ossia l’anteriorità che rappresenta il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o ad un campo molto vicino, e richiedendo i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione.

Un' innovazione è considerata come implicante attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. La verifica della sussistenza di questo requisito viene, tuttavia, effettuata ex post, ossia dopo l'invenzione, con conseguente necessità di condurre la relativa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. Più in particolare un’invenzione è ritenuta priva di novità solo allorché, considerata nel suo complesso, risulti anticipata in tutti i suoi elementi da una anteriorità che riproduca integralmente i medesimi elementi, anteriorità che deve pertanto consistere in un unico brevetto e non nella sommatoria di due o più brevetti anteriori.

L’adozione di soluzioni che, seppur non obbligate, risultano ovvie e l’insufficienza delle alternative, che, seppur possibili e da taluno praticate, inducono l’esperto ad utilizzare in modo ovvio la soluzione del brevetto, non soddisfa il requisito dell’attività inventiva previsto in materia brevettuale.

[Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in cui si dichiara la nullità del brevetto in quanto, pur ritenendo soddisfatto il requisito della novità, si è ritenuto mancante del requisito di attività inventiva]

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all'autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante; in caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell’ipotesi in cui ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.

L’art. 337 comma 2 c.p.c. si applica anche alla materia brevettuale e vale anche ove i soggetti del giudizio pregiudicante e del giudizio pregiudicato non coincidono completamente (è il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia ultra partes, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale).

Ai fini della cessazione di efficacia del brevetto nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 c.p.i. non è necessariamente richiesto che esso abbia la stessa identica estensione di un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario tutelanti la medesima invenzione e concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, ben potendo uno dei due essere compreso nell'altro, costituendone un "sottoinsieme".

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i, “un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Il requisito dello stato della tecnica richiede che il soggetto utilizzi tutti gli insegnamenti tratti da una presunta anteriorità. Infatti, una selezione dei dati rilevanti, ossia, una selezione dei soli dati che appaiono utili per risolvere il problema di cui si tratta non è idonea di per sé a dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 48 cp.i.

La valutazione delle anteriorità brevettuali in grado di inficiare la novità del brevetto – e dunque la sua validità – impone, attraverso un giudizio prognostico, di verificare l’effettiva possibilità per un esperto del settore di realizzare l’invenzione oggetto dell’insegnamento brevettuale attraverso la mera ricomposizione ed elaborazione delle già acquisite conoscenze del settore al momento della registrazione. A tal proposito, occorre in primo luogo effettuare un giudizio di rilevanza tra le diverse, e generalmente copiose, anteriorità afferenti a un medesimo settore, circoscrivendo quelle che costituiscono il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa in esame. In sostanza, affinché possa ritenersi sussistente un’anteriorità, è necessario valutare se un esperto del ramo, attraverso collegamenti ovvi tra anteriorità rilevanti e attraverso semplici associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica – alla data di deposito del brevetto o della priorità rivendicata - sarebbe stato in grado di giungere al risultato della privativa.

Non si concretizza comportamento censurabile quale imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. quando vi è una condotta meramente riproduttiva delle forme del concorrente, ma è necessario che dalla imitazione delle forme derivi, in nesso causale, un concreto pericolo di confusione o associazione: questo avviene solo qualora l’imitazione abbia riguardo a forme o aspetti peculiari dei prodotti della concorrente che, per la loro originalità e novità, individuino il prodotto, rendendolo marcatamente diverso dagli altri, tanto da evidenziarne immediatamente la provenienza di fronte alla specifica clientela alla quale esso è destinato. Infatti, la finalità che si pone l’art. 2598 c.c. è mantenere all’attività dell’impresa come concretamente svolta la sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare quella impresa come fonte della produzione di un bene o servizio che sia riconoscibile agli occhi del pubblico e abbia acquisito notorietà sul mercato, tutelandola rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti, determinando così uno sviamento della clientela. In definitiva, chi si duole dell’imitazione servile non può limitarsi a dimostrare che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria.

Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana di un brevetto europeo in conseguenza del fatto che l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha definitivamente revocato il brevetto europeo per mancanza dei requisiti di brevettabilità.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse.