Al fine di ottenere la tutela dall’imitazione servile di cui all’art. 2598 n. 1 cod. civ., consistente nella pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione, non è sufficiente provare la confondibilità del prodotto commercializzato dalla società concorrente rispetto al proprio ma è necessario dimostrare che il prodotto che si intende tutelare abbia carattere distintivo, tale da far sì che il consumatore medio associ tale prodotto alla sua impresa. Rilevano al riguardo i seguenti parametri, più volti rimarcati dalla giurisprudenza: a) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l'imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti.; b) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. È noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme; c) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante; d) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento (ovvero rilevante). A tal fine può essere rilevante, ad esempio, la produzione di documentazione pubblicitaria, commerciale o di indagini di mercato, dalle quali emerga che la pubblicizzazione del prodotto abbia assunto una rilevanza tale da far sé che il consumatore medio sia in grado di associarlo ad una determinata impresa.

Ai sensi dell’art. 2598, 1° comma n.1) c.c., la concorrenza sleale per c.d. imitazione servile viene individuata nella condotta di chi imita servilmente i prodotti di un concorrente, tale da creare confusione nei destinatari circa la loro effettiva provenienza. L’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n.1., c.c. deve avere ad oggetto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione. Tale interesse, quando non sia in discussione la libera produzione di oggetti (sia perché frutto di idee non brevettate, non brevettabili o cadute in dominio pubblico per scadenza del brevetto, sia perché non è invocata la tutela della privativa), può ritenersi soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, ovvero dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore. Ai fini della confondibilità, non può quindi attribuirsi alcun rilievo alle forme non visibili esteriormente, quali quella del contenuto di una scatola, che non costituiscono forma individualizzante.

In linea generale, anche in assenza di rischi confusori ex art. 2598 n. 1 c.c. una imitazione non confusoria, ma pedissequa e integrale, dei prodotti altrui consente di appropriarsi parassitariamente e senza alcun costo degli investimenti che altri abbiano fatto per l’immissione sul mercato di beni dotati di originalità e di inflazionare il mercato di prodotti – a costi ridotti- che godono dell’accreditamento commerciale già raggiunto negli anni dai prodotti del soggetto imitato ed al contempo ne riducono l’appetibilità concorrenziale. Siffatta scelta imprenditoriale risulta in radicale contrasto con il canone generale di correttezza imposto dall’ art. 41 Cost. e sanzionato dall’ art. 2598 n. 3 c.c. ed altresì consenta di appropriarsi indebitamente dei pregi della produzione altrui e dei relativi vantaggi concorrenziali.

In tema di concorrenza sleale confusoria, l'imitazione rilevante ai sensi dell' art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. Si configura la fattispecie di imitazione servile quando questa risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente .

Al fine di ritenere integrato l’illecito di imitazione servile, la novità e la capacità distintiva delle caratteristiche imitate devono essere presenti, in via cumulativa. La capacità distintiva riguarda solamente quelle forme idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, mentre la novità fa riferimento alle forme differenti a quelle già prodotte e immesse sul mercato da altri. L'oggetto dell'imitazione deve cadere sulla forma dotata di efficacia individualizzante e del carattere della novità, tenuto conto altresì degli importanti effetti della norma che , pur in mancanza di diritti di privativa, impone il contemperamento con la necessità di garantire la massima competizione sul mercato. Laddove si attribuisse tutela per imitazione servile ad ogni elemento di novità esteriore del prodotto, si addiverrebbe alla conseguenza paradossale, non voluta dell’ordinamento, di attribuire tutela temporalmente illimitata a disegni o modelli non registrati. Pertanto, la necessaria coesistenza di novità e capacità distintiva del prodotto imitato deve essere accertata con particolare rigore.

La capacita distintiva del prodotto imitato si configura quando il prodotto imitato sia dotato di notorietà qualificata, presentando caratteristiche tali da distinguerlo nell'ambito della fetta di mercato interessato in quanto proveniente da un determinato produttore e non può dunque discendere dalla sola novità del prodotto, nel senso che non è sufficiente che un prodotto sia nuovo per concludere che il consumatore medio lo riconduca necessariamente a quello specifico produttore, risultando bensì necessario che la forma sia idonea a distinguere il prodotto e che abbia perciò acquisito notorietà presso il pubblico dei consumatori in misura tale da rendere plausibile l’idoneità a determinare in concreto, nella percezione del consumatore medio, un'apprezzabile relazione tra di esso e la sua origine imprenditoriale.

L’ipotesi di appropriazione di pregi del concorrente di cui all’art. 2598 n. 2 cc non è invocabile, in assenza dell’allegazione di condotte di comunicazione pubblica volta all’appropriazione di meriti di cui è titolare la reclamante.

L’acronimo “DOP” sta per denominazione di origine protetta e consiste nel nome di un prodotto che ne indica l’origine o provenienza da un certo luogo o territorio, tale che la denominazione diviene garanzia di qualità del prodotto per la rispondenza a un disciplinare di produzione legato al territorio.

Il legislatore nazionale (art. 30 C.p.i.) ed europeo (art. 13 Regolamento UE 1151/2012) delineano un illecito evocativo della DOP, non solo riferito alla denominazione del prodotto, ma anche a qualsiasi altro mezzo o pratica atti a indurre in errore il consumatore sull’origine del prodotto o sulle qualità dello stesso legate alla sua provenienza, talché l’illecito ben può consistere, non solo nell’incorporazione della DOP o nell’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni, ma pure nella “vicinanza concettuale” tra la DOP e la denominazione di cui trattasi, o anche nella somiglianza tra i prodotti protetti dalla DOP e i prodotti (o servizi) contrassegnati dalla denominazione in sua violazione.

L’illecito evocativo della DOP, come fattispecie imitativa del prodotto protetto, non può consistere tout court nel fatto che viene imitato il prodotto protetto dalla DOP, ma richiede che l’imitazione afferisca alle caratteristiche esteriori identificative della DOP medesima.

Pone in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., il soggetto che riproduce pedissequamente e successivamente nella propria attività commerciale manuali operativi, tabelle e data base di un concorrente con modalità grafiche equivalenti a quelle di quest’ultimo.

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

[Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza dell'illecito concorrenziale per imitazione servile in quanto ha ritenuto che la forma del prodotto contestato (i.e., un dispositivo elettrico incapsulato di colore giallo) fosse definita esclusivamente dalle sue caratteristiche tecniche e che la colorazione gialla del prodotto non integrasse un elemento distintivo tale da consentire l’individuazione dell'illecito.]

L’imitazione servile è sanzionata dall’art. 2598 n.1 c.c. solo in quanto idonea a creare confusione con i prodotti del concorrente, cioè tale da indurre il potenziale acquirente a ritenere che l’oggetto imitato è proprio quello del produttore che subisce l’imitazione. Inoltre, poiché l’imitazione servile viene ricondotta all’ambito della concorrenza confusoria e quindi al tema dei segni distintivi (nel caso di specie costituiti dalla forma esteriore del prodotto), la tutela della forma è subordinata alle condizioni generali di tutelabilità dei segni distintivi. Ne consegue che chi assume la commissione dell’illecito in questione ed invoca la tutela contro l’imitazione deve allegare e provare la capacità distintiva della forma imitata, intesa soprattutto quale percezione del segno da parte del pubblico come segno distintivo.

In materia di violazione di segni distintivi non registrati e concorrenza sleale, la presenza di due marchi diversi, ben visibili, inconfondibili e che non lasciano dubbi sulla diversa identità dei produttori, è sufficiente a differenziare il prodotto e ad escludere l’imitazione servile ex art. 2598, co. 1, n. 1 c.c..

Ai fini dell'accertamento dell’imitazione servile, la comparazione tra prodotti dev'essere compiuta non attraverso un esame analitico dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore, con la conseguenza che quanto minore è l’importanza merceologica del prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni immediate e sollecitazioni sensoriali.

L'imitazione servile va distinta dalla condotta di appropriazione dei pregi altrui, contemplata all'art. 2598, co. 1, n. 2, c.c., la quale è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, non realmente possedute bensì indebitamente mutuate da quelle di un altro imprenditore, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente. L'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto. La sussistenza di una reale possibilità di confusione tra prodotti di imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti stessi che siano di media diligenza e intelligenza, ma anche con riferimento al tipo di clientela cui il rapporto è destinato [nel caso di specie, avente ad oggetto detergenti, il Tribunale ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale in ragione delle dimensioni, colori e forma similari delle bottiglie impiegate per il confezionamento del prodotto, dell’identità di forma e colore dei tappi, della somiglianza delle indicazioni relative alle diverse profumazioni dei vari prodotti, nonché della somiglianza per forma e colorazione del logo riprodotto sulle etichette, il tutto dato anche conto del fatto che il pubblico di riferimento era rappresentato dal consumatore medio].

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. In tale contesto viene evidentemente in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato, e cioè il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati nello specifico settore e che abbiano assunto nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo del prodotto stesso. [Nel caso di specie, la prospettazione difensiva dell’attrice sconta un grave ed insanabile deficit assertivo, atteso che risulta del tutto assente o, comunque, appare insufficiente la descrizione degli elementi esteriori/strutturali, estetici e stilistici non standardizzati e non necessariamente funzionali, dotati, quindi, di carattere distintivo ed individualizzante, in forza dei quali la platea dei consumatori avrebbe dovuto e potuto riconoscere l’origine imprenditoriale dei mulini de quibus, attribuendone conseguentemente la “paternità” all’attrice, e la cui pedissequa riproduzione nei macchinari pubblicizzati e messi in vendita dalla convenuta anche con il proprio logo, avrebbe potuto generare il lamentato, ma non dimostrato, disorientamento commerciale.]

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata.

I termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzati dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indicano sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola. Ancora, per meglio specificare i termini “concretizzazione del danno”, si ritiene che il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il fatto da cui può sorgere una responsabilità da illecito doloso o colposo ha causato un danno.

Quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica dovendo pertanto ritenersi preclusa.

La forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto si configura solo se si tratta di un valore estetico autonomo, di per sé decisivo nell’esercitare un’autonoma forza attrattiva sul consumatore.

L'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

Il verificarsi di danni in capo al titolare del marchio contraffatto non è in re ipsa, ossia nella sussistenza dell’accertata condotta di contraffazione ex articolo 2598 c.c., talché il titolare che domanda il risarcimento dei danni è gravato dall’onere, ai sensi dell’articolo 121 – secondo comma c.p.i., di provarne l’an ed il quantum. In proposito, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.

Costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche del prodotto dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegarlo a una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato; va esclusa, invece, l'imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili conseguenti alle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente.

La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usate da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori; la tutela prestata dalla previsione di cui all'art. 2598 c.c. ha infatti lo scopo di offrire una protezione all'uso corretto degli strumenti concorrenziali, considerati un valore-strumento per il benessere sociale, e non già di rendere possibile la creazione di monopoli o cartelli d'imprese, in grado di escludere dal mercato qualsiasi concorrente che intenda competere con il marchio noto.