La misura cautelare della descrizione ex art. 129 c.p.i., ove proposta in corso di causa, non costituisce una nuova, diversa, autonoma fase processuale rispetto al giudizio di merito, avendo piuttosto natura endo-causale. La c.d. “sostituzione procuratoria” ex art. 170 c.p.c., in forza del quale i difensori eletti sono delegati a rappresentare i propri assistiti in ogni fase e grado del giudizio, si estende anche ai procedimenti endo-causali: pertanto, pur non intendendo che la parte già costituita nel giudizio di merito lo sia automaticamente nel giudizio cautelare, la sostituzione procuratoria implica che laddove una parte sia costituita nel merito, anche per la fase cautelare in corso di causa la notifica vada effettuata al difensore ai sensi dell’art. 170 c.p.c.. Ne deriva che la notificazione dell’atto di riassunzione fatta alla parte personalmente anziché al procuratore costituito è nulla.

La nullità della notificazione degli atti, per carenza degli elementi essenziali (1) dell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, e (2) dell’esito positivo della consegna, è sanabile retroattivamente (i) per effetto del raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, o (ii) per rinnovazione della notificazione, eseguita spontaneamente dalla parte stessa o disposta d’ufficio ex art. 291 c.p.c. dal giudice. Laddove, rispetto al termine perentorio per la notificazione ex art. 669-sexies c.p.c., la notifica sia stata eseguita tempestivamente alla parte personalmente e tardivamente al difensore per spontanea iniziativa della parte onerata, la sanatoria della nullità della notifica tardiva retroagisce al momento del compimento della prima notifica, rendendola tempestiva. Se la notificazione dell’atto risulta tardiva rispetto al termine perentorio, occorre distinguere: se l’errore originario è imputabile al notificante, non si possono far retroagire ex tunc gli effetti della rinnovazione della notifica fino al momento della prima notificazione; se non è imputabile, la ripresa del procedimento notificatorio – che la parte deve provare di aver avviato nell’immediatezza dell’appresa notizia circa l’esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice – ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento.

La descrizione è una misura cautelare con funzione esclusivamente istruttoria. Ai sensi dell’art. 121, 5° comma, c.p.i., viene accordata un espressa deroga alla disciplina generale delle preclusioni istruttorie in materia di produzioni documentali, consentendo al CTU nel corso delle operazioni, di acquisire nuovi documenti ancorchè non prodotti in causa sino a quel momento. In questo senso, in corso delle operazioni peritali parte attrice può produrre documenti nuovi anche proponendo un nuovo ricorso per descrizione ai sensi dell’art. 130 c.p.i., sussistendone i presupposti, senza dover ricorrere all’istituto della remissione in termini. A tal fine: il fumus richiesto per la concessione della descrizione è affievolito rispetto a quello di altre misure cautelari, come il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda; quanto al periculum in mora, esso è soggetto ad una duplice valutazione, l’una relativa all’attualità della violazione contestata quale pregiudizio grave ed irreparabile conseguente agli illeciti denunciati, l’altra è relativa al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l’iniziativa non fosse attuata con urgenza.

Sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto (o anche di un marchio) altrui, posto che tale azione mira a conseguire mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice; analogo principio vale per l’azione di accertamento negativo dell’illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) della condotta di concorrenza sleale. L’interesse ad agire nell’azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un’espressa iniziativa assunta dal titolare del diritto di privativa tramite l’invio (o la ricezione) di una diffida o di un suo coinvolgimento in giudizi o procedimenti, non implicando necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente, uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo.

Ove due società concorrenti utilizzino nella propria denominazione sociale e marchio il medesimo patronimico – nella fattispecie, lo stesso cognome – differenziandosi solo per la presenza post adottata – in una – del nome di battesimo, l’ammissibilità dell’utilizzo del patronimico nei segni distintivi della seconda va valutata in concreto: sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto ai sensi dell’art. 2564 c.c., non operando nelle società di capitali il temperamento del principio di verità nella formazione del nome commerciale, e dell’eventuale integrazione di atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c.; sotto il profilo della confondibilità dei marchi, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., non essendo sufficiente ad esonerare il giudice dall’esame della stessa – per differenza di natura dell’azione, presupposti ed oggetto –  il precedente costituito dal rigetto di un’anteriore domanda di nullità del marchio. In generale, si deve escludere che un rischio di confusione sussista tra le due denominazioni ove le due società, pur operando nello stesso territorio e nello stesso settore merceologico, abbiano mantenuto una coesistenza pacifica per lungo tempo, tale da determinare nel pubblico una diffusa consapevolezza della differente identità delle due società, e così dei loro marchi. Inoltre, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo – per lo stesso genere di prodotti, nell’abito dell’uso fattone –  senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire – nell’ambito locale – la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. In una tale ipotesi, il regime del c.d. marchio di fatto esclude che possa assumere alcuna rilevanza la possibilità di confondibilità tra il marchio (ancorché solo originariamente) di fatto e quello registrato successivamente, essendo anzi un rischio insito a questa dinamica. In ogni caso, ove il marchio di fatto venga successivamente registrato, il pericolo di confusione con il marchio registrato anteriormente viene meno per effetto del c.d. principio di preclusione per coesistenza di cui all’art. 20, co.1, lett. b. d.lgs n. 30 del 2005.

Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, le conclusioni assunte dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie. Si tratta infatti di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un’esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell’illecito antitrust.

La nullità dell'intesa a monte determina la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle oggetto di controversia, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.

Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, che accerta un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche con riferimento al settore delle fideiussioni omnibus, non costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust con riferimento alle fideiussioni sottoscritte in data anteriore al perimetro temporale dell'accertamento stesso, decorrente da novembre 2003 a maggio 2005. Di conseguenza, il garante che agisce per la nullità totale o parziale del contratto deve provare l'esistenza di un'autonoma intesa illecita, differente da quella accertata dalla Banca d’Italia con detto provvedimento o, in alternativa, deve allegare e  provare che la medesima intesa restrittiva riscontrata dalla Banca d'Italia  aveva avuto inizio ben prima del periodo fatto oggetto dell’istruttoria dalla stessa effettuata. In assenza di tali elementi probatori, la domanda di nullità è infondata e deve essere dunque respinta. 

Ai fini dell'individuazione della giurisdizione competente l'espressione "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire" deve essere inteso come quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, ovvero quello in cui il danno si è concretizzato, tenendo presente tuttavia che tale luogo non riguarda quello del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro.

Una impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in via generale, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato. La legge non vieta, pertanto, la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (ex art. 3 l. 287/1990), che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato causando conseguentemente un danno ai consumatori.

La capacità di impresa di imporre determinate condizioni in uno specifico rapporto contrattuale non determina di per sé una posizione dominante, ma lo sfruttamento di questo potere negoziale può comportare, quando ne ricorrano le condizioni, un abuso di dipendenza economica. Si ha, in particolare, abuso di dipendenza economica quando un’impresa è in grado di determinare con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, dovendo essa essere valutata anche tenendo conto della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

La vendita "sottocosto", definita dall'art. 15, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in tema di "vendite straordinarie", secondo i parametri convenzionali di calcolo ivi indicati, rappresenta un’ipotesi di vendita di prodotti sul mercato ad un prezzo particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell'immediato) remunerativo per l'offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato o come artificioso abbattimento sottocosto dei prezzi non giustificato dalle obiettive condizioni di acquisto dei beni. La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie; è favorevole ai consumatori e al mercato sino a quando non giunga alla soppressione della concorrenza e, perciò, si traduca in un danno per gli stessi consumatori e il mercato, con la conseguenza che solo in tale ultima situazione si realizza l'illecito concorrenziale da dumping interno.

L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 CPI e, comunque, nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo.

La presenza di minime differenze non esclude una contraffazione di un modello registrato in quanto la protezione conferita dal disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa e i dettagli marginali non sono idonei ad escludere la contraffazione.

Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora vengono valutati in base a criteri diversi rispetto agli ordinari criteri di giudizio applicati in ambito cautelare, in considerazione del particolare diritto che si intende cautelare, cioè il diritto processuale alla prova.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto di privativa ed è sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile.

Nel caso di adozione del provvedimento inaudita altera parte, l’udienza successiva ha lo scopo di valutare, non solo la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente, ma anche il risultato della descrizione stessa, senza entrare nella valutazione della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale, dato il suo carattere funzionale.

L’esame degli esiti della misura e la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte, ha carattere formale e deve verificare la rilevanza e la formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti a costituire la base per assolvere all’onere di provare la violazione di un diritto di proprietà industriale e non estendersi all’indagine del loro contenuto, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettiva sussistenza di una violazione.

Nel caso della descrizione, al fine di dimostrare il fumus boni non è possibile limitarsi ad un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma è necessario fornire elementi concreti di potenziale riscontro della lesione stessa e, soprattutto, del pericolo di dispersione della prova.

Quanto al periculum, è sufficiente rilevare, che nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito potrebbe intervenire un mutamento irreversibile della situazione di fatto, dovuto alla possibile dispersione, manipolazione o alterazione del materiale raccolto, tale da compromettere l’esigenza di conservazione degli elementi di prova delle violazioni denunciate dalla ricorrente.

La distribuzione degli affari giudiziari all'interno del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza [in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente aveva formulato anche una domanda di accertamento della contraffazione di marchio e di risarcimento del danno da compensarsi, eventualmente, con l'importo ingiunto].

Ai fini dell'accertamento della contraffazione di marchio non è sufficiente allegare un'immagine dei prodotti contraffatti, occorrendo dimostrare anche che tali prodotti sono stati collocati sul mercato dall'asserito contraffattore.

Il lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio non può essere risarcito laddove il titolare del marchio non abbia provato in giudizio la diminuzione patrimoniale.

Il danno non patrimoniale all'immagine che deriva dalla contraffazione di marchio è risarcibile solo a fronte di specifica allegazione e prova (anche mediante l'utilizzo di presunzioni), non essendo sufficienti a tal fine mere elencazioni di voci di danno. Tali carenze probatorie, peraltro, non possono essere colmate attraverso il ricorso all'equità.

La portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume centralità, postulando in caso di esigenze sopravvenute di rilevante portata- quali indubbiamente la pandemia - che le parti siano chiamate, laddove l’una o l’altra lo richieda, ad avviare trattive per la rinegoziazione in funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione convenzionale.

Il risarcimento del danno contrattuale derivante dalla mancanza di posizionamento del marchio e la vendita ad altri clienti va commensurato, in mancanza di altri elementi, alle royalties per l’intero che la parte avrebbe dovuto corrispondere con marchio posizionato e con vendite a clienti autorizzati.

Non costituisce specifica contestazione del documento la generica affermazione della parte di inattendibilità di un documento di controparte consistente in riepiloghi corredati dalla documentazione contabile di supporto relativa alla domanda risarcitoria.

La sparizione della merce dalla sede operativa della società resistente, ove in precedenza era stata eseguita una descrizione di tali oggetti asseritamente in contraffazione, corrobora ed accresce il periculum in mora per la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo, richiesto dalla ricorrente in conseguenza del rischio di svuotamento patrimoniale della resistente.

Nel giudizio cautelare volto alla concessione del sequestro conservativo promosso dal Curatore nei confronti dell'ex amministratore unico, costituiscono indici rilevanti ai fini dell’accertamento del periculum in mora sia la scarsa capienza patrimoniale del resistente, sia la condotta dallo stesso tenuta durante l’amministrazione, qualora essa si connoti per l’ingiustificata trascuratezza dell’interesse sociale e per una disinvolta gestione negativa del patrimonio societario. Tali elementi, ove allegati e adeguatamente provati dal Curatore, sono idonei a fondare il timore concreto che l’esecuzione coattiva del credito possa essere pregiudicata.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. [Nel caso di specie, l'attore agiva in giudizio per l'accertamento della nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2018, lamentandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto non risultava prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, a tacer del fatto che tale provvedimento interessava  le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. Conseguentemente, l'attore avrebbe dovuto provare il perdurare dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva al 2005, prova che non ha fornito].