Ai sensi della legge sul diritto d'autore, sono protette come opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il carattere creativo viene normalmente interpretato dalla giurisprudenza come un apporto personale, anche se molto modesto, dell’autore sull’opera, la quale in pratica non deve sostanziarsi in un’imitazione pedissequa dell’opera altrui.

Quanto al valore artistico, si dovrà fare riferimento a parametri il più possibile oggettivi e alla percezione che dell’opera del design si è affermata negli ambienti culturali in senso lato, essendo i soli criteri di tipo soggettivo, volti a valorizzare la maggiore originalità delle forme rispetto a quelli riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato o la capacità di suscitare emozioni, insoddisfacenti per il rischio di sfociare in un soggettivismo arbitrario ancorato al gusto personale, estetico, alla sensibilità artistica e alla cultura di chi effettua la valutazione.

In particolare, costituiscono indizi dell’obiettiva artisticità dell’opera riconoscimenti collettivi tributati alla stessa da ambienti culturali non prossimi ai soggetti che producono o commercializzano il prodotto, che abbiano individuato in esso capacità rappresentative, comunicative ed evocative che vanno al di là della semplice gradevolezza delle sue linee.

L’attestazione del riconoscimento espresso dalle istituzioni culturali è deducibile da mostre, esposizioni, recensioni di esperti.

Inoltre, anche la circostanza che un’opera di design divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale e l’attribuzione di un prezzo elevato, superiore al mero valore commerciale, costituiscono ulteriori indici rilevanti.

Nel quadro del procedimento per descrizione ex artt. 129 e ss. c.p.i., il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Tale fumus che ha dunque funzione esclusivamente probatoria è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

[In tema di brevetto di procedimento, il fumus può ritenersi provato anche se il ricorso per descrizione risulti obiettivamente necessario per accertare il procedimento effettivamente adottato dal presunto contraffattore.]

Quanto alle privative non titolate, quali sono i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisca in giudizio, pur nei limiti della prova di verosimiglianza propria del giudizio cautelare, dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali in capo al legittimo detentore, nonché dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi, quanto a segretezza di dette informazioni, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del ramo, abbiano dette informazioni valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Obbligo principale del licenziante è quello di garantire al licenziatario per l’intera durata del contratto la persistente validità dei brevetti in tutti i territori convenuti e quindi il pieno e duraturo godimento dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dei diritti di privativa industriale.

La perizia stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.
[Nel caso in esame, le circostanze del caso concreto peraltro non consentono di riconoscere attendibilità alla perizia di parte, difettando le condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]

La signoria sull'immissione di prodotti a marchio nello spazio europeo rimane al titolare del marchio: l'immissione in commercio che esaurisce il diritto del titolare del marchio è, per i prodotti provenienti dal di fuori dello spazio europeo, solo quella che sia fatta o autorizzata dal titolare stesso. [Nel caso di specie, non risulta provato dalla ricorrente che abbia acquistato gli orologi a marchio "BOSS" in esame da un soggetto di paese terzo che sia
autorizzato dal titolare ad immettere il prodotto a marchio nello spazio europeo.]

La competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa si determina avuto riguardo al "petitum" sostanziale e alla "causa petendi", dovendo la controversia essere inerente propriamente ai diritti di proprietà industriale e dunque tale per cui la decisione sia idonea ad incidere sui medesimi.

[Nel caso di specie viene invocato un contratto di licenza d’uso di marchio ma la domanda svolta nel presente giudizio, è domanda di mero pagamento di corrispettivi contrattuali senza che vi sia contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio Byblos, sulla determinazione della royalties e comunque su aspetti propriamente inerenti la materia dei diritti di proprietà industriale.]

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

In tema di tutela del marchio, l’attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di mercato, da cui dipende l’affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, consiste nella circostanza che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’eventuale uniformità dei canali di commercializzazione. [ Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto priva di pregio la tesi di parte resistente che intende escludere la confondibilità tra i due marchi in ragione dei differenti canali di commercializzazione dei prodotti utilizzati, focalizzando l’attenzione sull’assenza di uno store online per i prodotti commercializzati da parte ricorrente, nonché la differente platea di riferimento e lo sviluppo del bene su territori differenti.]

La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio registrato altrui per prodotti o servizi identici o affini, se ciò determina un rischio di confusione per il pubblico.
La tutela del marchio ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i., dopo la riforma del 1992, comprende non solo il rischio di confusione costituito dalla identità o somiglianza dei segni, accompagnato dall’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche quello consistente nella semplice associazione dei due segni, tale per cui il pubblico possa essere tratto in errore circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali o di gruppo.
Il principio della unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale.

[Nel caso di specie, l’uso non autorizzato del segno "Vittoria" integra violazione delle privative attoree, in diretta usurpazione del marchio "Vittoria" ed in diretta contraffazione pure del marchio "Vittoria immobiliare", sebbene composto, di cui la parola "Vittoria" costituisce il cuore, cioè a dire l’elemento distintivo, il nucleo ideologico-espressivo connotato di particolare attitudine individualizzante e distintiva. Il rischio di confusione permane benché alla parola "Vittoria" la convenuta abbia aggiunto la parola "costrizioni", perché alla stregua di un giudizio in via globale e sintetica, tale aggiunta, peraltro meramente descrittiva del settore di attività, non è idonea a escludere la contraffazione del marchio “forte” quale è "Vittoria immobiliare", il cui nucleo essenziale è da individuarsi nella parola "Vittoria".]

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione, se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno. In buona sostanza, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

È contrario alle regole della correttezza professionale assumere un impegno formale di non utilizzo di marchi nella propria attività commerciale al fine di chiudere un contenzioso e poi adottare, poco dopo, una condotta affatto contraria all’impegno assunto; l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda ben può essere solo potenziale.