La capacità distintiva propria di un marchio non viene meno a seguito della sua entrata nel linguaggio comune come “neotoponimo”
Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d'impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]
Allegazione e prova dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario
La mancata prova dell’esistenza di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto o effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali, cagiona l' inadempimento dell’onore probatorio ex art. 1697 c.c. per cui la domanda volta all’accertamento della nullità del contratto sottoscritto non può essere accolta, e né può trovare accoglimento la domanda subordinata di declaratoria della nullità parziale. Ad ogni modo, l’allegazione generica e non meglio specificata di una negazione della libertà di iniziativa economica e della compressione della propria sfera di disponibilità patrimoniale non consentirebbe, in ogni caso, di per sé sola, di ritenere assolto l'onere probatorio della domanda risarcitoria, né sarebbe applicabile il ricorso al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., che presuppone l'impossibilità oggettiva ed assoluta di prova del danno nel suo preciso ammontare.
Assenza di apposita clausola di sell-off: l’uso del marchio fuori dal periodo di durata della licenza è ammissibile solo per un periodo congruo al fine di bilanciare gli interessi delle parti
Il venire meno del titolo contrattuale che autorizza l’utilizzo dei segni distintivi fa venire meno il consenso all’utilizzazione dei detti segni distintivi. Purtuttavia, successivamente alla scadenza del contratto di licenza, si può pattuire un termine per la lecita commercializzazione delle scorte o, in caso di mancata previsione, può giustificarsi -in base al canone di buona fede, che sempre deve presiedere i rapporti contrattuali- un circoscritto termine finalizzato allo smaltimento delle scorte. Nel contemperamento degli opposti interessi del titolare del segno e dell’ex licenziatario, in mancanza di un’espressa previsione, il periodo temporale di commercializzazione, successivo alla scadenza del contratto di licenza, deve essere limitato secondo criteri di equità, tenendo conto, da un lato, della natura di diritto assoluto della privativa e, dall’altro, della legittima aspettativa dell’ex licenziatario in buona fede allo smaltimento di giacenze prodotte nel periodo di vigenza del contratto. Tale periodo va circoscritto, tenendo presente gli elementi e le peculiarità del caso di specie e, in particolare, valutando la durata dei rapporti contrattuali e le quantità di prodotti oggetto della produzione. In base agli usi, quando non sia prevista dalle parti una espressa clausola di sell off, si ritiene congruo, per il lecito smaltimento di giacenze, un arco temporale individuabile tra i tre e i sei mesi. La liceità dell’uso del segno è circoscritta alla finalità dello smaltimento delle giacenze e, quindi, non può scriminare condotte volte a promuovere nuovi prodotti, come la promozione e la pubblicizzazione di nuovi modelli, attraverso nuovi cataloghi relativi ad anni successivi alla cessazione della licenza. Tale condotta consentirebbe surrettiziamente l’uso dei segni distintivi altrui, in palese violazione dei diritti assoluti di privativa, per un periodo di tempo indefinito e di gran lunga superiore a quelli riconducibili alla legittima aspettativa dell’ex licenziatario.[Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto incongruo un periodo di due anni successivi alla cessazione del contratto di licenza, ai fini del lecito smaltimento delle giacenze. Esso è infatti eccessivo rispetto agli usi, nonché valutando in concreto la durata biennale del contratto di licenza, addirittura uguagliato, se non superato, dal periodo successivo di utilizzazione non autorizzato dei segni distintivi].
Sulla riformulazione delle rivendicazioni brevettuali nel corso del giudizio di nullità brevettuale
Nell’ambito di un giudizio di nullità brevettuale il titolare del brevetto ha la facoltà ed il diritto potestativo ai sensi dell’art. 79 c. 3 c.p.i. di sottoporre al Giudice un’istanza - esercitabile in ogni fase e grado del giudizio - di riformulazione delle rivendicazioni oggetto di brevetto, purché la richiesta avvenga: i. sul piano sostanziale entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto iniziale e non individui una estensione ulteriore rispetto a quella oggetto del brevetto; ii. sul piano processuale nei limiti dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, nonché nel rispetto della clausola generale di buona fede (anche processuale) e con il limite dell’abuso del diritto.
L’esercizio del diritto di riformulazione delle rivendicazioni brevettuali non costituisce una mutatio libelli ma una disposizione del diritto sostanziale purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto: lo ius poenitendi sostanziale non può essere esercitato in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui e iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate.
Accertamento dell’an e del quantum del credito azionato in via esecutiva a titolo di penale cautelare
Deve ritenersi ammissibile la proposizione di entrambi i rimedi giuridico-processuali ex art. 669 duodecies c.p.c. e art. 615 c.p.c., allorchè quello di opposizione all’esecuzione contenga censure che non implichino in alcun modo valutazioni sulla perdurante od originaria legittimità della misura cautelare e, quindi, sul merito delle posizioni soggettive fatte valere in sede cautelare, le quali sono, ope legis, riservate al giudice competente per la revoca o modifica ex art 669 decies c.p.c. e, quindi, al giudice del successivo giudizio di merito, o al giudice del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ma che abbiano ad oggetto soltanto motivi di sopravvenuta carenza del titolo in forza del quale è stata instaurata l’opposta procedura esecutiva.
La riformulazione delle rivendicazioni nel corso del giudizio di nullità del brevetto e attività inventiva
La scadenza del brevetto in corso di causa non rende inammissibile la riformulazione delle sue rivendicazioni, avendo questa efficacia retroattiva, posto che il titolo brevettuale attribuisce fin dalla sua domanda originaria al titolare i diritti di esclusiva nei limiti della sua riformulazione, cosicché ove si accerti l’interferenza del prodotto di un terzo con il brevetto riformulato, detto illecito deve reputarsi sussistente fin dal momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere, anche se precedente alla riformulazione, e fino al momento in cui il trovato non è giunto a scadenza.
Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di brevettabilità dell’altezza inventiva è necessario verificare se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione sarebbe risultata in modo evidente dallo stato della tecnica, dovendosi ricomprendere in tale ultima nozione le conoscenza inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini che il tecnico del ramo avrebbe preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggettivo dell’invenzione brevettata.
Al fine di determinare se un determinato brevetto possieda il carattere di altezza inventiva, il criterio del problem and solution approach richiede prioritariamente di individuare la closest prior art, ossia l’anteriorità che rappresenta il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o ad un campo molto vicino, e richiedendo i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione.
Contratto pluriennale di rivendita dei capi di abbigliamento “PINKO” e utilizzo del marchio stesso
In tema di contratti di rivendita di prodotti nonché di utilizzo del marchio con durata pluriennale, con previsione di un utile minimo annuale garantito al concedente, in caso di mancato rinnovo del contratto da parte del rivenditore prima dello scadere del dodicesimo mese, è riconosciuto al concedente, anche nel rispetto del principio di conservazione del contratto ai sensi dell’art. 1367 c.c., il diritto a percepire l’utile per l’annualità nella quale il fornitore ha comunicato il mancato rinnovo con riduzione proporzionale dell’importo garantito in ragione del più breve periodo di vigenza del contratto nell’ultima annualità.
Conversione del brevetto in modello di utilità e effetti di tale trasformazione sulla domanda di accertamento della contraffazione
L’art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto nazionale si considera come depositata in Italia nella stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo.
[Nel caso di specie ricorre una situazione del tutto peculiare, in quanto è stata conservata la validità come modello di utilità nazionale del brevetto che, a sua volta, si basava sugli insegnamenti di un precedente modello di utilità italiano. La fattispecie sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per l'identità del trovato.]
Concorrenza sleale per indebito utilizzo del know-how e di notizie riservate afferenti all’attività dell’impresa concorrente fornitrice di servizi di sicurezza e vigilanza privata
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. La diversità di dimensioni imprenditoriali non è tuttavia idonea ad escludere il presupposto del rapporto di concorrenza tra le parti.
Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito
