Si ritiene ammissibile il reclamo anche nei confronti del provvedimento che conferma la descrizione. Se dal punto di vista funzionale il provvedimento di descrizione può essere assimilabile ai provvedimenti di istruzione preventiva, assolvendo al compito di acquisire in via d’urgenza elementi di prova che rischiano di disperdersi, sotto il profilo procedimentale è assoggettato al rito cautelare uniforme compreso il reclamo dell’art. 669 terdecies.

La descrizione è misura di carattere istruttorio, connotata da una forte vocazione cautelare, finalizzata ad acquisire la prova ove sussista il rischio della sua dispersione, allo scopo anche di conferire una tutela di tipo immediato e strumentale sia ai diritti di difesa della parte ricorrente, sia, per il tramite di questi, ai diritti di natura sostanziale per i quali si invoca protezione.
La conferma del decreto interviene a contraddittorio instaurato e quindi alla luce delle difese svolte dalla parte resistente.
Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione.

Non si può ritenere propria della sede processuale descrittiva alcuna statuizione circa la probabile fondatezza della sussistenza delle violazioni dei diritti soggettivi, cosicché, ad esempio, l’esito del processamento di dati contenuti in supporti informatici appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice non è necessario ai fini della conferma del decreto di descrizione inaudita altera parte, mentre lo sarà per l’eventuale concessione dei provvedimenti di distruzione dei documenti e inibitoria al loro utilizzo.

L’esito della descrizione inteso come accertamento del contenuto dei documenti appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice rileva in quanto sia richiesta l’adozione di misure cautelari ovvero, ai fini della conferma della descrizione disposta con decreto, nell’ipotesi in cui vengano accertati elementi ulteriori, che non erano stati presi in considerazione nel decreto autorizzativo, mentre può ben essere sufficiente, ai fini della conferma, la mera rivalutazione, dopo l’instaurazione del contraddittorio, degli elementi forniti in ricorso.

Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

In materia di tutela dei segni distintivi, per valutare il rischio di confusione tra marchi occorre guardare alla capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, considerando sia la notorietà del marchio sul mercato sia il grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

Nel caso di marchi denominativi, la mera inversione di due termini non è idonea ad integrare un’apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. Inoltre, l’effetto confusorio non può essere escluso dalla constatazione che il segno sia utilizzato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l’indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva.

L’eccezione di convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.

In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. In tale prospettiva tale tutela costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all’effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa.

La contraffazione del marchio non sussiste qualora le differenze tra i segni, sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, risultino prevalenti rispetto agli elementi comuni, soprattutto laddove questi non costituiscano il nucleo distintivo del marchio.

A fronte dell’inefficacia dell’ordine cautelare, che comprende l’ipotesi della dichiarazione, anche con sentenza non passata in giudicato, di «inesistenza del diritto a cautela del quale la statuizione era stata adottata», ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 669 novies c.p.c. il giudice deve adottare tutte le disposizioni necessarie a ripristinare lo status quo ante.
Nel caso in cui sia stata revocata la misura cautelare, già produttiva di effetti inibitori e di penale, ma non siano stati adottati i provvedimenti restitutori in relazione alle spese rimborsate dalla ricorrente alla resistente per le due fasi cautelari, è facoltà dell’avente diritto richiedere i provvedimenti ripristinatori al giudice del merito o, in mancanza di domanda formulata in sede di appello, al giudice della cautela.

Rientra tra i provvedimenti ripristinatori della situazione precedente la pronuncia di condanna al rimborso delle spese processuali, pagate in forza del provvedimento cautelare poi revocato.

A differenza delle norme procedurali, generalmente applicabili dalla data della loro entrata in vigore,  una norma di diritto sostanziale si applica (I) dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce,  (II) agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma e (III) alle situazioni giuridiche nuove, ma non quelle sorte e definitivamente “acquisite” nella vigenza della vecchia legge, salve le disposizioni particolari che determinano specificamente le condizioni di applicazione nel tempo della nuova legge.

L’art. 9, par. 1 della direttiva 2014/104/UE, che introduce una presunzione inconfutabile dell’esistenza della violazione antitrust accertata in via definitiva da un’autorità nazionale, costituisce norma sostanziale poiché l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l’identità del suo autore – assieme al danno causato da tale violazione e all’esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione – rientrano tra “gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno” (Corte di Giustizia, C-25/21, Repsol Comercial de Produtos Petroliferos SA e negli stessi termini Corte di Giustizia, C- 267/20, Volvo e DAF Trucks).

Anche laddove non fosse applicabile la vincolatività della decisione dell’AGCOM, è applicabile il principio della “prova privilegiata” che può consentire alla parte colpita dall’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale di superare la presunzione così determinatasi ma senza che sia possibile rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi sia dinanzi all’Autorità che nelle successive fasi impugnatorie (v. Cass. 20 giugno 2011, n. 13486)

L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio del rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti. In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.

Invero, un marchio ha carattere distintivo quando permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, dovendo lo stesso essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei beni o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non si impegna a esaminarne i vari dettagli.

I segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso. Per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione; essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale.

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla validità o alla nullità del marchio registrato, dovendo quindi verificarsi unicamente – sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali – se sussista il fumus boni iuris della tutela invocata ai sensi dell’art. 20 c.p.i. o se tale tutela sia impedita dalla ricorrenza di elementi tali da ritenere a livello prognostico esistente un profilo di legittimità del preuso e/o di nullità del marchio.

La tutela del preuso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i. deve essere valutata tenendo conto che il preuso con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio, che resta suscettibile di registrazione, ma ne consente l’utilizzo, mentre l’assenza di notorietà del preuso non è idonea a legittimare la continuazione dell’utilizzazione del marchio tenuto conto del disposto dell’art. 20 c.p.i.

La tolleranza nel consentire l’utilizzo del marchio negli ultimi anni non elide il profilo del periculum in mora, alla luce dell’assenza di prova della piena consapevolezza dell’uso del marchio.

Nell’ambito di un giudizio di contraffazione di marchi nazionali ed europei, la descrizione costituisce un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova; per tale ragione, avendo la stessa un minore grado di consistenza rispetto ad altre misure cautelari, il “fumus boni iuris”, andrà apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito – e solo, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto, che richiede la descrizione, dovrà fornire non soltanto elementi di prova sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ma dovrà anche offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione e della non pretestuosità o abusività della richiesta, pena lo svuotamento della funzione della misura stessa.

Invece in relazione al “periculum in mora”, essendo, pertanto, la finalità della descrizione principalmente quella di acquisire gli elementi di prova da utilizzarsi nel successivo giudizio di merito, fatte salve le misure da adottarsi a tutela di eventuali diritti di proprietà industriale o a riservatezza dei dati non pertinenti ai fini di causa ovvero volte allo scopo di scongiurare richieste di descrizione pregiudizievoli ed esplorative, la circostanza, per cui la documentazione contabile possa essere ottenuta anche mediante un provvedimento di esibizione nel corso del giudizio di merito a cognizione piena, non fa venir meno la facoltà di ottenere, prima dell’instaurazione dello stesso giudizio, la descrizione dei documenti, per gli elementi di prova concernenti non solo la denunciata violazione, ma anche la sua entità, e quindi utili a ricostruire la catena distributiva dei prodotti contraffatti.