Brevetto dichiarato essenziale ma non SEP e royalty di mercato
L’impegno a concedere licenze a condizioni FRAND, assunto dal titolare con la dichiarazione di essenzialità del brevetto all’organismo di standardizzazione, opera soltanto nella misura in cui il brevetto sia effettivamente essenziale per lo standard [la dichiarazione all’ETSI subordinava l’impegno alla circostanza che i brevetti fossero, o divenissero, e restassero essenziali]. Qualora si accerti che il brevetto non era essenziale ab origine, il lucro cessante da contraffazione va commisurato alla royalty di mercato praticata in fattispecie analoghe, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 125 c.p.i., e non alla royalty FRAND. L’affidamento sulla natura essenziale del brevetto non può essere invocato da chi, senza stipulare alcuna licenza sul presupposto della non essenzialità, ne abbia fatto consapevole utilizzo anziché adottare soluzioni tecniche alternative; né il contraffattore può dolersi del mancato rispetto degli obblighi di comportamento gravanti sul titolare di brevetti essenziali, se non dimostra di essersi a sua volta comportato come licenziatario disponibile, prestando una congrua garanzia e rendendo il conto.
Quando il brevetto contraffatto copre una funzione accessoria di un prodotto complesso, che incorpora una pluralità di tecnologie, software e brevetti, la royalty di riferimento per la liquidazione del lucro cessante e gli utili oggetto di retroversione ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i. vanno determinati con riguardo alla sola quota di valore o di utile causalmente ricollegata alla violazione, e non al valore o all’utile dell’intero prodotto, perché diversamente si determinerebbe una sovracompensazione, integrante un danno meramente punitivo, estraneo all’ordinamento e alla ratio dell’art. 125 c.p.i. [decoder per la televisione digitale; brevetti relativi alla sottotitolazione, funzione accessoria rispetto alla ricezione del segnale]. La domanda di retroversione resta perciò assorbita quando la quota di utile riconducibile alla privativa sia inferiore all’importo liquidato a titolo di lucro cessante.
L’inclusione di un brevetto in uno standard tecnico, che consegue di regola a una dichiarazione unilaterale del titolare, non ne garantisce l’essenzialità; se il convenuto la contesta, l’essenzialità deve essere accertata in giudizio e richiede che tutte le caratteristiche della rivendicazione si riferiscano ad aspetti o funzioni obbligatori, e non opzionali, dello standard. Trattandosi di valutazione tecnica, non opera il principio di non contestazione, che riguarda soltanto i fatti. Escluso il carattere essenziale, la conformità del prodotto allo standard non basta a far presumere la contraffazione dei modelli non sottoposti a verifica tecnica, e grava sul titolare l’onere di provare che ciascuno di essi attua l’invenzione.
L’eccezione di prescrizione riferita a qualsiasi danno subito dal titolare della privativa comprende anche la domanda di retroversione degli utili, rimedio volto a compensare una posta di danno, e il richiamo al solo termine quinquennale non ne limita la portata, perché elemento costitutivo dell’eccezione è l’inerzia del titolare, mentre l’individuazione del termine applicabile è quaestio iuris rimessa al giudice. Poiché la contraffazione è un illecito permanente, la prescrizione decorre di giorno in giorno, sicché il diritto al risarcimento del lucro cessante si prescrive per i fatti anteriori al quinquennio e il diritto alla retroversione degli utili per quelli anteriori al decennio precedente il primo atto interruttivo.
