Decadenza del marchio per non uso, prova dell’uso effettivo e condanna per abuso del processo

Il titolare del marchio ha un vero e proprio onere di utilizzazione, che impedisce che fenomeni di accaparramento trasformino la tutela del segno in uno strumento di distorsione della concorrenza. L’uso che evita la decadenza ai sensi dell’art. 24 c.p.i. deve essere effettivo, e quindi non simbolico, non sporadico, non fittizio né attuato al solo scopo di evitare la decadenza, e riguardare quantitativi di prodotto non irrilevanti; deve raggiungere un minimo di intensità in rapporto alla tipologia del mercato e alla dimensione dell’impresa, conservare individualità al prodotto, testimoniare una presenza dell’impresa sul mercato ed essere almeno potenzialmente idoneo a incidere sulla sfera dei concorrenti [vendite circoscritte a pochi mesi del quinquennio e pari in media a circa dodici paia di calzature al mese].

La prova dell’uso effettivo del marchio non può fondarsi su un contratto di licenza privo di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. [contratto datato anteriormente alla costituzione della società licenziataria], su cataloghi privi di riscontri circa la loro epoca e l’effettiva produzione e vendita dei prodotti raffigurati, né su fatture che non consentono di ricondurre i prodotti venduti al marchio azionato.

La nuova domanda di registrazione del medesimo segno dà luogo a un titolo distinto e non impedisce la decadenza già maturata per il marchio anteriore.

Il marchio figurativo costituito da comuni figure geometriche è tutelato limitatamente alle specifiche modalità della loro rappresentazione, sicché le differenze che caratterizzano il segno registrato rispetto a quello del resistente escludono, a una valutazione globale e sintetica, il rischio di confusione [spessore dei lati, fusione delle figure, vista prospettica anziché frontale, vertici troncati].

Il decorso di un lungo periodo tra la diffida e il deposito del ricorso cautelare [oltre sedici mesi] esclude il periculum in mora.

La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d’ufficio in caso di soccombenza, ha natura sanzionatoria e pubblicistica, è autonoma rispetto alla responsabilità aggravata dei primi due commi e con essa cumulabile, e richiede una condotta oggettivamente qualificabile come abuso del processo, quale l’avere agito pretestuosamente, senza necessità di accertare il dolo o la colpa grave. Integra abuso dello strumento processuale la proposizione di un ricorso cautelare a tutela di un marchio senza allegare né provare l’uso effettivo del segno, benché la controparte avesse eccepito la decadenza per non uso già in sede stragiudiziale e il ricorrente non abbia fornito la prova neppure nel termine concesso dal giudice.