Inammissibilità della limitazione giudiziale del brevetto nel giudizio di contraffazione con nullità solo eccepita

La facoltà di limitazione giudiziale delle rivendicazioni prevista dall’art. 79, comma 3, c.p.i. presuppone una domanda, principale o riconvenzionale, di accertamento della nullità del brevetto destinata a sfociare in una decisione di invalidità, totale o parziale, con efficacia di giudicato, come conferma l’art. 76, comma 2, c.p.i. Essa è pertanto inammissibile nel giudizio di contraffazione in cui la nullità del titolo sia dedotta soltanto in via di eccezione e conosciuta incidenter tantum, ferma la facoltà del titolare di chiedere, anche in corso di causa, la limitazione in via amministrativa ai sensi dell’art. 79, commi 1, 2, 3-bis e 4, c.p.i.

La facoltà di riformulare le rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio, che consente al titolare di incidere unilateralmente sulla durata del processo con una latitudine eccezionale, si giustifica, anche in coerenza con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., come mezzo di reazione alla domanda di nullità, diretto a impedire che l’effetto distruttivo dell’invalidità si propaghi oltre quanto strettamente necessario in base ai motivi dedotti. Al pari della conversione del brevetto nullo ex art. 76, comma 3, c.p.i., essa esprime il favore legislativo per la conservazione del titolo e resta quindi estranea al giudizio di contraffazione, che si conclude con un accertamento sull’uso illecito dell’invenzione privo di effetti demolitori del titolo.

L’art. 138, comma 3, CBE, nel riferirsi alle procedure “concernenti la validità” del brevetto europeo, coincide sul punto con l’art. 79, comma 3, c.p.i., perché si colloca in una cornice normativa che detta regole uniformi per le azioni dirette a ottenere, davanti alle autorità nazionali giudiziali o amministrative, una dichiarazione di nullità del brevetto.

L’accoglimento in corso di causa dell’istanza di limitazione amministrativa del brevetto costituisce un fatto nuovo che, se interviene a istruttoria chiusa, può essere allegato e provato anche dopo la scadenza dei termini per l’attività assertiva e per la produzione documentale, purché prima della rimessione della causa in decisione ed entro l’udienza di precisazione delle conclusioni. È tardiva l’allegazione delle rivendicazioni riformulate in via amministrativa compiuta soltanto con la comparsa conclusionale, con conseguente inammissibilità della richiesta di rimessione in istruttoria per un supplemento di consulenza tecnica sulle nuove rivendicazioni.