Legittimazione e presupposti della domanda di nullità di un marchio registrato in mala fede

L’art. 122 comma 2 c.p.i. riserva l’azione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori – quale l’aspettativa di registrazione derivata dall’iniziato uso del segno – solo al titolare dei diritti anteriori, dal suo avente causa o dall’avente diritto. Tra questi devono ritenersi compresi sia i successori nella titolarità del diritto (aventi causa) sia coloro che vantino diritti derivati (aventi diritto) e quindi i licenziatari.

La disciplina della registrazione in mala fede di cui all’art. 19 comma 2 c.p.i. è un istituto riservato a casi di sfruttamento scorretto del sistema della registrazione; diversamente, nel conflitto fra più registranti, operano i criteri della prevalenza del primo registrante, ai sensi dagli artt. 12 e 20 c.p.i. In particolare, la registrazione in mala fede è integrata quando un terzo a conoscenza dell’altrui scelta di operare la registrazione di un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest’ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito e se del caso utilizzato, sia avvia a registrarlo). Occorre dunque (i) una condotta oggettiva, consistente nell’aver preceduto un soggetto che si avviava a registrare il marchio – ledendone l’aspettativa meritevole di tutela –, e (ii) la consapevolezza soggettiva di perseguire – attraverso la condotta – tale intento abusivo, dunque la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”. Quanto all’elemento oggettivo, la meritevolezza di tutela dell’aspettativa alla registrazione – tale da interferire con le registrazioni successive ex art. 12 c.p.i, con l’accoglimento della domanda di nullità della registrazione altrui per mala fede – si ha, alternativamente: ove l’uso del marchio sia stato gratificato dall’ottenimento di una notorietà qualificata; diversamente, dalla circostanza che l’utilizzatore del marchio abbia proceduto diligentemente con sollecitudine alla registrazione. In mancanza, l’elemento oggettivo non è integrato e la domanda di nullità della registrazione per mala fede non può essere accolta.