Contraffazione del marchio figurativo concesso in licenza a imprese certificate e difetto di concorrenzialità con il titolare

Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. b), c.p.i. l’uso, per promuovere prodotti affini a quelli delle imprese licenziatarie, di un segno che riproduce in modo identico la componente figurativa di un marchio concesso in licenza alle sole imprese che rispettano determinati standard, anche con l’aggiunta di una scritta, perché il pubblico è indotto a ritenere che sussista un legame commerciale con il titolare o che i prodotti provengano da imprese licenziatarie. Resta irrilevante l’ignoranza dell’appartenenza del marchio al titolare, perché l’azione di contraffazione ha natura reale e la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive.

La rimozione spontanea dei contenuti contraffattivi dal sito internet non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse del titolare all’inibitoria al fine di evitare possibili reiterazioni. Il periculum è integrato dal rischio di danno all’immagine del titolare, che seleziona le licenziatarie secondo rigidi parametri qualitativi, e di diluizione del marchio, mentre l’oscuramento o il sequestro del sito web è misura sproporzionata quando l’inibitoria dell’uso del marchio sia idonea a tutelarne le ragioni.

Difetta il presupposto della concorrenzialità, e con esso la tutela ex art. 2598 c.c., tra il titolare di un marchio che non commercializza i prodotti contraddistinti ma si limita a concederlo in licenza e l’impresa che ne fa uso non autorizzato, perché il rapporto di concorrenza sussiste soltanto con le licenziatarie, le sole legittimate a far valere la concorrenza sleale.