Marchio registrato in mala fede, eccezione di nullità e proporzionalità delle misure cautelari

Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio non è fondata, alla stregua della valutazione sommaria propria di questa fase, l’eccezione di nullità dei marchi del ricorrente per registrazione in mala fede quando sia provata soltanto la conoscenza, da parte del registrante, della denominazione sociale del proprio fornitore estero, utilizzata esclusivamente nel paese d’origine, nell’ambito di un rapporto di distribuzione risalente, e manchi invece la prova dell’utilizzazione del segno nel territorio dell’Unione europea anteriormente alla registrazione, della preparazione della sua registrazione da parte del fornitore al momento del deposito, o di una notorietà in fieri del segno nell’Unione.

Il divieto di registrazione in mala fede presenta un elemento specializzante rispetto alla registrazione del non avente diritto, costituito dalla consapevolezza dell’imminenza del perfezionamento della fattispecie acquisitiva della privativa da parte di chi, avendo il merito del valore del segno, sia in procinto di registrarlo. La lesione dell’interesse altrui tale da giustificare la nullità ex art. 19, comma 2, c.p.i. può configurarsi anche quando la privativa sia conseguita su un segno la cui notorietà sia in fieri e che si accinga quindi a costituire un’anteriorità atta a precludere la registrazione ai sensi dell’art. 12, lett. a), c.p.i.: in tal caso è leso l’interesse del preutente al conseguimento dell’esclusiva, dipendente dal preuso non puramente locale del segno.

La mala fede del richiedente può essere affermata soltanto in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che, al momento del deposito, egli intendesse pregiudicare in modo non conforme alla correttezza professionale gli interessi di terzi, oppure ottenere un diritto esclusivo per scopi estranei alle funzioni del marchio, perché la buona fede del depositante è presunta. La circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza da molto tempo, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per prodotti identici o simili non è sufficiente, di per sé, a dimostrarne la mala fede.

In applicazione del principio di proporzionalità e gradualità delle misure cautelari dell’art. 124 c.p.i., accertato il fumus della contraffazione all’esito della descrizione, può essere disposta l’inibitoria dell’uso del segno assistita da penale, mentre possono risultare sproporzionati, allo stato e salvo il persistere della condotta, il sequestro, il ritiro dal commercio, la distruzione delle merci e la pubblicazione del provvedimento; il blocco doganale delle merci può essere revocato una volta rimossi i segni contraffattori dalle confezioni. Il periculum è integrato dall’idoneità dell’uso illecito del marchio a provocare un’alterazione irreversibile degli equilibri di mercato, con sviamento di clientela, specie quando il resistente abbia già contattato potenziali clienti e programmato ulteriori importazioni.

Nel caso di descrizione disposta con decreto inaudita altera parte, l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura ha essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza scendere nel merito della lesione del diritto sostanziale. La verifica degli esiti ha perciò carattere esclusivamente formale, limitata a un vaglio esterno della tipologia dei dati e dei documenti raccolti, e si arresta alla loro rilevanza e pertinenza senza estendersi all’indagine del loro contenuto.

Ai fini della conferma della descrizione il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale; esso consiste nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione e nella non pretestuosità della domanda e può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello richiesto per il sequestro o l’inibitoria. Il periculum in mora consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la protezione.