Preuso meramente locale del segno e nullità del marchio registrato successivamente dal preutente

Il preuso di un segno come denominazione di un’impresa individuale, come insegna e come marchio di fatto, con diffusione limitata al territorio di un comune, non priva di novità il marchio simile successivamente depositato da altri per prodotti identici o affini e attribuisce al preutente soltanto il diritto di continuare nell’uso del segno nei limiti della diffusione locale, sicché esso non lo legittima ad avviarne un uso ultra-locale né a registrarlo come marchio, e il marchio così registrato dopo il deposito del marchio anteriore simile è nullo per difetto di novità ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a), e 25, comma 1, lett. a), c.p.i. [segno «la bella lavanderina» usato dal 2010 per una lavanderia a gettoni con unica sede comunale e poi registrato come marchio figurativo per prodotti per il bucato, dopo il deposito dei marchi «lavanderina», denominativo nazionale e figurativo dell’Unione europea].

L’uso anteriore di un marchio di fatto non invalida la registrazione successiva di un marchio identico o simile se il titolare di quest’ultimo dimostra di vantare un diritto ancora anteriore, consistente nel preuso notorio del segno poi registrato, e a tal fine rileva anche l’uso non puramente locale compiuto dal dante causa quando la cessione del marchio ha compreso i diritti derivanti dall’uso anteriore.

La prova della notorietà non puramente locale del segno preusato non è fornita da documenti che attestano soltanto l’operatività dell’impresa, come visure, fatture di fornitori e scritture contabili, né da fotografie prive di data scattate all’interno del locale, da materiale pubblicitario destinato a periodici locali o dalla mera creazione di una pagina su un social network con un numero esiguo di follower, in mancanza di prova della commercializzazione on line dei prodotti contrassegnati.

Il termine «lavanderina», diminutivo vezzeggiativo di lavandaia ed evocativo di una filastrocca per bambini, non è descrittivo dei prodotti per il bucato ma soltanto evocativo della loro finalità, perché non veicola immediatamente la pulizia del bucato e vi si ricollega solo indirettamente, sicché il marchio denominativo che ne è composto è dotato di capacità distintiva, pur trattandosi di marchio non particolarmente forte, e a maggior ragione lo è il marchio complesso che vi aggiunge una veste grafica e un elemento figurativo.

Nel giudizio di confondibilità l’aggiunta, alla parola che costituisce il cuore del marchio anteriore, di un articolo e di un aggettivo qualificativo semanticamente subordinati al sostantivo, con il quale formano un’unità concettuale, non conferisce al segno successivo una distintività decisiva, né la conferiscono un comune carattere corsivo o un elemento figurativo che esprime e rafforza il medesimo concetto trasmesso dalla parte verbale, perché il consumatore tende a ricordare il segno e a riferirsi a esso tramite l’elemento verbale.

La preclusione per coesistenza presuppone l’uso simultaneo, in buona fede e di lunga durata, di due marchi, da valutare con riferimento all’intero ambito operativo della privativa, e non è configurabile quando la coesistenza senza contestazioni si è protratta per pochi anni e l’uso del segno successivo è stato, almeno per parte di quel periodo, strettamente locale.

Il giudice investito della domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell’Unione europea non sospende il giudizio ai sensi degli artt. 128, paragrafo 4, e 132, paragrafo 1, del reg. (UE) 2017/1001, nonostante la pendenza dinanzi all’EUIPO di una domanda di nullità presentata prima della riconvenzionale, quando il procedimento amministrativo anteriore è a sua volta sospeso, perché tale circostanza integra i motivi particolari per proseguire il procedimento, mentre non opera l’art. 295 c.p.c., che presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra cause pendenti dinanzi a diversi uffici giudiziari.

La contestazione del mancato uso effettivo di un marchio registrato non incide sulla titolarità del diritto finché non sono decorsi cinque anni dalla registrazione, periodo necessario perché si verifichi la decadenza per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i., mentre le contestazioni sul carattere simulato della licenza attengono alla titolarità del licenziatario e non a quella del titolare del marchio.

La domanda di risarcimento del danno da contraffazione di marchio e da concorrenza sleale richiede la puntuale allegazione e la prova dei pregiudizi concretamente subiti, quali lo svilimento del marchio, la vanificazione degli investimenti o il calo delle vendite, e non può essere accolta come conseguenza automatica dell’illecito, perché la valutazione equitativa riguarda solo l’entità del pregiudizio e non la sua esistenza, mentre resta esperibile la retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i., rimedio di natura restitutoria che prescinde dai presupposti ordinari del risarcimento.

L’inibitoria pronunciata per la contraffazione di un marchio dell’Unione europea si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione, salvo che l’autore della violazione fornisca elementi dai quali risulti l’insussistenza del rischio di confusione in una determinata parte di esso, in particolare per motivi linguistici.

L’uso di segni distintivi idonei a ingenerare confusione con quelli legittimamente usati da un concorrente integra la concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., il cui accertamento assorbe la fattispecie generale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.

Soltanto la notorietà non puramente locale del segno di fatto preusato toglie la novità al marchio identico o simile successivamente registrato per prodotti identici o affini, intendendosi per tale la conoscenza effettiva del segno da parte di una larga parte dei consumatori, che può discendere solo da un uso intenzionale, continuo e costante nel tempo, mentre il segno usato solo localmente, pur non invalidando il marchio successivo, attribuisce al preutente il diritto di continuare a usarlo nei limiti della diffusione locale.

Il giudizio sulla contraffazione di marchio si compie in via globale e sintetica, avendo riguardo all’impressione complessiva prodotta dai segni nella memoria del pubblico di riferimento e ai loro elementi distintivi e dominanti, e non in via analitica attraverso l’esame separato di ogni singolo dettaglio.

La legittimazione ad agire si determina in base alla prospettazione contenuta nella domanda, mentre attengono al merito tutte le questioni relative all’effettiva titolarità del rapporto sostanziale.