Studio grafico, verifica dei marchi anteriori e penale per mancata rimozione dei post promozionali
Il contratto avente a oggetto l’ideazione e la realizzazione grafica di etichette e la proposta di denominazioni per prodotti destinati al commercio non comprende, in assenza di una specifica pattuizione, l’obbligazione di verificare preliminarmente l’esistenza di diritti anteriori di terzi su segni simili o confondibili né quella di garantire che i segni proposti non violino tali diritti, perché si tratta di accertamenti complessi, di natura giuridica, estranei al contenuto tipico dei contratti di progettazione di loghi o di altro materiale grafico, sicché l’inidoneità del segno a essere legittimamente utilizzato sul mercato a causa di un marchio anteriore non integra inadempimento dello studio grafico, tanto più quando il committente ha autonomamente selezionato la denominazione tra più proposte [studio di graphic design incaricato di ideare il packaging e le denominazioni di cinque vini, al quale il produttore, ritenuto responsabile della contraffazione di un marchio UE anteriore composto dalle medesime parole e dall’immagine di una mezza luna, chiedeva la restituzione del corrispettivo e il risarcimento dei costi di etichettatura e di rimozione delle etichette; accertamento della contraffazione con inibitoria, retroversione degli utili e penale, rigetto delle domande verso lo studio grafico].
Il destinatario dell’ordine cautelare di inibitoria assistito da penale ha l’obbligo di adempiere senza ritardo e l’onere di verificare, con il supporto della propria difesa, quali attività siano necessarie per conformarsi al provvedimento, compresa la rimozione dei contenuti promozionali pubblicati sui propri profili social, sicché la penale per ogni giorno di ritardo matura dalla notificazione dell’ordinanza fino all’ultima data in cui è documentata la permanenza online dei contenuti, senza che rilevi la mancata richiesta stragiudiziale di adempimento da parte del titolare del marchio.
Nel giudizio di merito sulla contraffazione di marchio, quando le esigenze probatorie sottese al sequestro risultano integralmente soddisfatte e la funzione preventivo-interdittiva è adeguatamente assicurata dall’inibitoria, i prodotti sequestrati possono essere restituiti al contraffattore previa rimozione e distruzione, a sua cura e spese, delle sole etichette recanti il segno contraffattorio.
Ai fini della retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125 c.p.i., i prodotti contraffatti non rinvenuti in sede di sequestro e dei quali non è nota la destinazione possono ritenersi verosimilmente venduti, con un abbattimento prudenziale per i possibili impieghi diversi dalla vendita, quali regalie, autoconsumo e utilizzo nell’attività di ristorazione, e gli utili possono essere determinati applicando ai ricavi il criterio intermedio del prezzo mediano, al netto dei costi unitari di produzione.
Il danno non patrimoniale è risarcibile alla persona giuridica solo quando il fatto lesivo incide su situazioni giuridiche equivalenti ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, come il nome, la reputazione, l’identità e l’immagine, sicché lo svilimento e l’annacquamento del marchio contraffatto, la sua associazione a un uvaggio specifico o a un’indicazione geografica tipica, la limitazione delle scelte imprenditoriali del titolare e la perdita di appetibilità del segno nei rapporti di cessione o di licenza attengono al danno patrimoniale o comunque fuoriescono dal perimetro di tali diritti.
Non sussistono i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione del marchio quando la commercializzazione dei prodotti contraffatti è risalente nel tempo, si è protratta per meno di un anno e ha riguardato un modesto volume di vendite, perché i diritti del titolare sono sufficientemente tutelati dalle altre statuizioni.
La sezione specializzata in materia di impresa è competente anche sulla domanda di garanzia impropria proposta dal contraffattore nei confronti del soggetto incaricato di ideare il segno, perché ai sensi dell’art. 134 c.p.i. è sufficiente una connessione anche impropria con le domande relative a diritti di proprietà industriale.
Il giudizio di confondibilità tra marchio e segno si svolge in via globale e sintetica, e non analiticamente su ciascun elemento, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e all’impressione d’insieme, in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti e confrontando il marchio che il consumatore osserva con il mero ricordo dell’altro, sicché la sostituzione della mezza luna presente nel marchio registrato con una luna piena affiancata dalle fasi lunari non vale a differenziare un segno composto dalle medesime parole.
