Sentenze con tag: rinomanza del marchio

La partizione della tutela per “aree di mercato cui il marchio inerisce” ha la funzione di individuare un limite massimo, e certo, oltre il quale la tutela non possa spingersi, che deve essere valutato in astratto. Pertanto, anche se tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica (nel caso di specie, vino e superalcolici, entrambi appartenenti alla classe 33) sussiste “di fatto” una modesta interferenza, il danno (seppur lieve) conseguente alla contraffazione del marchio di uno di essi dovrà comunque essere risarcito in quanto la contraffazione determina, in ogni caso, la compressione delle potenzialità di sfruttamento del marchio. L’entità modesta dell’interferenza e, quindi, del danno, incideranno, tutt’al più sul profilo quantitativo del risarcimento (comprimendolo verso il basso) secondo il consueto canone controfattuale: “se l’interferenza non vi fosse stata non molto sarebbe mutato per il titolare della privativa”.

In caso di contraffazione di marchio, la modesta interferenza “di fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica è, in ogni caso, sufficiente per accedere alla tutela inibitoria, posto che non può essere consentita la protrazione di alcun danno ingiusto. Al contrario, la differenza merceologica “in fatto” tra due prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica potrebbe condurre al rigetto dell’istanza di tutela risarcitoria esclusivamente nella misura in cui facesse scadere la prova del danno al di sotto del livello della apprezzabilità di una sua qualsiasi sussistenza.

Il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato sulla base del parametro delle “royalty non versate” – ai sensi dell’art. 125 co. 2 c.p.i. – non costituisce una forma equitativa e forfettaria di risarcimento del danno, ma corrisponde a una perdita effettiva, in quanto la potenzialità di commercializzazione è una caratteristica economicamente apprezzabile del marchio. Pertanto, in presenza di una violazione della privativa, il danno da mancata corresponsione del “giusto prezzo del consenso” è reale e va risarcito anche se non trova corrispondenza in una riduzione del mercato dell’azienda che subisce la contraffazione.

Ai fini dell’integrazione dell’illecito di contraffazione è necessario il requisito della colpa, ad ogni fine risarcitorio previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 125 c.p.i. in ragione del rapporto di specialità con l’illecito di concorrenza sleale.

Risulta applicabile al caso della contraffazione l’art. 2600 c.c., che prevede una presunzione semplice di colpa in capo all’autore delle violazioni, superabile tramite prova contraria.

La fattispecie della retroversione degli utili di cui all’art. 125, co. 3 c.p.i. costituisce un’ipotesi intermedia tra quella dell’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) – che obbliga l’arricchito a restituire solo ciò che ha consumato del diritto altrui (c.d. limite dell’impoverimento) –, e quella del possesso della cosa altrui (art. 1148 c.c.) – che obbliga il possessore a restituire i frutti (che non hanno consumato il bene, ma si sono allo stesso aggiunti), solo se percepiti in “mala fede” –. Il contraffattore, infatti, da una parte “sfrutta produttivamente” il diritto altrui e, dall’altra, lo compromette, in tale sfruttamento, riducendone il valore. In tale ottica, il lucro cessante non si configura come un limite assoluto all’entità della restituzione, ma come entità incompatibile che può spettare al titolare del diritto solo a titolo di risarcimento del danno (e, quindi, ai sensi dei primi due commi dell’art. 125 c.p.i.). La retroversione dell’utile di cui all’art. 125, co. 3 c.p.c. potrà avere ad oggetto, quindi, solo l’utile che eccede il valore del lucro cessante.

Il contraffattore inconsapevole (senza colpa) è tenuto alla restituzione solo dell’utile creato con lo sfruttamento dell’altrui diritto, e non anche il danno da lucro cessante prodotto.

In caso di risarcimento del danno da lucro cessante calcolato ai sensi dell’art. 125 co. 2, c.p.i. sulla base delle “royalty non versate” (royalty che costituiscono un costo e, quindi, sono sottratte in modo “automatico” dall’utile realizzato dal contraffattore), viene meno la possibilità di chiedere in via alternativa o autonoma la redibizione dell’utile prevista dall’art. 125, co. 3 (come sarebbe possibile, invece, in caso di liquidazione del lucro cessante mediante corresponsione di una somma globalmente calcolata).

La rinomanza di un marchio (e, quindi, la conoscenza dello stesso da una parte significativa del pubblico di riferimento) va valutata a livello di operatori intermedi solo ove gli stessi costituiscano un “mercato a sé”, non troppo influenzabile a valle dalle scelte dei consumatori. Al contrario, in un settore come quello dei superalcolici (nel caso di specie, di gin) in cui i nomi dei produttori sono ordinariamente esposti direttamente al consumatore, la conoscenza del marchio tra gli operatori intermedi poco rileva.

Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall'art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata limitata e non esclusive) così come la partecipazione a fiere non sono sufficienti a provare la natura rinomata del marchio. Quel che rileva sotto questo profilo è stabilire in quale misura il marchio possieda una capacità distintiva immediata, intensa e stabile in una grande fetta di pubblico (se del caso, attraverso lo svolgimento di apposite indagini demoscopiche).

[Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto la sponsorizzazione del marchio della ricorrente in singole edizioni della Champions League e della Serie A e la partecipazione a singole fiere nazionali ed internazionali idonee a dimostrare la rinomanza del marchio stesso.]

Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l'altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, (altro…)

Un marchio parzialmente affine ad un marchio celebre non interferisce con quest’ultimo se la (altro…)

La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio di novità, e quelle in materia di ambito di protezione degli stessi ai fini del giudizio di contraffazione impone di considerare (altro…)

Il marchio rinomato si identifica con il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato dai prodotti e servizi da esso contraddistinti, circostanza quest'ultima che deve essere desunta tenendo conto di alcuni fattori quali, (altro…)

Attesa la rinomanza sul territorio dei marchi azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia (altro…)

In caso di un marchio anteriore "rinomato" ad invalidare un segno posteriore basta la "somiglianza" tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che (altro…)

La pubblicazione sul sito internet del nome da altri registrato come marchio costituisce violazione dei diritti altrui perchè la notorietà del nome utilizzato anche in campo extracommerciale comporta l'applicazione della disciplina del marchio celebre e la conseguente tutela anche in ambito extramerceologico; (altro…)