Marchio di fatto, insegna e registrazione in malafede: segni generici e notorietà riferita alla sola denominazione dell’ente

In materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 2571 c.c. è ravvisato nella priorità d’uso o, alternativamente, nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La notorietà e il preuso devono essere provati con specifico riferimento al segno rivendicato: la documentazione che attesta il prestigio della denominazione sociale e dell’emblema di un ente non dimostra la notorietà o la priorità d’uso delle parole generiche in essa contenute [nella specie, “Guide”, “Caffè delle Guide”, “Bar delle Guide”], troppo generiche perché su di esse possano vantarsi diritti di esclusiva; né la proprietà di un’insegna materiale, riservata al locatore nell’atto di cessione dell’azienda tra i gestori, vale a costituire in capo a lui un marchio di fatto, quando l’azienda sia stata sempre esercitata sotto quell’insegna da terzi conduttori titolari delle licenze amministrative.

La clausola del contratto di locazione dell’immobile che impone al conduttore di mantenere l’insegna del locale, riferibile alla proprietà di un oggetto materiale e formulata in termini generici, non integra un contratto di licenza di marchio di fatto.

La fattispecie della registrazione in malafede di cui all’art. 19, comma 2, c.p.i. abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sia a conoscenza al momento del deposito, ed è ravvisabile, tra l’altro, quando il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia; scopo della norma è tutelare chi, pur avendo l’intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia pregiudicato dalla preventiva registrazione di chi, consapevole di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto. Non ricorre la malafede quando il preteso avente diritto, operante in un settore merceologico diverso, non abbia mai manifestato l’intenzione di registrare il segno per la classe interessata, quando il rapporto tra le parti sia di mera locazione dell’immobile, non qualificabile come rapporto di collaborazione e fiducia, e quando il registrante abbia legittimamente acquistato da un terzo l’azienda esercitata sotto quel segno.

La tutela dell’art. 8, comma 3, c.p.i., volta a evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà delle denominazioni e degli emblemi di enti e associazioni non aventi finalità economiche, riguarda la denominazione e l’emblema notori dell’ente e non le parole generiche in essa contenute, tanto più quando i settori merceologici delle parti siano distinti.