La contraffazione del marchio implica un utilizzo del segno

L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.

L’ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.

La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.