Sul rapporto tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale (per imitazione servile e agganciamento)
Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale (in tal senso è chiaramente l’incipit dell’art. 2598 c.c.), va condiviso il principio per cui la medesima condotta può integrare sia la contraffazione del marchio sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c., cioè a dire che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione, se – in altre parole ancora – le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno (o del brevetto).
Dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno (o del brevetto) cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.
L’illecito concorrenziale confusorio ex art. 2598 n. 1 c.c. è assorbito dalla contraffazione del marchio, qualora vi sia l’identità della condotta e la mancata allegazione di una connotazione confusoria ulteriore rispetto all’uso di segno uguale o simile.
Il contraffattore del marchio risponde anche della concorrenza sleale ai sensi del n. 2 dell’art. 2598 c.c. qualora nella condotta in violazione della privativa sia evidente l’agganciamento al prodotto altrui (di cui è replicata la composizione e imitato il nome) con indebito vantaggio derivante dalla potenziale sottrazione di clientela; di tale fattispecie illecita risponde anche il soggetto produttore in outsourcing (sebbene non si ponga in diretta concorrenza con il titolare del marchio violato, non commercializzando direttamente i prodotti), a fronte del consistente apporto materiale e morale dato dalla stretta relazione di interessi comuni con l’imprenditore avvantaggiato.
Qualora sia assente la prova (anche indiziaria), di una diminuzione di guadagno dell’attrice in correlazione con l’attività illecita, non può riconoscersi alcun risarcimento a titolo di lucro cessante, neppure equitativamente in base al criterio del cd. “giusto consenso” ex art. 125, comma 2, c.p.i., che introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all’ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell’esistenza dello stesso, pur mediante indizi e presunzioni che tuttavia nella fattispecie non sono stati forniti. Può invece farsi applicazione del criterio della retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i., che consiste in un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente delle attività contraffattive, in applicazione del quale il soggetto contraffattore deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione senza che sia necessario dimostrare né la corrispondenza con un mancato guadagno, né l’elemento psicologico.
Qualora il rivenditore (estraneo alla catena di contraffazione, né collegato direttamente al produttore o al sub-fornitore) sia convenuto solo per finalità di costruzione artificiosa della competenza del giudice adito, avendo sede nel territorio di competenza, si realizza un uso strumentale dell’art. 33 c.p.c., integrandosi così il classico forum shopping, che è fenomeno da contrastare perché contrario al principio costituzionale del giudice naturale, con conseguenze sul piano della liquidazione delle spese di lite [nella specie, pur nell’accoglimento delle domande attoree, le spese sono state liquidate nei valori minimi tariffari].
