Nome a dominio confondibile con il marchio e retroversione degli utili senza prova del danno
L’adozione, nella stessa o in un’affine attività d’impresa, di un nome a dominio che riproduce il nucleo caratterizzante dell’altrui marchio forte [la componente patronimica di un marchio complesso registrato per pompe idrauliche] integra contraffazione ai sensi dell’art. 22 c.p.i. e legittima il titolare del marchio a ottenere il trasferimento del dominio ex art. 118, comma 6, c.p.i. Il diritto del terzo di conservare la denominazione sociale coincidente con il patronimico non gli consente di adottarlo come segno distintivo dei prodotti, compreso il nome a dominio.
Il nome a dominio, pur potendo assumere funzione distintiva nell’attività d’impresa, non è un marchio, sicché non è soggetto alla decadenza per non uso quinquennale prevista dall’art. 24 c.p.i., norma eccezionale dettata per i soli marchi, e il titolare può liberamente scegliere se sfruttarlo, fermo l’onere del periodico rinnovo.
La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un rimedio restitutorio distinto dal risarcimento del danno e può essere riconosciuta anche in difetto di prova del danno e dell’elemento soggettivo del contraffattore. La domanda, da proporre entro il termine delle preclusioni assertive, è ritualmente formulata anche quando sia chiesta per la sola misura eccedente il lucro cessante, perché tale articolazione mira soltanto a evitare una duplicazione del ristoro. Qualora il contraffattore abbia venduto esclusivamente prodotti contraddistinti dal segno contraffatto, gli utili da restituire coincidono con l’intero utile netto di bilancio del periodo della violazione, perché tutti i costi sono riferibili a quelle vendite.
Non è in malafede il titolare di un marchio complesso nazionale che registri come marchi dell’Unione europea, nelle classi corrispondenti, la componente denominativa che ne costituisce il cuore; l’uso continuativo del marchio complesso vale inoltre come uso della sua componente denominativa ed esclude la decadenza dei marchi denominativi.
