Uso di un nome proprio per designare un modello abbinato al marchio generale e contraffazione del marchio denominativo

Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20 c.p.i. soltanto l’uso del segno in funzione distintiva, idoneo a indicare l’impresa da cui i beni traggono origine. Non contraffà pertanto il marchio denominativo altrui l’uso di un nome proprio per designare un modello di prodotto, sempre abbinato al marchio generale dell’impresa e privo di un uso autonomo o di un’evidenza tale da fargli assumere la funzione di marchio secondario, perché la funzione di indicare l’origine dei prodotti è assolta dal marchio generale; la diversità della clientela cui sono destinati i rispettivi prodotti esclude inoltre il rischio di confusione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.

Una parola di senso compiuto priva di attinenza concettuale con i prodotti contraddistinti è dotata di capacità distintiva e costituisce anzi un marchio forte, e la posizione in cui il segno compare nei risultati di un motore di ricerca è irrilevante ai fini della sua validità.

La nullità del marchio nazionale può essere eccepita nel giudizio di contraffazione ed è accertata incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, mentre la nullità del marchio dell’Unione europea può essere fatta valere soltanto con domanda riconvenzionale, perché gli artt. 127 e 128 reg. UE n. 2017/1001 ammettono in forma di eccezione la sola decadenza per non uso.

Le azioni a tutela del marchio non sono soggette a mediazione obbligatoria, perché la cosiddetta natura reale dell’azione di contraffazione è una formula atecnica e il marchio conferisce al titolare non un diritto reale, ma il diritto di vietare a terzi l’uso del segno.