Incarico di registrazione e sorveglianza dei marchi: fungibilità della prestazione, oggetto della sorveglianza e prova del danno da diluizione

Il contratto con cui un’impresa di consulenza assume l’incarico di depositare, rinnovare e sorvegliare marchi avvalendosi di un avvocato o di un incaricato abilitato ai sensi dell’art. 202 c.p.i. ha per oggetto una prestazione oggettivamente e soggettivamente fungibile, non fondata sull’intuitus personae, sicché è valido e si trasferisce all’acquirente dell’azienda ai sensi dell’art. 2558, primo comma, c.c. Il rinnovo automatico pattuito salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata non è impedito dalla conoscenza aliunde della volontà del cliente di non rinnovare, e l’incarico relativo al rinnovo si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c.

L’obbligo di sorveglianza dei marchi consistente nella consultazione delle banche dati nazionali, comunitarie e internazionali riguarda soltanto i marchi registrati da terzi e non l’uso di marchi di fatto, il cui controllo richiede una specifica pattuizione; non sussiste inoltre interferenza tra marchi che, pur contenendo la stessa parola, siano percepiti dal consumatore come riferiti a realtà diverse.

Il danno da diluizione del marchio derivante dall’omessa segnalazione di registrazioni successive confondibili non è in re ipsa e deve essere provato dimostrando la concreta diminuzione della forza distintiva del segno presso i consumatori; non basta il calo del fatturato del titolare, in mancanza di elementi che lo colleghino all’uso dei marchi confondibili, e la liquidazione equitativa presuppone la certezza del danno nella sua esistenza.