La contumacia non comporta la non contestazione.

Nell’onere probatorio dell’attore che invoca la nullità della altrui privativa rientra anche la prova del fatto che la privativa esista e sia nella titolarità del convenuto. Il fatto che la prova della titolarità sia agevolmente ottenibile da chiunque non trasforma tale conoscenza in notorio, del quale il giudice possa giovarsi ex art. 116 comma 2 c.p.c.

Il raffronto per la verifica della interferenza fra marchi va svolto fra i segni registrati e l’avversario uso concreto, e che ciò va fatto mediante una valutazione globale.

A fare assumere ai segni la natura di segni “forti” occorre la prova che, a seguito dell’uso, il segno abbia acquisito maggiore distintività di quanta gliene garantisca il suo contenuto.

L’accrescimento di distintività del segno debole avviene quando il segno diviene da solo sempre maggiormente capace di distinguere il prodotto da quelli della concorrenza.

La concorrenza sleale c.d. parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (c.d. concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (c.d. concorrenza parassitaria sincronica), laddove per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento – dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

La creatività, infatti, è tutelata dall’ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell’originalità può dirsi venuto meno nel momento  in cui quel determinato modo di produrre e/o commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell’imprenditore che ha primariamente ideato l’iniziativa si può dire, secondo l’id quom plerumque accidit, ammortizzato.

L’imitazione di una attività che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma poi si è generalizzata e spersonalizzata non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Le condotte parassitarie sono illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e – più in generale – degli sforzi per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.

Il fenomeno delle importazioni parallele nel territorio UE, di prodotti destinati dal titolare dei marchi al territorio extracomunitario, comporta la violazione dei marchi, non producendosi l’effetto dell’esaurimento dei diritti su di essi, art. 5 CPI e 15 Reg. UE 2017/1001.

L'immissione in commercio, nella altrui zona di esclusiva, di prodotti non destinati al mercato comunitario e comunque oggetto di manipolazione costituisce violazione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. poiché, oltre all'effetto confusorio, insito nella contraffazione, va considerato che il pubblico dei consumatori potrebbe essere indotto ad attribuire caratteristiche di minor pregio ai prodotti in tal modo commercializzati.

La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”, giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.

Qualora il marchio risulti avere una diffusione locale, il preuso dello stesso opererà in “senso debole”. Di fronte ad un marchio registrato, difatti, sarà concessa al preutente la facoltà di proseguire nell’utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito territoriale in cui era diffuso al momento della registrazione del marchio analogo. Al contrario, la tutela accordata all’utilizzatore di fatto di un marchio di notorietà non puramente locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità – sotto il profilo della novità – del marchio registrato successivamente. In tale ultimo caso, viene negato il requisito della novità, elemento essenziale ai fini della registrazione del marchio “successivo”.

L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto.

Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari; il relativo onere non è soddisfatto, ad esempio, con la mera produzione di cataloghi.

Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.

La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui ne costituisce una contraffazione poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Se l’adozione dell’altrui segno distintivo come domain name è considerata illecita dall’autorità giudiziaria, la sanzione applicabile è anzitutto quella dell’inibitoria, che viene tipicamente rivolta sia al titolare del sito internet, sia alla autorità preposta alla registrazione, sia al service provider, e può tradursi in un ordine di eliminazione del sito.

L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma occorre anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, con riferimento alle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, di modo che la relativa imitazione crea in capo al consumatore un inganno sulla provenienza del prodotto, ossia un pericolo di confusione tra le attività delle due imprese.

Può, dunque, essere accordata la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria nei confronti della pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) a condizione, in particolare, che la forma del prodotto sia originale e arbitraria e, quindi, elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse e sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore, così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori.

La fattispecie della concorrenza parassitaria o a ricalco si configura nella condotta dell'imprenditore che pone in essere un'imitazione sistematica delle iniziative del concorrente, che possono comprendere, tra l’altro, l'imitazione dei prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione. Ciò che rileva, dunque, non è la confondibilità del prodotto in sé ma la circostanza che tale comportamento costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale.

In tema di marchi caratterizzati dall’uso di numeri o lettere dell’alfabeto, occorre considerare che la tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi deboli, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi a giudizio dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi forte.

Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va ricordato che deve essere verificato ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e dell’art. 700 c.p.i. il pericolo di prosecuzione e/o aggravamento e/o reiterazione dell’illecito e l’irreparabilità delle sue conseguenze. Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato. Quest’ultimo, invero, è un danno che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato e della capacità distintiva del marchio – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.

Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto alla quale parte ricorrente lamenta la violazione dei diritti d’autore presenti i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il diritto d’autore tutela, infatti, la forma, espressione della soggettività con cui un’opera si manifesta, la quale, per poter ricevere tutela, deve essere dotata di creatività suscettibile di rappresentazione nel mondo esteriore. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non attiene all’idea in sé, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l.d.a. Il diritto d’autore non tutela, dunque, l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, con il risultato che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che nonostante ciò sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Il plagio si realizza con l'attività di riproduzione – si parla perciò di «appropriazione» - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile mentre la contraffazione consiste nella riproduzione dell'opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Occorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità, sussistendo il cosiddetto plagio-contraffazione allorquando l’opera venga illecitamente riprodotta (con o senza modifiche) ed al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. In tale situazione, viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Chi invochi tutela per un marchio di cui si assume titolare, benché non abbia provveduto alla relativa registrazione, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè il suo uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale di tale uso e la notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà.

In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.

In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.

La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.

È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.