Il fatto che la norma dell'art. 131 c.p.i. non preveda un termine per l’attivazione della procedura cautelare e che si riferisca espressamente a “violazioni in atto” o anche solo al pericolo di “ripetizione” non abilita a ritenere il tempo di reazione del tutto irrilevante o rilevante solo allorquando la condotta da inibire abbia già prodotto effetti irreversibili, tali da rendere ormai inutile l’intervento. L’inerzia, invero, pur non rilevando in quanto tale, può, in presenza di determinate circostanze, rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. La mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito è idonea ad escludere il periculum in mora, ciò a maggior ragione laddove il lasso temporale trascorso sia addirittura pari alla durata media di un giudizio di merito. Diversamente si tradirebbe la funzione stessa della tutela cautelare inibitoria, anche industriale, che è quella appunto - strumentale - di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione.

In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti del caso di specie, mediante un confronto della somiglianza visiva, uditiva e concettale dei marchi. Il parametro di valutazione è quello del consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Più marchi possono appartenere ad una stessa “famiglia” qualora tutti riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l'aggiunta di altro elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, e comunque a condizione che il titolare di essi abbia provato l'uso effettivo sul mercato - in epoca anteriore alla data di deposito del marchio successivo della cui invalidità si discute - di un numero di essi sufficiente per farli percepire dal pubblico come una "famiglia" di marchi. In presenza di una famiglia di marchi, il rischio di confusione, ossia il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l'uno o l'altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie. La riconduzione del marchio posteriore alla serie anteriore presuppone che il marchio successivo possa essere percepito come una derivazione del marchio anteriore e composto sulla base di un tronco comune.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. c), ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell'immagine associata al marchio notorio, essendo funzione della norma impedire che il terzo si appropri del valore attrattivo di quest’ultimo. Occorre dunque che la somiglianza tra i segni riguardi il nucleo ideologico caratterizzante del segno, in assenza della quale non può esservi appropriazione dell’effettiva rinomanza altrui.

Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, la cui proponibilità è oggi espressamente prevista dall’art. 120 comma 6-bis c.p.i., è necessario che sussista il presupposto di un pericolo effettivo, concreto e attuale che renda indispensabile ottenere un provvedimento provvisorio e urgente che eviti il consolidarsi di un pregiudizio irreparabile in attesa che una causa ordinaria pervenga al suo esito. Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, il periculum in mora non può discendere esclusivamente dallo stato di “obbiettiva incertezza” in cui si trova il ricorrente - che integra piuttosto la condizione dell’azione di accertamento negativo in sé - ma necessita della prova di un pregiudizio grave ed irreparabile che consista, per quanto qui di interesse, nella limitazione della libertà economica dell’impresa, la quale, a fronte delle contestazioni provenienti da un concorrente, decida di interrompere o differire la programmata operatività sul mercato. L’interesse ad agire per ottenere un provvedimento cautelare di accertamento negativo di contraffazione sussiste quando si verifichi una situazione di incertezza determinata da una circostanza oggettiva - tipicamente una contestazione proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda cautelare.

Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l'esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l'adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.

Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.

Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.

La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.

Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).

La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.

In materia di tutela dei segni la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro.

La contraffazione si verifica anche in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. I caratteri distintivi del marchio registrato devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione e per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

La valutazione del rischio di confusione deve tener conto anche della natura identica o strettamente affine dei prodotti interessati oltre al grado di somiglianza dei segni in esame sul piano visivo. La possibilità di confusione va valutata solo sotto il profilo della potenzialità non essendo necessario un accertamento concreto di fatti confusori.

Un possibile sviamento della clientela, un danno di immagine derivante dalla confusione tra i prodotti, della stessa natura, di difficile risarcibilità anche sotto il profilo quantitativo, nonché un offuscamento dell’immagine commerciale e il rischio di svilimento del marchio sono tutti elementi sufficienti ai fini della sussistenza del periculum in mora.

Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un'immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla sfera fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica. In assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possone essere utilizzate: lo sfruttamento a scopo di lucro del ritratto del calciatore, senza la sua autorizzazione, è illecito per violazione degli articoli 96 l. aut. e 10 c.c.

Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne alterino il carattere distintivo, cosicchè non vale a negare l'assoluta identità tra segni la presenza di elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percepibili dal consumatore medio.

La valutazione del rischio di confusione tra due segni non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un'impressione d'insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente alle due denominazioni.

La lettura sistematica dell'art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un'azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l'azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio...) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo "Forever Young" utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]

Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.