Integra concorrenza sleale confusoria e per sviamento di clientela, ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., la condotta dell’ex socio dell’impresa familiare che, in conflitto con il gruppo familiare, costituisca una società con il medesimo oggetto sociale, contraddistinta dal proprio patronimico coincidente con il segno distintivo storico dell’impresa di provenienza, la avvii nella stessa località in cui questa ha un’unità aziendale e continui a utilizzare per il contatto con i clienti l’utenza telefonica già abbinata all’impresa di provenienza, così determinando lo sviamento inconsapevole della clientela.

La limitazione di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i. opera solo quando l’uso del proprio nome da parte del terzo sia conforme ai principi della correttezza professionale, e ciò tanto più quando la forza distintiva e la tutela del marchio azionato dipendano proprio dal patronimico. La conformità alla correttezza professionale va negata se l’uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio, se pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, se causi discredito o denigrazione del marchio o se il terzo presenti il proprio prodotto come imitazione di quello recante il marchio altrui; non ricorre l’esimente per chi, separatosi dall’impresa familiare, avvii con lo stesso patronimico la stessa attività nella stessa area.

Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio [nella specie, marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese dei familiari del titolare con il suo consenso tacito, poi revocato con diffida], la pacifica conoscenza da parte del ricorrente dell’uso del segno contestato da epoca di molto precedente al ricorso esclude il requisito del periculum in mora, a prescindere dalla sopravvenuta revoca, espressa o tacita, del consenso all’uso; il difetto di specifica contestazione delle circostanze documentate dai resistenti sulla tolleranza pregressa rende il fatto pacifico.

La cessazione dell’uso del segno da parte dei resistenti nel corso del procedimento, con la rimozione delle insegne e del materiale promozionale e con il riconoscimento del diritto esclusivo del ricorrente, conferma l’assenza di qualsivoglia pericolo nel ritardo nel far valere i diritti in un eventuale giudizio ordinario e conduce al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale delle parti.

In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art. 122-bis c.p.i., in base al quale il licenziatario può avviare l’azione soltanto con il consenso del titolare o se questi, previa messa in mora, non agisce entro termini appropriati; il contratto di affitto di ramo d’azienda che trasferisca i diritti esclusivi di sfruttamento e uso dei marchi non attribuisce di per sé all’affittuario la legittimazione ad agire, che può tuttavia essere sanata, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con la produzione in corso di procedimento del consenso del titolare.

Nel procedimento cautelare non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, sicché è possibile produrre documenti fino all’udienza di discussione, anche quando l’udienza sia stata rinviata per consentire alle parti di ricercare una soluzione conciliativa; data la natura telematica del fascicolo, l’unico modo per introdurre i documenti è il deposito telematico.

Quando il titolare abbia da anni abbandonato l’uso dei marchi registrati per utilizzare esclusivamente marchi di fatto, i profili di somiglianza tra il segno del concorrente e i marchi registrati non fondano la tutela cautelare, per difetto di attualità della condotta e dunque di periculum in mora, e possono essere fatti valere solo nel giudizio di merito; a fronte dell’eccezione di decadenza per non uso, il ricorrente deve quantomeno allegare un utilizzo anche sporadico dei marchi registrati. Ove il segno del concorrente non sia confondibile con i marchi di fatto attualmente in uso, viene meno anche ogni profilo di concorrenza sleale.

La nullità del marchio per registrazione in mala fede ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., che non riguarda i conflitti per i quali la legge già prevede l’invalidità della registrazione successiva, si riferisce alle ipotesi di appropriazione consapevole del segno altrui prive di autonoma disciplina, quali la registrazione anticipata quando i presupposti della riserva a favore del terzo siano ancora in itinere o l’approfittamento di informazioni riservate acquisite in un rapporto di collaborazione o di fiducia; essa non è invocabile a fronte di un uso anteriore altrui protrattosi per decenni come insegna, del quale non si alleghi la notorietà qualificata richiesta per la tutela del marchio di fatto ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i., e da parte di chi non dimostri alcuna successione nella titolarità del segno né abbia mai reagito alla registrazione e all’uso pluriennale del marchio altrui.

La riproduzione sul proprio sito di schede prodotto, testi e fotografie estratti dal sito del concorrente, pur in difetto di deduzione dei requisiti della tutela autorale, è illecita sotto il profilo concorrenziale, essendo di per sé idonea, a prescindere dalla riproduzione del marchio, a creare confusione tra le attività e a far propri i risultati dell’attività svolta dal concorrente nel proprio interesse; non vale a escludere l’illecito l’allegata natura di pagine di prova pubblicate per testare l’editing del sito.

Ai sensi dell’art. 22 c.p.i. è confondibile con il marchio anteriore il nome a dominio che ne riproduce entrambe le parole con l’aggiunta di un termine meramente descrittivo della destinazione commerciale del sito [nella specie, “store”]; il provider che ha fornito la registrazione del dominio e lo spazio di hosting può essere destinatario dell’ordine di oscuramento del sito, con compensazione delle spese in ragione della sua buona fede e della condotta processuale.

Il marchio di fatto sui prodotti ideati e commissionati da un imprenditore a un produttore terzo, che li realizzi su sue precise indicazioni quanto a caratteristiche, denominazione e confezione [nella specie, tre profumi], è riconducibile al committente e non al produttore: chi accetta di realizzare un progetto ideato da altri, in forza di un contratto concluso anche per facta concludentia, si pone quale mero esecutore e non può rivendicarne la paternità, ancorché abbia contribuito a delinearlo. Il preuso del segno, provato con fatture di vendita anche transnazionale e con la divulgazione tramite social network e piattaforme di e-commerce, non ha carattere puramente locale, tenuto conto anche della notorietà pregressa del committente nel proprio settore, che accelera la diffusione dei nuovi prodotti.

È verosimilmente in mala fede, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, comma 1, lett. b), c.p.i., la registrazione dei marchi chiesta dal produttore all’insaputa del committente, proseguendo con questi i rapporti commerciali e svelando la registrazione soltanto quando il committente decide di affidare ad altri la produzione; la declaratoria di nullità delle registrazioni non è tuttavia ottenibile in sede cautelare, richiedendo un giudizio a cognizione piena, mentre possono essere concessi l’inibitoria, l’ordine di ritiro dal commercio e la penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. La condotta del produttore integra un illecito più ampio di quello concorrenziale, di cui l’art. 2598 c.c. costituisce soltanto una modalità di attuazione, e la sua qualificazione resta assorbita.

Il rivenditore che, confidando nella collaborazione con il produttore, abbia venduto per breve tempo i prodotti recanti il marchio conteso può essere destinatario dell’inibitoria e dell’ordine di ritiro, ma la sua stessa caduta in errore sulla titolarità del segno conferma il periculum in mora e giustifica la compensazione delle spese nei suoi confronti; la pubblicazione del provvedimento va negata in ragione della brevità della coesistenza dei prodotti sul mercato e della prossimità temporale delle registrazioni.

Nel marchio complesso, figurativo e denominativo, le parole descrittive dell’attività svolta [nella specie, “Dermo” nel settore della cura del corpo] e quelle di uso comune che designano istituti di formazione nei più diversi ambiti artistici o professionali [nella specie, “Academy”] non assumono di per sé alcuna particolare valenza distintiva, se scisse dalle altre componenti del segno. Ne consegue che l’uso da parte di un concorrente di un segno che interferisce con il marchio soltanto per la parziale coincidenza, o mera assonanza, di tali termini deboli e di scarsissima valenza distintiva non integra contraffazione, poiché gli ulteriori elementi di differenziazione sono idonei a escludere la confondibilità, da valutare con criterio globale che tenga conto della percezione visiva, uditiva e concettuale dei segni da parte del consumatore medio, il quale non dispone di un raffronto diretto ma si affida alla percezione mnemonica dei marchi; l’esclusione della contraffazione rende superfluo l’esame dell’eccezione di preuso del resistente.

La clausola del contratto di licenza di marchio che sottopone il rapporto alla legge di uno Stato estero e prevede la facoltà di adire un organo arbitrale straniero non sottrae al giudice italiano la cognizione della domanda cautelare proposta dal titolare del marchio, estraneo al contratto di licenza stipulato dal proprio licenziatario, per la tutela dei propri diritti di privativa contro condotte extracontrattuali successive allo scioglimento del rapporto; l’applicazione del diritto straniero al contratto non impedisce al giudice di valutare in via incidentale, ai fini cautelari, il fumus dell’intervenuta risoluzione.

Integra contraffazione e concorrenza sleale, per confusione e per agganciamento, la condotta dell’ex licenziatario che, dopo la risoluzione della licenza per mancato pagamento delle royalties, continui a usare il marchio e a vendere prodotti che lo recano, presenti i propri prodotti come eredi della linea del titolare con l’impiego sistematico dei materiali pubblicitari storici di quest’ultimo, ne apponga il nome sulle etichette e depositi e utilizzi un segno che riprende un marchio storico del titolare non più registrato, accompagnato da un marchio figurativo che ne riproduce gli elementi caratteristici e le modalità di composizione, così approfittando della conoscenza che il prodotto ha sul mercato e del credito raggiunto dal titolare con anni di investimenti.

La dichiarata cessazione delle condotte contestate non esclude l’interesse del titolare a ottenere l’inibitoria per il futuro, a prevenzione di una ripresa dell’illecito; il periculum in mora si apprezza nel pericolo di volgarizzazione del marchio, di sviamento della clientela e di difficoltà nel reperire nuovi licenziatari, con danno di obiettiva difficile quantificazione. La pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani e riviste ha carattere prevalentemente sanzionatorio più che cautelare e va negata, potendosi disporre la pubblicazione, a cura e spese dei resistenti, sui loro siti web e canali social.

Il marchio per servizi alberghieri il cui cuore denominativo è costituito dal nome storico del palazzo in cui l’attività è esercitata [nella specie, “Giovanelli”] è un marchio forte, poiché il nome non presenta alcuna attinenza concettuale con i servizi contraddistinti, mentre hanno valenza meramente descrittiva le sole parole “hotel” e “palazzo”; né lo priva di distintività la presenza del medesimo cognome nella toponomastica cittadina, quando la sua diffusione sia limitata a pochi luoghi e non valga come indicazione di provenienza.

L’uso del nome di un palazzo storico in funzione distintiva di una struttura alberghiera di prossima apertura, in fiere di settore, su piattaforme di prenotazione e nel materiale promozionale, integra uso del segno nell’attività economica ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. Nel giudizio di confondibilità tra segni denominativi che condividono il medesimo cognome, la presenza di una consonante in più e di elementi aggiuntivi di breve estensione o descrittivi non muta il cuore espressivo del segno, tanto più per un pubblico prevalentemente straniero che si affida al ricordo evocativo del nome; l’aggiunta di un marchio rinomato di terzi [nella specie, “Orient Express”] non vale a differenziare i segni e anzi accresce il rischio di associazione tra le imprese, potendo indurre il pubblico a ritenere sussistente un collegamento tra il titolare del marchio anteriore e il nuovo progetto imprenditoriale.

La concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. è illecito di pericolo, configurabile anche quando l’attività del concorrente non sia stata ancora avviata ma sia di prossima apertura e già promossa sul mercato, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a cagionare un pregiudizio; la concorrenza parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. richiede invece un continuo e sistematico operare sulle orme del concorrente attraverso l’imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali. Quando l’attività del resistente non sia ancora avviata, la pubblicazione del provvedimento cautelare su quotidiani a tiratura nazionale è sproporzionata e va limitata alla pagina di apertura del sito internet del resistente.

Ai sensi dell’art. 121 c.p.i., l’onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo; nel procedimento cautelare per contraffazione l’eccezione di nullità del brevetto sollevata genericamente dal resistente, senza allegazioni né supporto probatorio, non vale a escludere il fumus boni iuris, né sono idonei di per sé a invalidare il titolo gli eventuali rapporti commerciali intercorsi tra le parti prima della registrazione del brevetto.

In tema di contraffazione di brevetti, sussiste il periculum in mora ove si consideri che la commercializzazione dei prodotti contraffatti arrecherebbe un danno in termini di sviamento di clientela e di svilimento del brevetto non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l’estrema difficoltà di determinare l’entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all’esito del giudizio di merito.

Nessun provvedimento cautelare o di condanna alle spese può essere adottato in danno della società resistente sottoposta medio tempore a liquidazione giudiziale, dovendo ogni ragione di credito nei suoi confronti essere accertata dinanzi al giudice delegato.

La violazione di marchio ex art. 20, lett. b), c.p.i. può ricorrere allorché vi sia una forte analogia tra i segni in conflitto e un'affinità tra i servizi in relazione ai quali tali segni sono utilizzati.

Il segno costituito dal mero acronimo della denominazione sociale, privo di legami concettuali con i servizi offerti, può reputarsi marchio forte; rispetto a un marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni che, pur rilevanti e originali, ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume.

Indipendentemente dalla effettiva capacità distintiva del marchio azionato, deve escludersi che la sola aggiunta di una lettera all'acronimo possa costituire una variazione sufficiente sul piano grafico e su quello fonetico ad alterare l'essenza comunicativa e la vis attractiva del marchio, nonché a prevenire il rischio di confusione nella clientela.

Il periculum in mora connesso alla violazione del marchio può sussistere alla luce dell'effettività del rischio di confusione, data la tendenziale sovrapposizione dei settori di operatività delle società e l'analogia dei segni distintivi utilizzati, con conseguente rischio concreto di sviamento di clientela e di svilimento del marchio, tenuto peraltro conto dei tempi presumibili di durata del giudizio di merito.

Qualora in sede cautelare si lamenti la contraffazione di marchi la cui notorietà non sia contestata dal resistente, il fumus boni iuris sussiste in forza della tutela rafforzata riconosciuta al marchio notorio, che prescinde dalla necessità di accertare un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente la somiglianza tra i marchi e il segno contestato.

La registrazione del marchio in mala fede, causa di nullità ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i., ricorre anche quando il soggetto pregiudicato non vanti la titolarità di un segno anteriore ma soltanto la legittima aspettativa di accedere alla registrazione, frustrata da chi, conoscendo o ignorando colpevolmente le attività preparatorie altrui, ne ostacoli il progetto imprenditoriale depositando a proprio nome il segno; la disposizione si applica anche a chi registri un marchio la cui notorietà è in fieri o di cui conosca l’altrui titolarità su altri mercati.

In caso di contraffazione di privative industriali il periculum in mora è in re ipsa, derivando dallo stesso uso del marchio altrui e del corrispondente nome a dominio, a maggior ragione quando l’evento in cui si farebbe uso dei segni contestati sia imminente e il pregiudizio risulti perciò irreparabile.

La descrizione, quale strumento volto all’acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale, svolge una funzione tale da assimilarla ai provvedimenti di istruzione preventiva, rivolti non tanto - o non solo - alla tutela di un diritto sostanziale, quanto piuttosto alla salvaguardia del diritto processuale alla prova.

Non è contestabile la natura cautelare della descrizione, viepiù a seguito della riforma del 2010, natura della quale, come da tempo affermato dalla stessa Corte Costituzionale, partecipano anche i provvedimenti di istruzione preventiva.
Le menzionate caratteristiche si riflettono sui presupposti necessari alla concessione del provvedimento, dovendo, secondo l’orientamento tradizionale, il fumus boni iuris essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova - ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela, e dovendo il periculum in mora essere individuato nell’esigenza di non disperdere la prova, oltre che nella probabile sopravvenienza di un pericolo di danno imminente e irreparabile alla situazione sostanziale fatta valere, pregiudizio alla cui neutralizzazione è - in via mediata - finalizzato il provvedimento cautelare richiesto.

La verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione deve essere effettuata alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte. La verifica dell’esistenza del fumus boni iuris presuppone - con un grado di approfondimento proporzionato alla natura e alla specificità delle allegazioni ed eccezioni delle parti - l’accertamento sommario della validità della privativa e dell’interferenza del trovato messo in circolazione con il diritto del ricorrente, onde evitare che la misura venga richiesta allo scopo di eludere l’onere della prova gravante sul ricorrente o di arrecare danno al concorrente.
La ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 121 c.p.i. deve ritenersi operante anche nell’ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione. Nulla impedisce che, anche nell’ambito del procedimento cautelare, pur con le peculiarità di una cognizione sommaria, sia possibile, per chi vi ha interesse, eccepire la nullità del titolo e fornire elementi di prova a sostegno dell’eccezione.