Rischio di confusione, famiglia di marchi, marchio notorio e periculum nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione del marchio

In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti del caso di specie, mediante un confronto della somiglianza visiva, uditiva e concettale dei marchi. Il parametro di valutazione è quello del consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Più marchi possono appartenere ad una stessa “famiglia” qualora tutti riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di altro elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l’uno dall’altro, oppure si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, e comunque a condizione che il titolare di essi abbia provato l’uso effettivo sul mercato – in epoca anteriore alla data di deposito del marchio successivo della cui invalidità si discute – di un numero di essi sufficiente per farli percepire dal pubblico come una “famiglia” di marchi. In presenza di una famiglia di marchi, il rischio di confusione, ossia il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l’uno o l’altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie. La riconduzione del marchio posteriore alla serie anteriore presuppone che il marchio successivo possa essere percepito come una derivazione del marchio anteriore e composto sulla base di un tronco comune.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. c), ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell’immagine associata al marchio notorio, essendo funzione della norma impedire che il terzo si appropri del valore attrattivo di quest’ultimo. Occorre dunque che la somiglianza tra i segni riguardi il nucleo ideologico caratterizzante del segno, in assenza della quale non può esservi appropriazione dell’effettiva rinomanza altrui.

Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, la cui proponibilità è oggi espressamente prevista dall’art. 120 comma 6-bis c.p.i., è necessario che sussista il presupposto di un pericolo effettivo, concreto e attuale che renda indispensabile ottenere un provvedimento provvisorio e urgente che eviti il consolidarsi di un pregiudizio irreparabile in attesa che una causa ordinaria pervenga al suo esito. Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, il periculum in mora non può discendere esclusivamente dallo stato di “obbiettiva incertezza” in cui si trova il ricorrente – che integra piuttosto la condizione dell’azione di accertamento negativo in sé – ma necessita della prova di un pregiudizio grave ed irreparabile che consista, per quanto qui di interesse, nella limitazione della libertà economica dell’impresa, la quale, a fronte delle contestazioni provenienti da un concorrente, decida di interrompere o differire la programmata operatività sul mercato. L’interesse ad agire per ottenere un provvedimento cautelare di accertamento negativo di contraffazione sussiste quando si verifichi una situazione di incertezza determinata da una circostanza oggettiva – tipicamente una contestazione proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda cautelare.