Nell'ambito della valutazione del requisito della adeguata descrizione dell'invenzione, richiesta dall'art. 76, comma 1°, lett. b), c.p.i., a pena di nullità del brevetto, il requisito della sufficiente descrizione va valutato con riferimento all'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto. Il problema della sufficienza o meno della descrizione del brevetto si pone nel senso che deve ritenersi sufficiente quella descrizione che sia tale da consentire l'attuazione del trovato senza chiedere, da parte dell'utilizzatore, alcuna opera integrativa di sperimentazione; si verifica pertanto nullità per difetto di descrizione quando essa non consenta ad un esperto del settore dotato di tecnica media di attuare l'invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. Il requisito della sufficiente descrizione richiede che il tecnico del ramo sia in grado di attuare l'invenzione senza ricorrere ad ulteriori ricerche, ben potendo anche utilizzare la sua competenza professionale per integrare le indicazioni fornite dal brevetto, a condizione che tali elementi di integrazione possano essere agevolmente ricavabili in base ad una comune esperienza tecnica.
La descrizione deve evidenziare lo scopo dell'invenzione o il problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere, definisce il contenuto dell'invenzione dal quale trarre tutte le indicazioni per attuare l'invenzione stessa.
Secondo le linee guida dell’UIBM “Un'invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l'esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell'invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo".
Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve “esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi”.

Ai sensi dell'art. 46 c.p.i. l'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.
Escludono la novità le anteriorità e le pre-divulgazioni, elementi da valutare al momento del deposito della domanda di brevetto (principio del c.d. twhole day). Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l'invenzione ed una delle anteriorità: per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.

Ai sensi dell'art. 48 c.p.i. “Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. L'originalità, da valutare anch'essa al momento del deposito della domanda, riflette il principio fondamentale per il quale il monopolio brevettuale si giustifica alla luce del contributo al progresso tecnico fornito dall'inventore e divulgato tramite la brevettazione:
L'originalità si specifica con riferimento ad un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza 0 di comodità d'impiego.
Il giudizio di evidenza dell'invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l'invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l'invenzione discende in modo evidente dall'insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata. Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa .

Ai sensi dell'art. 79 c.p.i. il titolare di un brevetto ha il diritto di limitare le rivendicazioni, anche modificando la documentazione o la descrizione, purchè le richieste ausiliarie avanzate rientrino nell'ambito di protezione conferita dal brevetto. Secondo la ricostruzione dell'istituto più accreditata in dottrina, la limitazione di un brevetto (già concesso) è nella sostanza una rinuncia parziale al diritto di brevetto (ius poenitendi) e costituisce diritto potestativo del titolare del brevetto.
Ai sensi dell'art. 79, 3° comma, CPI “In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”.
Sulle concrete modalità di esercizio di tale diritto nel corso del giudizio di nullità, recentemente la giurisprudenza di merito ha specificato che la facoltà di riformulazione “non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un'eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A -, 17/1/2017, n. 490). Si è anche precisato che la facoltà di riformulazione, che va quindi esercitata secondo buona fede, deve tradursi in una riformulazione delle rivendicazioni precisa in ogni suo punto, non potendosi risolvere in una proposta di alternative diverse volte a rimettere al giudice o al CTU la scelta della formulazione corretta.
Con riferimento alla data di efficacia delle riformulazioni, onde contemperare le opposte esigenze di tutela dell'esclusività del titolo brevettuale con il principio della certezza giuridica, è stato evidenziato che, “se dal terzo può pretendersi una diligente lettura tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare sulla base di dettagli contenuti nella descrizione e nei disegni ... Pertanto, ove il brevetto formi oggetto di numerose riformulazioni in corso di causa, non potrà essergli accordata tutela pleno iure ab origine. Con la conseguenza che la contraffazione del brevetto (come riformulato) e il risarcimento del danno dovranno circoscriversi temporalmente al periodo successivo alla riformulazione delle rivendicazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A, 24/1/2017, n. 887).
Va poi osservato che la limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.c. va intesa quale precisa scelta del titolare del brevetto, espressione del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale che comporta la rinuncia ad altre domande, siano esse svolte in via principale o subordinata, circa la validità del medesimo brevetto: in altri termini, come acutamente e recentemente osservato “tale ius poenitendi, di ordine sostanziale e non meramente processuale, non può prescindere dall’ ottenere una successiva conferma giudiziale mediante una pronuncia di ordine determinativo del diverso contenuto brevettuale che tenga conto delle ambiguità di suddette “limitazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A -, 24/1/2017, n. 887).

La figura dell’appropriazione di pregi ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

Il mancato riscontro probatorio dell’esistenza di un know how tutelabile ex art.98, 99 c.p.i. non esclude che il complesso di informazioni riservate, comunque esistenti e qualificabili come know how in senso lato, possa rientrare nell’ambito dell’operatività e quindi della tutela riconosciuta dall’art.2598 c.c. Le informazioni segrete ex art.98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 c.c. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 c.p.i. Appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. “know how” aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all’accertamento, dell’illecito concorrenziale.

Lo storno di dipendenti, mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più collaboratori di un'impresa concorrente, costituisce normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 cost.. Affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale è necessario che la stessa sia stata attuata con la finalità di danneggiare l'altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa. L’illiceità della condotta ex art. 2598, n. 3, c.c. deve, pertanto, essere desunta dall'obiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, non essendo sufficiente che l'atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente. Tale condotta è configurabile come illecito concorrenziale solo allorché sia accompagnata da una serie di elementi – il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano – che evidenzino l'illiceità della condotta dell'impresa stornante, la quale si avvalga degli investimenti formativi effettuati dall'impresa stornata sui propri dipendenti perseguendo il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno dell'altra, acquisendo uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona o un settore determinati, con la conseguenza di svuotare l'organizzazione concorrente delle sue specifiche possibilità operative.

Ricorrono i motivi legittimi perché il titolare del marchio si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, come previsto dal 2 comma dell'art. 5 del C.P.I. (D.Lgs. n. 30/2005) - come eccezione al c.d. "principio di esaurimento" – nel caso in cui l'uso del marchio successivo alla prima immissione in commercio del prodotto incorporante il diritto sia causa di detrimento alla reputazione e al prestigio collegati al segno distintivo, ciò costituendo motivo legittimo a che non si verifichi l'esaurimento del diritto.

La pratica dell'ambush marketing è considerata ingannevole poiché induce in errore il consumatore medio sull'esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale invece insussistenti e costituisce un'ipotesi particolare di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che può trovare tutela nell'alveo generale dell'art. 2598, 3° comma, c.c.. In particolare, con la figura dell'"ambush marketing" il concorrente sleale associa abusivamente l'immagine ed il marchio di un'impresa ad un evento di particolare risonanza mediatica senza essere legato da rapporti di sponsorizzazione, licenza o simili con l'organizzazione della manifestazione. In tal guisa lo stesso si avvantaggia dell'evento senza sopportarne i costi, con conseguente indebito agganciamento all'evento ed interferenza negativa con i rapporti contrattuali tra organizzatori e soggetti autorizzati. Si tratta dunque di illecito plurioffensivo, ove i soggetti danneggiati sono l'organizzatore dell'evento, il licenziatario (o sponsor) ufficiale ed infine il pubblico. [Nel caso di specie, utilizzare in un video un prodotto oscurandone il marchio che lo contraddistingue è da ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt. 5 C.P.I. e 13 RMUE nonché di cui allo stesso art. 20 C.P.I., rappresentando l’oscuramento del logo una ipotesi di contraffazione. Il comportamento rileva, inoltre, sotto il profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ove il titolare del marchio operi anche sul mercato della promozione di video pubblicitari dei propri prodotti e la diffusione di un video che riproduca un prodotto modificato senza il suo consenso in modo da alterare la capacità distintiva del marchio rappresenta un’ipotesi di comportamento non conforme alla correttezza professionale rilevante ai sensi dell’art. 2598, 3° comma, c.c..]

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.

Il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La nozione di concorrenza sleale di cui all' art. 2598 cod. civ. va desunta dalla "ratio" della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni.

Per la configurabilità di una concorrenza sleale c.d. parassitaria è necessaria la sussistenza dei requisiti di sistematicità, eterogeneità e generalità dell’allegato agganciamento, il quale deve interessare le iniziative imprenditoriali della concorrente nel loro complesso considerate, e non singoli atti o segmenti dell’attività di impresa di quest’ultima. Non integra gli estremi della concorrenza sleale denigratoria la condotta caratterizzata da definizioni e descrizioni sostanzialmente neutre, pertinenti e prive di intrinseca offensività, volte legittimamente ad indicare ai potenziali clienti, secondo canoni di normale competizione tra imprese concorrenti, la propria posizione sul mercato rispetto alle imprese concorrenti e ad esaltare correttamente ed oggettivamente il proprio differente servizio rispetto a quello reso da altre imprese operanti nel medesimo settore.

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. In tale contesto viene evidentemente in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato, e cioè il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati nello specifico settore e che abbiano assunto nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo del prodotto stesso. [Nel caso di specie, la prospettazione difensiva dell’attrice sconta un grave ed insanabile deficit assertivo, atteso che risulta del tutto assente o, comunque, appare insufficiente la descrizione degli elementi esteriori/strutturali, estetici e stilistici non standardizzati e non necessariamente funzionali, dotati, quindi, di carattere distintivo ed individualizzante, in forza dei quali la platea dei consumatori avrebbe dovuto e potuto riconoscere l’origine imprenditoriale dei mulini de quibus, attribuendone conseguentemente la “paternità” all’attrice, e la cui pedissequa riproduzione nei macchinari pubblicizzati e messi in vendita dalla convenuta anche con il proprio logo, avrebbe potuto generare il lamentato, ma non dimostrato, disorientamento commerciale.]

Al pari del marchio di fatto, ove la capacità distintiva deve esprimersi in maniera inusuale e originale rispetto alla specifica categoria di prodotto che dovrebbe caratterizzare, in modo da attirare per sé stessa l’attenzione del consumatore medio, anche nel caso della concorrenza sleale confusoria viene in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato e cioè il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati, non inscindibilmente condizionati da esigenze strutturali o funzionali del prodotto stesso così da assumere nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo del prodotto stesso. Non sussiste continenza tra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell'art.2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento.

In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.