In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell’attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]

In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

In ottemperanza al principio dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., la parte che intende invocare la tutela delle informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI deve provarne  (a) l’effettiva consistenza, fattura e configurazione depositando disegni, progetti, o comunque documentazione tecnica idonea di per sé a circoscrivere, identificare e descrivere l’oggetto dell’asserita indebita divulgazione e utilizzazione, (b) l’effettiva identità tra le macchine realizzate sulla base di tali informazioni e (c) l’effettiva commercializzazione delle macchine con caratteristiche rispondenti alle informazioni.

In ordine alla legittimazione del socio di società di capitali ad agire nei confronti del terzo per far valere fatti illeciti incidenti sul mantenimento in vita della società o che possano comportare un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore della partecipazione del socio, incidendo negativamente sui diritti ad essa connessi e sulla sua consistenza, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche al socio, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l'incidenza negativa sulla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il risarcimento ottenuto dalla società elimina automaticamente ogni danno per il socio e, il che conferma che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi gestori, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto. Qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all’onore o alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest’ultimo.

La concorrenza può dirsi illecita quando la natura stessa dei mezzi utilizzati al fine di compiere i predetti atti sia contraria alla correttezza professionale, e dunque idonea a danneggiare le aziende altrui: in tal senso, costituisce concorrenza sleale il fatto di porre in essere un’attività lesiva, volta ad appropriarsi in maniera illegittima dello spazio di mercato o della clientela delle imprese concorrenti. L’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. si discosta da quelle dei nn. 1 e 2, giacché questa è configurabile in maniera indipendente rispetto al riscontro della confondibilità, oggettiva e soggettiva, dei prodotti concorrenti: tale considerazione estende il campo applicativo della norma in questione ad ogni condotta che si riveli contraria ai principi di correttezza professionale, e dunque idonea a provocare, nel concreto, danni di rilievo al concorrente sul mercato. È dunque richiesto che vi sia prova, in concreto, dell’idoneità degli atti a comportare, per il concorrente, un determinato pregiudizio, tenuto conto che il n. 3 non prevede specifici atti di concorrenza sleale, ma si estende a qualsiasi condotta volta a minare i principi della concorrenza professionale e dunque idonea a danneggiare l’altrui azienda. A ciò consegue che la norma deve essere intesa in senso ampio, giacché il legislatore non ha voluto configurare in maniera restrittiva il concetto di correttezza professionale, laddove il comportamento illecito a cui si fa riferimento è dato dall’insieme di azioni, e, in generale, dalla “manovra” operata per danneggiare il concorrente.

L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. [Nel caso di specie, l’Organo Giudicante ha ritenuto che fosse altresì dovuto il risarcimento del danno morale, ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.i., ravvisabile nel fatto che la concessione in licenza del marchio per cui è causa è correlata al rispetto di precisi standard di produzione e quindi l’utilizzo illecito dello stesso espone la società attrice al danno non patrimoniale di vedere associato il proprio marchio a prodotti non rispondenti agli standard che il marchio intende garantire.]

L’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2476 comma 7 (di natura extracontrattuale in quanto applicazione dell’art. 2043 c.c.) presuppone l’esistenza di un danno subito dal singolo socio direttamente, e non come mero riflesso del danno sociale di cui solo la Società direttamente o per via surrogatoria del socio ex art 2476 co 3 c.c. può chiedere il risarcimento all'amministratore. In particolare la mancata percezione di utili costituisce danno diretto del socio solo in ipotesi (i) di utili effettivamente conseguiti dalla società e (ii) di cui si sia deliberata la distribuzione al socio; qualora, invece, si è dedotto che gli utili non sono stati conseguiti dalla società a causa della condotta dannosa dell’amministratore, il danno lamentato dal socio non è un danno diretto.

Ai sensi dell’art. 121 c.p.i. l’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare, con la precisazione che in caso di contraffazione di diritti non titolati l’attore dovrà dimostrarne i fatti costitutivi, e cioè l’esistenza e la validità
(presunte per i diritti titolati attraverso la registrazione) della privativa, dunque del marchio di fatto, attraverso la dimostrazione: dell’uso attuale; della notorietà conseguente, identificativa dei prodotti per cui si chiede tutela e correlata con la priorità dell’uso implicante la novità richiesta dall’art.12 c.p.i. necessaria anche per i marchi di fatto; della conseguente percepibilità del segno come riferibile ad una determinata realtà imprenditoriale da parte dei soggetti interessati; del compimento da parte del soggetto al quale si contesta la contraffazione di uno dei comportamenti enucleabili dall’art. 20 c.p.i.

Il rischio di confusione si fonda sulla valutazione di due elementi: il cd. giudizio di confondibilità dei segni identici o simili e la valutazione di identità/affinità dei prodotti o servizi a cui i segni si riferiscono. Inoltre, poiché l’intensità della tutela del marchio varia in funzione del maggiore o minore grado di capacità distintiva di cui esso è dotato, risulta di fondamentale importanza, ai fini della valutazione della somiglianza, stabilire se il marchio in questione abbia le caratteristiche di un marchio “debole” o di un marchio “forte”. In estrema sintesi, si definiscono “deboli” quei marchi che, pure essendo validi, sono espressivi, ovvero descrittivi del prodotto o del sevizio contraddistinto, delle sue qualità o delle sue funzioni; si definiscono, invece, “forti” quei marchi privi di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi contraddistinti, in cui è maggiore la capacità distintiva o che abbiano comunque acquistato tale forza distintiva attraverso l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione. [ Nel caso di specie non è possibile affermare che le espressioni “già”, “ex voce di”, “ex”, riportate sui manifesti pubblicitari prodotti in giudizio siano confondibili con il marchio registrato e dunque idonee ad ingenerare confusione nel pubblico dei possibili fruitori degli spettacoli musicali, ai quali, osservando i predetti manifesti, risulta ben chiaro di trovarsi di fronte ad una performance del solo convenuto e non (anche) del gruppo musicale “I Cugini di Campagna”.]

Nel libero mercato è da ritenersi concorrenzialmente lecita, in assenza di prova contraria, l’attività di informazione e supporto tecnico da parte di ex dipendenti o consulenti a favore di soggetti che in precedenza erano in rapporti contrattuali con un unico gestore di servizi laddove tale attività non sia esercitata sulla base di informazioni o documentazione riservate illegittimamente ottenute.