Ai sensi dell’art. 46, co. 1 e 2 c.p.i., lo stato della tecnica rilevante per considerare nuova un’invenzione comprende le conoscenze inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata. L’esame della novità dell’invenzione rispetto a documenti invalidanti anteriori deve essere condotta secondo il criterio della comparazione “elemento per elemento”, di modo che, non essendo possibile combinare tra loro gli elementi dei documenti anteriori al fine di verificare se detta combinazione anticipi le rivendicazioni del brevetto posteriore, il difetto di novità potrà riscontrarsi unicamente nel caso in cui tutti gli elementi rivendicati nel brevetto posteriori siano anticipati da una unica anteriorità distruttiva.

Con riferimento alla sussistenza dell’attività inventiva del trovato la valutazione dev’essere condotta, ai sensi dell’art. 48 c.p.i., avendo cura di accertare se il complessivo stato della tecnica, nota al momento del deposito della domanda di brevetto, consentisse o meno ad una persona esperta del ramo di prevenire all’invenzione rivendicata, non risultando essa in modo evidente da detto stato della tecnica. In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto.

Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del “problem solution approach” richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo. Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i., i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, potendo la descrizione e i disegni di cui si compone il documento brevettuale servire unicamente ad interpretare la volontà di tutela espressa con le ridette rivendicazioni, nelle quali è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Sotto questo profilo, il trovato che si asserisce in contraffazione del brevetto integra la violazione del titolo ove esso riproduca le caratteristiche brevettuali rivendicate, dovendosi condurre l’esame di interferenza elemento per elemento, parlandosi in tal caso di “contraffazione diretta o letterale”. Per determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, l’art. 52, co. 3-bis c.p.i. dispone che si deve valorizzare ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Estendendosi la tutela agli elementi equivalenti delle rivendicazioni, la contraffazione è predicabile se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi che siano equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano ad esse equivalenti (c.d. contraffazione “per equivalenti”).

Per la contraffazione “per equivalenti”, la giurisprudenza di legittimità tende ad attribuire rilevanza al criterio della ovvietà, di matrice tedesca, ravvisandola ogniqualvolta la realizzazione del trovato successivo costituisca un’ovvia variante di quanto rivendicato, ovvero, in forza della tecnica nota, costituisca per il tecnico di settore una risposta banale o ripetitiva, e quindi non innovativa, rispetto a quanto rivendicato nella privativa anteriore.

Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell’altezza inventiva. Eventuali modifiche o sviluppi dell’informazione tecnica contenuta nel documento non fanno parte di ciò che viene rivelato dal documento anteriore.

Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Nel valutare se un brevetto sia o meno originale ed in particolare se il “tecnico esperto del ramo”, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina” avrebbe risolto in modo ovvio il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere, le anteriorità non debbono essere considerate isolatamente; gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina possono essere, infatti, combinati con le anteriorità rilevanti o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata, onde ricostruire lo stato della tecnica esistente. I collegamenti tra la anteriorità rilevanti devono essere comunque ovvi, senza lasciare spazio a collegamenti creativi. Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.

In tema di brevetti per invenzione, difetta il requisito dell’attività inventiva quando la soluzione proposta si risolve nella mera sostituzione del meccanismo noto con altro analogo e idealmente intercambiabile con il primo, configurandosi, quindi, come una soluzione evidente per una persona esperta del ramo.

L’altezza inventiva – requisito per la brevettabilità ex art. 48 c.p.i. – sussiste in quanto per passare dallo stato dell’arte al trovato occorra uno sforzo inventivo. Per svolgere la valutazione al proposito, e come suggerito dalle linee guida EPO, è necessario muovere dal trovato più prossimo già noto, confrontarlo con il trovato in esame, e individuare quale sia il problema tecnico affrontato con successo dal secondo, e lasciato irrisolto dal primo; per poi valutare se il tecnico del settore, per risolvere tale problema tecnico, non avrebbe ricevuto dal primo un suggerimento tale da farlo passare direttamente al secondo, secondo una prospettiva ex ante.

La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.

I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.

La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione e non siano tenute a mantenere il segreto.

La valutazione dell'attività inventiva ex art. 48 c.p.i. richiede che si individui l'anteriorità più prossima, e che, successivamente, si verifichi se il trovato in esame superi tale anteriorità per una soluzione che sia ovvia, o non sia ovvia, per l'esperto del ramo: solo nel secondo caso sussiste altezza inventiva. La anteriorità più prossima è quella che presenta la combinazione di caratteristiche più promettente come punto di partenza per uno sviluppo che conduca alla invenzione in esame. Ai sensi delle Linee Guida EPO, nella selezione della anteriorità più prossima la prima considerazione deve dirigersi alla somiglianza dello scopo o dell'effetto, rispetto all'invenzione. Nella pratica, in genere, tale anteriorità è quella che, oltre a corrispondere ad un uso similare, richiede il minimo di modificazioni strutturali e funzionali per approdare al trovato in esame. Le medesime linee guida prevedono poi che si individui il problema tecnico, che si ottiene esaminando le caratteristiche che differenziano la anteriorità più prossima dal trovato, identificando l’effetto tecnico derivante dalla diversità delle soluzioni, e così trovando il problema tecnico, ancora presente nella anteriorità, che con la nuova invenzione viene invece risolto.

Il metodo problem-solution approach prevede che si debba procedere dopo l’individuazione dell’arte nota più vicina (closest prior art), all’individuazione del problema tecnico affrontato dal brevetto e alla valutazione circa il fatto se, partendo dall’anteriorità più prossima e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato fatto oggetto del brevetto sarebbe risultato ovvio o meno per la persona esperta del ramo.

Nell’applicazione del c.d. problem-solution approach, dev’essere individuato il problema tecnico che effettivamente l’invenzione risolve sulla base dell’effetto tecnico delle caratteristiche distintive del trovato; di tal che, qualora emerga che l’arte nota più vicina al brevetto non sia stata considerata nel brevetto medesimo, il problema tecnico non potrà essere confinato necessariamente al problema tecnico soggettivamente ivi indicato, ma dovrà esser riformulato al fine di individuare il problema tecnico oggettivo che l’invenzione è idonea a risolvere sulla base delle sue caratteristiche distintive.

Secondo la regola 139 EPC gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori in qualsiasi documento depositato presso l'EPO possono essere corretti su richiesta; tuttavia, se la richiesta di tale correzione riguarda la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, la correzione deve essere evidente nel senso che è immediatamente evidente che non si sarebbe inteso altro che ciò che viene offerto come correzione. Affinché una correzione nella descrizione, nelle rivendicazioni o nei disegni sia ammissibile si applica un approccio in due fasi. Occorre accertare che (i) è evidente che nel documento depositato presso l’ EPO è di fatto presente un errore e che (ii) la correzione dell’ errore è evidente nel senso che è immediatamente evidente che null’altro si sarebbe inteso rispetto a quanto offerto come correzione. Ai fini dell’ammissibilità della correzione dell’errore, in altre parole, una persona esperta, deve essere in grado di riconoscere oggettivamente e inequivocabilmente le informazioni errate utilizzando le conoscenze generali comuni.

Il brevetto deve ritenersi nullo per carenza di attività inventiva, quando descrive una soluzione tecnica irrealizzabile. Il requisito dell’attività inventiva, infatti, deve essere valutato in rapporto al problema tecnico che il brevetto si propone di risolvere, nel senso che ai fini della validità della privativa non è sufficiente una qualsiasi attività inventiva, ma è necessaria un’attività inventiva che, rispetto all’arte nota (closest prior art), porti ad un'invenzione che sia funzionale alla risoluzione del problema tecnico oggettivo.

L’ intervenuta scadenza del brevetto non travolge l’interesse ad agire in via giudiziale per ottenere una pronuncia dichiarativa della nullità della privativa con riferimento al periodo temporale anteriore alla scadenza del titolo, a maggior ragione nei casi in cui sia proposta, in via riconvenzionale, anche la domanda di contraffazione, rispetto alla quale la decisione sulla validità rappresenta un accertamento preliminare indispensabile, utile e giuridicamente apprezzabile.

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.

Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.

Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

La scadenza del brevetto in corso di causa non rende inammissibile la riformulazione delle sue rivendicazioni, avendo questa efficacia retroattiva, posto che il titolo brevettuale attribuisce fin dalla sua domanda originaria al titolare i diritti di esclusiva nei limiti della sua riformulazione, cosicché ove si accerti l’interferenza del prodotto di un terzo con il brevetto riformulato, detto illecito deve reputarsi sussistente fin dal momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere, anche se precedente alla riformulazione, e fino al momento in cui il trovato non è giunto a scadenza.

Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di brevettabilità dell’altezza inventiva è necessario verificare se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione sarebbe risultata in modo evidente dallo stato della tecnica, dovendosi ricomprendere in tale ultima nozione le conoscenza inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini che il tecnico del ramo avrebbe preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggettivo dell’invenzione brevettata.

Al fine di determinare se un determinato brevetto possieda il carattere di altezza inventiva, il criterio del problem and solution approach richiede prioritariamente di individuare la closest prior art, ossia l’anteriorità che rappresenta il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o ad un campo molto vicino, e richiedendo i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione.