L’invenzione brevettata e i requisiti della novità e dell’attività inventiva, anche con riferimento alle rivendicazioni e all’ipotesi della c.d. contraffazione “per equivalenti”

Ai sensi dell’art. 46, co. 1 e 2 c.p.i., lo stato della tecnica rilevante per considerare nuova un’invenzione comprende le conoscenze inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata. L’esame della novità dell’invenzione rispetto a documenti invalidanti anteriori deve essere condotta secondo il criterio della comparazione “elemento per elemento”, di modo che, non essendo possibile combinare tra loro gli elementi dei documenti anteriori al fine di verificare se detta combinazione anticipi le rivendicazioni del brevetto posteriore, il difetto di novità potrà riscontrarsi unicamente nel caso in cui tutti gli elementi rivendicati nel brevetto posteriori siano anticipati da una unica anteriorità distruttiva.

Con riferimento alla sussistenza dell’attività inventiva del trovato la valutazione dev’essere condotta, ai sensi dell’art. 48 c.p.i., avendo cura di accertare se il complessivo stato della tecnica, nota al momento del deposito della domanda di brevetto, consentisse o meno ad una persona esperta del ramo di prevenire all’invenzione rivendicata, non risultando essa in modo evidente da detto stato della tecnica. In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto.

Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del “problem solution approach” richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo. Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i., i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, potendo la descrizione e i disegni di cui si compone il documento brevettuale servire unicamente ad interpretare la volontà di tutela espressa con le ridette rivendicazioni, nelle quali è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Sotto questo profilo, il trovato che si asserisce in contraffazione del brevetto integra la violazione del titolo ove esso riproduca le caratteristiche brevettuali rivendicate, dovendosi condurre l’esame di interferenza elemento per elemento, parlandosi in tal caso di “contraffazione diretta o letterale”. Per determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, l’art. 52, co. 3-bis c.p.i. dispone che si deve valorizzare ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Estendendosi la tutela agli elementi equivalenti delle rivendicazioni, la contraffazione è predicabile se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi che siano equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano ad esse equivalenti (c.d. contraffazione “per equivalenti”).

Per la contraffazione “per equivalenti”, la giurisprudenza di legittimità tende ad attribuire rilevanza al criterio della ovvietà, di matrice tedesca, ravvisandola ogniqualvolta la realizzazione del trovato successivo costituisca un’ovvia variante di quanto rivendicato, ovvero, in forza della tecnica nota, costituisca per il tecnico di settore una risposta banale o ripetitiva, e quindi non innovativa, rispetto a quanto rivendicato nella privativa anteriore.