La transazione pro quota o parziale, con la conseguente estinzione del rapporto processuale con il creditore, determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 1313 e 1299 c.c., “se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”. Pertanto, il transigente rimane esposto, nei rapporti interni con i condebitori, all’applicazione dell’art. 1313 c.c. in quanto la transazione pro quota comporta lo scioglimento del vincolo solidale nei rapporti tra creditore e beneficiario e non nei rapporti con gli altri condebitori solidali, con conseguente diritto del condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ad esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.

Sebbene l'art. 120 c.p.i. non richiami espressamente l'art. 33 c.p.c., le condizioni del cumulo soggettivo in materia di proprietà industriale devono comunque definirsi in via interpretativa secondo criteri analoghi a quelli contemplati dalla disposizione del codice di procedura civile, che sono di stretta interpretazione in quanto posti a presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge.

L'art. 33 c.p.c. si riferisce esclusivamente al foro generale della persona (fisica o giuridica) convenuta e, pertanto, non autorizza il simultaneo processo davanti ad un giudice che sarebbe territorialmente competente su una delle domande in base al diverso criterio del foro dell'attore, previsto dal secondo comma dell'art. 18 c.p.c. nel caso di convenuto privo di residenza, domicilio o dimora nello stato, ovvero in base ai criteri facoltativi posti dall'art. 20 c.p.c. per le controversie relative ai diritti di obbligazione.

Quando l'illecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ragioni di certezza e prevedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui "i fatti sono stati commessi" (a mente dell'art. 120, comma 6, c.p.i.) in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita.

Nel caso in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un'esigenza di consumo, la provocazione è da considerarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l'offerta è stata rivolta all'agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibili gli spostamenti della competenza territoriale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strumentali e maliziosi dell'attore.

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.

La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.

Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia. L’eventuale nullità, discendente dall’intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d’Italia, è limitata alle sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e non estesa all’intero contratto.

Nelle ipotesi in cui l’ordinanza cautelare sia stata oggetto di reclamo, si ritiene che la natura devolutivo-sostitutiva propria di questo mezzo di impugnazione faccia sì che la competenza in relazione all’attuazione della misura cautelare spetti al giudice del reclamo. È dunque il tribunale in composizione collegiale, e non monocratica, ad essere competente per l’attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.

La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione, individuando al contempo il canale più adeguato a tale scopo. Se così è, l’inserimento di un link all’interno della homepage del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quindi autoevidente la notizia medesima.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. In tale situazione, viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Chi invochi tutela per un marchio di cui si assume titolare, benché non abbia provveduto alla relativa registrazione, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè il suo uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale di tale uso e la notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La giurisdizione non appartiene al giudice italiano laddove si siano verificate in Italia soltanto le conseguenze patrimoniali della condotta dannosa, posta in essere interamente fuori dal territorio italiano. Per identificare il luogo in cui si è realizzato l’evento dannoso, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Regolamento UE 1215/2012, si deve avere riguardo al luogo in cui si è prodotto il danno iniziale, cioè la lesione del diritto della vittima; eventuali risvolti di natura patrimoniale non assumono alcun rilievo, posto che il locus commissi delicti non può dilatarsi fino a ricomprendere qualunque luogo in cui le conseguenze del danno si siano manifestate.

Nel caso in cui vengano inflitte dal giudice le penali previste dagli artt. 124, co II e 131, co. II, del C.P.I., si osserva che dopo il passaggio in giudicato (per le sentenze) o l’acquisizione del carattere della definitività (per i provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi aventi ad oggetto prestazioni non pecuniarie), il debitore, con le forme dell’opposizione all’esecuzione, non può più dedurre la manifesta iniquità dell’astreinte, né può contestare i criteri con i quali essa sia stata determinata “a monte” dal giudice della cognizione, né può denunciare che sia sproporzionata rispetto alla entità dell’inadempimento o al ritardo nell’adempimento, né può, ancora, dedurre che sia divenuta eccessivamente onerosa; in coerenza con il carattere accessorio dell’astreinte rispetto alla prestazione principale oggetto della condanna, egli può solo dedurne l’inefficacia in quanto l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento della prestazione principale non pecuniaria si sia verificato per cause a lui non imputabili, e può anche chiederne (sempre nelle forme dell’opposizione all’esecuzione) la riduzione nel caso in cui, a fronte della comminatoria dell’astreinte in caso di totale inadempimento, vi sia stato comunque un adempimento parziale che abbia soddisfatto, almeno in parte, un apprezzabile interesse del creditore.

Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova, questo non può valutarsi in termini avulsi dal diritto che si intende provare, ossia da una valutazione di verosimiglianza nel merito della pretesa avanzata.

Non può essere sufficiente preannunciare un’azione di tutela industriale per ottenere la misura, particolarmente invasiva nella sfera privata della controparte, dovendosi valutare se quella azione si presenti come fondata su seri elementi; diversamente opinando, si arriverebbe a consentire anche un paradossale rovesciamento del rapporto tra prova e azione di merito: anziché essere quella strumentale a questa, la mera prospettazione di un diritto industriale potrebbe essere sufficiente ad acquisire informazioni presso la concorrente, benché la domanda di merito si presenti molto probabilmente infondata, ancorché non palesemente abusiva.

La conferma in contraddittorio della descrizione non può dipendere dalla considerazione dei relativi risultati, ma soltanto dall’accertata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come emergenti dalle argomentazioni e dalle produzioni delle parti negli atti introduttivo e di costituzione.

Il deposito di un ricorso cautelare dopo tre mesi dall’invio dell’ultima lettera di contestazione non costituisce un colpevole ritardo nella reazione agli illeciti contestati, ritardo qualificabile in termini di tolleranza o di inerzia, essendo trascorso un lasso di tempo ragionevole per la preparazione e l’introduzione di un procedimento cautelare.

L'inibitoria e la penale sono misure sufficienti ad arginare il rischio di reiterazione delle condotte censurate e determinano il rigetto delle richieste di distruzione dei materiali illeciti, di ritiro dal commercio dei prodotti già in circolazione e di pubblicazione del provvedimento su quotidiani e periodici, richieste che dovranno essere valutate nell’ambito del giudizio di merito.

Non si configura un periculum concreto e attuale laddove non sia stato neppure paventato un rischio di occultamento o di irrimediabile dispersione della prova; per l’effetto non potrà essere accolta l’istanza di esibizione delle scritture contabili e commerciali e di acquisizione di informazioni utili a definire con maggiore precisione i confini dell’illecito.