Un marchio complesso può essere definito “forte” qualora i singoli elementi che lo compongono o la loro combinazione possa essere ritenuta particolarmente distintiva in ragione della loro originalità o fantasia.

Ai fini della tutela di un marchio complesso occorre individuare il cuore del marchio – ossia quei componenti che hanno un’autonoma capacità distintiva – fermo restando che l’interprete non può esimersi dall’analizzare l’insieme complessivo degli elementi che compongono il segno distintivo [Nel caso di specie, i reclamanti si dolevano del fatto che il Giudice di prime cure non avesse correttamente valorizzato l’elemento grafico ritenuto predominante (ossia l’immagine di un ippocampo) ripreso dai resistenti che lo hanno accostato ad elementi denominativi differenti. Tuttavia, in sede di reclamo, il Collegio ha escluso che vi fosse una somiglianza tra i segni nel loro complesso proprio in ragione di tale differenza, anche fonetica, tra gli elementi denominativi che, nell’ambito di una valutazione complessiva dei segni, non potevano essere trascurati anche perché fortemente distintivi].

L’utilizzo all’interno di fatture e documenti di trasporto, emessi dal fornitore nei confronti dei rivenditori, di diciture simili alla componente denominativa di un marchio complesso anteriore altrui non rileva, in quanto non si tratta di un utilizzo del segno nei confronti dell’acquirente finale ma soltanto all’interno dei rapporti tra il fornitore ed i propri rivenditori.

Un marchio è “forte” quando vi è un distacco concettuale tra il medesimo e il prodotto o il servizio a cui si riferisce; invece un marchio è “debole” quando risulta concettualmente legato al prodotto, perché la fantasia di chi lo ha concepito non è andata oltre il rilievo di un carattere o di un elemento del prodotto stesso, oppure quando è costituito da parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Il marchio che utilizza parole o espressioni di uso comune, con bassa capacità distintiva (es. “RENT”), è qualificabile come “marchio debole” e riceve una tutela più limitata: sono sufficienti lievi differenze per escludere la confondibilità con altri segni simili​.

Il c.d. “secondary meaning” non può essere dimostrato soltanto sulla base dell’intensità della commercializzazione del prodotto o del servizio sul mercato ovvero della diffusione del sito web o della presenza dell’impresa in Internet, in quanto è necessario dimostrare la specifica ulteriore valenza acquisita dal segno distintivo nella percezione dei consumatori.

Ai fini della valutazione della rinomanza di un marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo e le campagne pubblicitarie svolte.

La fattispecie della cd. concorrenza sleale “parassitaria” consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali tenuti da quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (c.d. concorrenza parassitaria diacronica) ovvero dall’ultima e più significativa di esse (c.d. concorrenza parassitaria sincronica). Perciò l’imitazione di un’attività, che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale, ma che poi si è generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale, idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Sussiste il rischio di associazione tra i segni aziendali quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso, non avendo rilievo che il marchio sia qualificabile come marchio “debole”, quando la modifica successivamente intervenuta ai segni della resistente non è idonea ad escludere il rischio di “associazione” tra le due aziende, per effetto del permanere dell’estrema somiglianza degli altri elementi (collocazione dell’immagine figurativa, font tipografico e colori utilizzati).

Quanto al periculum, la eventuale coesistenza protratta nel tempo di entrambi segni aziendali è idonea a determinare un annacquamento del potere distintivo del marchio registrato dalla ricorrente e/o uno sviamento di clientela con effetti pregiudizievoli difficilmente prevedibili e /o quantificabili.

L'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, con un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa.

Il concetto di identità è oggetto di interpretazione restrittiva, e implica che il segno ritenuto in contraffazione riproduca, senza modifiche o aggiunte, tutti gli elementi del segno contraffatto, ovvero lo riproduca con differenze insignificanti e minimali. In particolare, al fine di verificare se effettivamente sussistono le riscontrate differenze occorre preliminarmente indagare se il marchio azionato possa essere qualificato come "forte" oppure come "debole", ciò in quanto in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, mentre per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi forti, nel senso che anche lievi modificazioni o aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità. Uguali considerazioni valgono con riferimento all'accertamento della concorrenza sleale confusoria, dovendosi escludere che in virtù delle differenziazioni tra i segni distintivi in confronto, tenuto conto del carattere di marchio debole del segno anteriore, i consumatori possano essere indotti in errore.

Quando la commercializzazione avvenga via internet, la parte denominativa del marchio diviene recessiva, essendo rilevante, al contrario, l’impressione grafica e visiva generale. Il consumatore non potrà essere indotto in confusione laddove i colori, la rappresentazione grafica e la struttura delle pagine internet siano completamente diverse.

Non può ritenersi decettivo ex art. 14 comma 2 lett. b) e 26 lett. b) c.p.i. l'uso di un marchio, il cui nome coincide con un vitigno, per un profumo, per i richiami all’uva e alla vite, poiché è comune che i profumi in commercio portino nomi di pura fantasia, eventualmente solo evocativi di luoghi, sentimenti, sostanze, ma sui quali il pubblico non fa riposare alcuna aspettativa relativamente all’intrinseco del prodotto, non risultando quindi idonei ad ingannare ma solo ad attrarre e creare una suggestione.

Al fine di ritenere nulla, per assenza di novità ex art. 12 lett. b) c.p.i., la registrazione di un marchio simile e/o identico a un nome a dominio altrui, è richiesto che il nome a dominio pregiudicante la registrazione sia usato con quale effettiva visibilità anteriormente alla registrazione, non bastando che esso sia stato registrato secondo la disciplina, contrattuale e privatistica, che regola la creazione di siti internet.

Il nome di un’uva usato per contraddistinguere un profumo costituisce marchio forte, in quanto estraneo all’area concettuale del prodotto “profumo”.

È debole il marchio caratterizzato da elementi che presentino aderenza concettuale alla natura dell’attività svolta dal suo titolare.

La debolezza di un marchio non incide sull’attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte. In presenza di un marchio debole registrato, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno di un altro segno in comparazione vale dunque a scongiurare o attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra di essi.

La liceità della registrazione di un marchio in tesi confliggente con un marchio notorio va valutata ai sensi dell’art. 12, lett. d) e lett. e) del c.p.i. e tenendo conto della notorietà del marchio che ne accresce il carattere distintivo.

La violazione concorrenziale non ammette misure tipicamente industrialistiche (ordine di ritiro dal commercio, ordine di distruzione).

L’accertamento circa la confondibilità tra marchi e segni in conflitto non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei relativi elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti e deve, inoltre, fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto delle normali diligenza e avvedutezza dei consumatori e del normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.

Nell’indagine in ordine a una contraffazione, destinata a rilevare soltanto in relazione agli elementi essenziali del marchio, l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela e in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, dovendosi ritenere inidonee a escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, ancorché rilevanti e originali, che lascino sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.
Quando un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi risultano, in linea di principio, maggiormente distintivi dei secondi, dacché il consumatore-tipo di riferimento, che solitamente dimostra un livello di attenzione medio rispetto ai prodotti e ai servizi in questione, opererà più facilmente riferimento al prodotto di cui trattasi citandone il nome, anziché descrivendo l’elemento figurativo del marchio.

L’eventuale qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

Ai fini della concessione della descrizione delle scritture contabili, il pericolo di dispersione o rimozione deve ritenersi a priori scongiurato dalla sussistenza in capo ad un imprenditore commerciale, di un obbligo legale di tenuta e conservazione, ai sensi dell’art. 2220 c.c., il quale impone la conservazione delle scritture contabili, nonché delle fatture e della corrispondenza commerciale per la durata di almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Ai fini della concessione dell’inibitoria, la natura permanente dell’illecito e la progressiva estensione della sua idoneità lesiva implicano un rapporto non già inversamente, bensì direttamente proporzionale tra l’urgenza di eliminazione del protrarsi della situazione dannosa e il decorso del tempo.

La tutela prevista dall’art. 2598, comma 1, c.c., è cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti, ed oggetto, stante il fatto che la prima ha carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti e prescinde da connotazioni soggettive.

Ai fini del giudizio di confondibilità, di cui dell’art. 20 c.p.i., il c.d. rischio confusorio deve essere accertato attraverso una valutazione globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme che suscita il raffronto tra i due segni mediante un esame unitario e sintetico che tenga in considerazione diversi fattori, quali la identità/somiglianza dei segni, la identità/somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, in relazione al normale grado di percezione dei potenziali acquirenti del prodotto del presunto contraffattore.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti, non deve avvenire in via analitica attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni elemento, ma in via globale e sintetica, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che deve essere condotta alla stregua della normale diligenza e avvedutezza del consumatore di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Una volta accertato il c.d. fumus boni juris, il periculum in mora è da ritenersi in re ipsa poiché la concorrenza confusoria comporta di per sé un drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell’immagine commerciale e dei segni distintivi.

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

In tema di tutela del marchio, l’attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di mercato, da cui dipende l’affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, consiste nella circostanza che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’eventuale uniformità dei canali di commercializzazione. [ Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto priva di pregio la tesi di parte resistente che intende escludere la confondibilità tra i due marchi in ragione dei differenti canali di commercializzazione dei prodotti utilizzati, focalizzando l’attenzione sull’assenza di uno store online per i prodotti commercializzati da parte ricorrente, nonché la differente platea di riferimento e lo sviluppo del bene su territori differenti.]