Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali – il contenuto dell’anteriorità e quello del brevetto in verifica – e non una circostanza di fatto passibile di confessione: l’ammissione, da parte del titolare, della fondatezza delle obiezioni di carenza di novità mosse dall’esaminatore europeo, con conseguente modifica della rivendicazione nella domanda di brevetto europeo, non svolge alcuna funzione nel giudizio di novità del parallelo brevetto italiano. La nullità per carenza di novità richiede che il trovato anteriore possieda tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente, e soltanto in tal caso può passarsi a verificare l’inventività delle singole rivendicazioni dipendenti.

Ai sensi dell’art. 59 c.p.i., come modificato dalla l. n. 102/2023, qualora per la stessa invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano e un brevetto europeo aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo; anche nel regime previgente i due titoli conservavano parziale autonomia per le parti in cui non erano esattamente sovrapponibili.

Ai fini della contraffazione rileva il solo testo della rivendicazione indipendente, che conferisce novità e altezza inventiva alla privativa: la contraffazione sussiste se, e solo se, tutti gli elementi della rivendicazione indipendente sono riprodotti nel prodotto in verifica, mentre è irrilevante la riproduzione di rivendicazioni dipendenti, che hanno normalmente valore complementare o di specificazione e restano accessorie al trovato. La contraffazione per equivalenti non si fonda sul confronto tra le idee inventive generali dei trovati, ma sul confronto tra uno o più aspetti specifici del trovato e le corrispondenti caratteristiche del prodotto assunto interferente, indagando lo scarto sostitutivo con il criterio dell’ovvietà della sostituzione alla luce delle competenze del tecnico del settore o della rispondenza ai criteri di identità di modo, funzione e risultato; l’identità di funzione e di risultato non soddisfa il triplo test se manca l’identità di modo, e la sostituzione non è ovvia quando l’inserimento del mezzo sostitutivo [nella specie, un attuatore idraulico attivo al posto di mezzi elastici passivi] richieda ulteriori adattamenti della struttura perché il meccanismo possa funzionare.

Ai sensi dell’art. 121 c.p.i., l’onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo; nel procedimento cautelare per contraffazione l’eccezione di nullità del brevetto sollevata genericamente dal resistente, senza allegazioni né supporto probatorio, non vale a escludere il fumus boni iuris, né sono idonei di per sé a invalidare il titolo gli eventuali rapporti commerciali intercorsi tra le parti prima della registrazione del brevetto.

In tema di contraffazione di brevetti, sussiste il periculum in mora ove si consideri che la commercializzazione dei prodotti contraffatti arrecherebbe un danno in termini di sviamento di clientela e di svilimento del brevetto non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l’estrema difficoltà di determinare l’entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all’esito del giudizio di merito.

Nessun provvedimento cautelare o di condanna alle spese può essere adottato in danno della società resistente sottoposta medio tempore a liquidazione giudiziale, dovendo ogni ragione di credito nei suoi confronti essere accertata dinanzi al giudice delegato.

Sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all'EPO e il giudizio ordinario in ordine alla nullità dei brevetti (Cass., S.U., n. 6532/2008). Ne consegue che la pendenza del giudizio di opposizione non costituisce ostacolo alla definizione del presente procedimento (peraltro, di natura cautelare) poiché tra i due procedimenti (amministrativo da una parte e giurisdizionale dall’altra) non vi è rapporto di pregiudizialità, non essendo inoltre l’autorità giudiziaria nazionale vincolata a tale decisione (cfr. tra le tante Trib. Milano sent. n. 6013/2019 del 24/07/2019 e n. 4355/2022 del 04/04/2022).

La giurisprudenza consolidata stabilisce che un documento anteriore preclude la novità di qualsiasi elemento rivendicato derivabile direttamente e inequivocabilmente da quel documento, comprese le caratteristiche implicite per una persona esperta nell'arte in ciò che è espressamente menzionato nel documento.

La cessazione della condotta illecita non esclude - di per sé - la persistenza del periculum allorquando la condotta possa essere reiterata in futuro e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di aver adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Di talché, l'interruzione delle condotte illecite, accompagnate da generici impegni, non consente al Tribunale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura reiterazione dell'illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse di sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un'inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell'autore dell'illecito il quale comunque da un'inibitoria non riceverà concreto nocumento ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite (cfr. Trib. Milano, sentenza del 4 ottobre 2021 e sentenza del 14 novembre 2005).

È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il contenuto della domanda originaria. Ciò accade quando, in sede di replica alle obiezioni dell’esaminatore, il richiedente introduce elementi inventivi nuovi (un nuovo scopo, una nuova modalità di utilizzo, una nuova funzionalità di un componente) non ricavabili in modo chiaro e inequivocabile dalla descrizione e dai disegni della domanda iniziale: tali modifiche integrano una nuova invenzione, per la quale avrebbe dovuto essere depositata una nuova domanda.

La riformulazione ex articolo 79 c.p.i. comporta la rinuncia al brevetto come originariamente concesso. La contraddizione fra rivendicazione e descrizione determina la carenza della sufficiente descrizione e la seguente invalidità della privativa, ai sensi dell’art. 76, lettera b), c.p.i. L’estensione dell’oggetto della privativa, all’esito della riformulazione ex art. 79 c.p.i., rispetto al brevetto originario, determina l’invalidità della rivendicazione estesa, ai sensi dell’articolo 76, lettera c), c.p.i.

In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla (art. 76 co. 1 let. b CPI) non si deve confondere l’ampiezza dell’effetto tecnico fornito da una certa soluzione con il requisito di sufficienza di descrizione, che riguarda il fatto che la soluzione, pur nel suo ampio spettro di effetti, sia replicabile dall’esperto del settore.È inoltre opportuno utilizzare come criterio per interpretare il testo brevettuale e le rivendicazioni di una privativa la figura dell’esperto del ramo, dotato di ordinarie nozioni del settore, il quale valuta il testo brevettuale "as a whole", ossia con mente desiderosa di apprendere, senza isolare arbitrariamente delle porzioni del testo brevettuale per fornire una interpretazione di tipo prevalentemente semantico.

Nella valutazione del requisito dell’attività inventiva, di cui all’art. 48 c.p.i., è opportuno avvalersi della metodologia della c.d. problem - solution approach, ovvero il criterio ermeneutico indicato e adottato nei protocolli interpretativi dell’EPO e largamente condiviso dalla giurisprudenza che si occupa della materia brevettuale. Il CTU, infatti, dopo essersi premurato di definire le competenze dell’esperto del ramo a cui ascrivere la valutazione dell’attività inventiva, deve individuare la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l’invenzione oggetto di causa, e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, svolgendo, infine, l’analisi di ovvietà ex ante con il metodo "would - could", verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell’arte nota fossero tali da indurre o suggerire all’esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.

Non sussiste la possibilità di dichiarare la nullità parziale del brevetto relativamente a singoli disegni, la cui incoerenza con le rivendicazioni può invece rilevare, ad esempio, per escludere la contraffazione del titolo da parte di prodotti realizzati con caratteristiche corrispondenti ai disegni stessi.  Tale conclusione è in linea con il sistema brevettuale che conferisce un ruolo centrale alle rivendicazioni nel definire l’ambito di protezione del brevetto, anche nel caso di limitazione o di sua nullità parziale, ed ai disegni la funzione di supporto interpretativo delle rivendicazioni.

Nell'ipotesi in cui il contratto di licenza avente ad oggetto l’invenzione non sia più in corso di esecuzione, può essere immediatamente proposta la domanda di equo compenso ex art. 77 c.p.i. unitamente alla domanda di dichiarazione di nullità del brevetto, potendo semmai l’eventuale riconoscimento giudiziale dell’equo compenso essere condizionato nella sua efficacia al passaggio in giudicato della sentenza sulla nullità del brevetto.

La sanzione dell’inefficacia ab origine sussiste, ex art. 56 CPI, nei casi di mancato o tardivo deposito della traduzione del brevetto europeo e, in via interpretativa, non può escludersi che essa si applichi anche a situazioni di grave pregiudizio per la tutela dell’affidamento del terzo; tuttavia (altro…)